Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 ноября 2016 г. по делу N СИП-528/2016 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 ноября 2016 г. по делу N СИП-528/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 3 ноября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной H.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шарыгиной А.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление компании "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company (1, Monster Way, Korona, state California 92879, U.S.A., 92879)

к закрытому акционерному обществу "Холдинговая компания "ЛАДОГА" (Английская наб., д. 14, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1027804849478)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 352942 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель компании "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company: Грядов А.В. по доверенности от 28.07.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company (далее - компания "Монстр Энерджи Компани") обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Холдинговая компания "ЛАДОГА" (далее - общество "Холдинговая компания "ЛАДОГА") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 352942 в отношении товаров "аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады: напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов: сиропы для напитков: сок томатный: сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды: составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель компании "Монстр Энерджи Компани" заявленные требования поддержал, утверждая, что спорный товарный знак не использовался правообладателем на протяжении трех лет до даты подачи искового заявления.

Общество "Холдинговая компания "ЛАДОГА" представителя для участия в судебном заседании не направила, отзыв не представила.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представителя в судебное заседание не направила, заблаговременно представила отзыв на исковое заявление, в котором указала, что пояснений по существу спора дать не может и просила рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 352942 зарегистрирован на имя общества "Холдинговая компания "ЛАДОГА" с приоритетом от 16.06.2006 в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, а именно в отношении следующих товаров 32-го класса МКТУ: "аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады: напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов: сиропы для напитков: сок томатный: сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды: составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков".

Компания "Монстр Энерджи Компани", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 352942 в отношении всех товаров 32-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве на него, и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В обосновании исковых требований компания "Монстр Энерджи Компани" указала, что является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку его предпринимательская деятельность связана с производством товаров 32-го класса МКТУ, на его имя на территории иностранных государств и в Российской Федерации зарегистрированы сходные до степени смешения с данным знаком средства индивидуализации (серия товарных знаков "ЗВЕРЬ"/"BEAST"), а также у него есть реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение сходное со спорным товарным знаком.

При этом компания "Монстр Энерджи Компани" указывает, что является всемирно известным производителем товаров 32-го класса МКТУ, в том числе энергетических напитков, напитков с содержанием чая и кофе, напитков с содержанием фруктовых соков и фруктов, и имеет длительную историю, а также безупречную репутацию на протяжении 76 лет.

Также истец отмечает, что на территории Российской Федерации произведенные им товары вводятся в гражданский оборот с 2011 года.

По мнению компании "Монстр Энерджи Компани", факт производства им безалкогольных напитков неоднократно устанавливался судами, в том числе в деле N СИП-169/2014, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам.

Кроме того, компания "Монстр Энерджи Компани" указывает, что обратилась с собственной заявкой N 2016728067 в Роспатент, для регистрации обозначения "Разбуди зверя!" в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ.

В качестве доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компания "Монстр Энерджи Компани" представила следующие документы: информацию о спорном товарном знаке (т. 1 л.д. 25-27), информацию из интернета о деятельности компании "Монстр Энерджи Компани" (т. 1 л.д. 28-34), а также переведенную на русский язык выписку с сайта WHOIS-SERVICE.RU с информацией о принадлежности сайта monsterenergy.com истцу, чеки, подтверждающие приобретение различных товаров 32-го класса МКТУ (напитков) в российских магазинах, публикации сведений о регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 550200, N 485931, N 566886, N 566885, N 531061, N 558809, N 520127, N 446116, N 327290, принадлежащих истцу, макеты этикеток продукции и расшифровку текста этикеток, копии решений Суда по интеллектуальным правам, а именно решение от 20.10.2016 по делу N СИП-526/2016, решение от 18.10.2016 по делу N СИП-538/2016, решение от 18.10.2016 по делу N СИП-539/2016.

Кроме того, в судебном заседании представитель компании "Монстр Энерджи Компани" представил образец товара 32-го класса МКТУ, произведенный истцом.

Из представленных компанией "Монстр Энерджи Компани" документов усматривается, что истец является производителем безалкогольных напитков, относящихся к товарам 32-го класса МКТУ.

Кроме того, компания "Монстр Энерджи Компани" подтвердила введение товаров 32-го класса МКТУ в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а именно напитков "Monster Black", "Monster Грин", "Monster Эсалт", "Monster Хаос". Данное обстоятельство подтверждается представленными чеками: чеком от 28.09.2016, выданным обществом с ограниченной ответственностью "Лента", чеком от 28.09.2016, выданным обществом с ограниченной ответственностью "Виктория Балтия", чеком от 28.09.2016, выданным акционерным обществом "РН-Москва", чеком от 28.09.2016, выданным акционерным обществом "ДИКСИ-Юг", чеком от 28.09.2016, выданным обществом с ограниченной ответственностью "Агроаспект".

Также компания "Монстр Энерджи Компани" является правообладателем различных товарных знаков, зарегистрированных для товаров 32-го класса МКТУ, в том числе, товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 550200, N 566886, N 566885, N 531061, N 558809, N 520127, N 446116, N 327290.

Также на имя истца зарегистрирован товарный знак "РАЗБУДИ ЗВЕРЯ!" по свидетельству Российской Федерации N 485931 для товаров 05-го класса МКТУ.

При этом компания "Монстр Энерджи Компани" обратилась с заявкой N 2016728067 на регистрацию обозначения "Разбуди зверя!" в качестве собственного товарного знака для товаров 32-го класса МКТУ "напитки безалкогольные, в том числе энергетические напитки и энергетические напитки с запахом и вкусом кофе, все обогащенные витаминами, минералами, питательными веществами, аминокислотами и/или травами; пиво".

Согласно информации из открытого реестра федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" по заявке N 2016728067 ведется экспертиза обозначения.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 352942 является словесным, состоит из одного элемента "ZVER", выполненного заглавными буквами черного цвета латинского алфавита.

Обозначение по заявке N 2016728067 представляет собой словосочетание "Разбуди зверя!", исполненное в одну строчку буквами кириллического алфавита, в конце словесных элементов стоит восклицательный знак.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

При этом словесный элемент "ZVER" обозначения спорного товарного знака является транслитерацией русского слова "зверь".

В обозначении по заявке N 2016728067 доминирующий характер носит словесный элемент "зверь", так как он является существительным, и побудительный посыл всего словосочетания направлен именно на него.

Таким образом, и в сравниваемом обозначении по заявке N 2016728067 и в обозначении спорного товарного знака доминирующим является элемент "зверь".

Анализ доминирующих элементов спорного товарного знака и обозначения по заявке N 2016728067 свидетельствует о наличии между ними звукового сходства, обусловленного близостью и совпадающими звуками доминирующих элементов, графического сходства, вызванного общим зрительным впечатлением.

Кроме того, из сравнения словесных элементов противопоставленных обозначений явным образом следует подобие заложенных в них понятий и идей.

Учитывая наличие семантического, звукового и графического сходства между сравниваемыми обозначениями, Суд по интеллектуальным правам делает вывод об их сходстве до степени смешения.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Анализ товаров 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товары 32-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 352942, показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинакового потребителя и одно место реализации.

Учитывая сходство до степени смешения между обозначениями товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 352942 и обозначения по заявке N 2016728067, а также то, что компания "Монстр Энерджи Компани" намерена зарегистрировать собственный товарный знак для однородных товаров 32-го класса МКТУ, при этом являясь производителем безалкогольных напитков, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Для целей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 названой статьи).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи искового заявления (22.08.2016) период времени, в течение которого обществу "Холдинговая компания "ЛАДОГА" следует доказать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 352942 для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 22.08.2013 по 21.08.2016 включительно.

Однако общество "Холдинговая компания "ЛАДОГА" не представило в материалы настоящего дела ни доказательств использования спорного товарного знака, ни пояснений относительно неиспользования данного средства индивидуализации по уважительной причине.

Своими процессуальными правами обладатель исключительных прав на спорный товарный знак распорядился самостоятельно.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 352942 в отношении всех товаров "аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады: напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов: сиропы для напитков: сок томатный: сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды: составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Холдинговая компания "ЛАДОГА" в пользу компании "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина