Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2016 г. по делу N СИП-329/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку при принятии оспариваемого решения фактически не был проведен анализ перечней товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, на предмет установления их однородности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2016 г. по делу N СИП-329/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 16 ноября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2017 г. N С01-1186/2016 по делу N СИП-329/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Атлант" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, 450003, ОГРН 1030202380450) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419635.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (ул. Ивана Лепсе, 4, г. Киев, Украина 03067, (UA)).

В судебном заседании приняли участие представители: от общества с ограниченной ответственностью "Атлант" - Красноперов Е.И. (по доверенности от 02.11.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) - Барский С.А. (по доверенности от 03.06.2016 N 01/32-443/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-587/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" - Шалимова К.В. (по доверенности от 15.03.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Атлант" (далее - Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419635.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (далее - Холдинг).

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Холдинг, как иностранное лицо, участвующее в деле, был уведомлен Судом по интеллектуальным правам в соответствии с Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 года) путем направления в Хозяйственный суд города Киева запроса от 31.05.2016 о вручении Холдингу копии определения от 30.05.2016 о принятии искового заявления к производству, назначении предварительного судебного заседания и о привлечении к участию в деле третьего лица по делу N СИП-329/2016.

Согласно определению Хозяйственного суда города Киева от 25.07.2016 по делу N 910/11847/16 судебное поручение Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2016 было выполнено, копия определения Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2016 по делу N СИП-329/2016 была вручена представителю Холдинга Штойко М.И., действующего на основании доверенности от 11.07.2016, выданной директором Холдинга Позняком А.И.

На основании изложенного Холдинг был признан судом извещенным надлежащим образом о начавшемся судебном разбирательстве с его участием.

Общество заявленные требования поддержало, просило их удовлетворить.

Роспатент возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Третье лицо по существу поддержало правовую позицию Роспатента.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом "АТЛАНТ М ЭКСПЕРТ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ" по заявке N 2008705695 с приоритетом от 24.03.2008 был зарегистрирован Роспатентом 05.10.2010 за N 419635 на имя Холдинга в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 23.10.2015 Обществом было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419635, мотивированное тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 148345, N 156214 и зарегистрирован для однородных товаров и услуг, в связи с чем его регистрация произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 29.04.2016 об отказе в его удовлетворении, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Общество, полагая, что решение Роспатента от 29.04.2016 нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование своей правовой позиции Общество указало на свое согласие с выводом Роспатента, содержащемся в оспариваемом решении, о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения.

Вместе с тем, по мнению заявителя, вопреки выводам коллегии палаты по патентным спорам, изложенным в заключении, первоначальным правообладателем противопоставленных товарных знаков (обществом с ограниченной ответственностью "Многопрофильный производственный комплекс "Атлант") письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке N 2008705695 на имя Холдинга в отношении однородных услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ не выдавалось.

В судебном заседании представитель Общества уточнил свою правовую позицию по названному доводу, указав, что наличие вышеупомянутого письма-согласия не могло служить основанием для принятия Роспатентом решения о государственной регистрации спорного товарного знака ввиду наличия возможности введения потребителей в заблуждение.

Также Общество указало на неправомерность вывода Роспатента относительно отсутствия однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки (в отношении которых письмо-согласие не выдавалось).

Заявитель отметил, что Роспатентом не была дана оценка как однородности товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки, так и товаров оспариваемого товарного знака и услуг противопоставленных товарных знаков.

При этом Общество, ссылаясь на разъяснения, изложенные в пунктах 3.6, 3.8 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), обратило внимание на то обстоятельство, что ввиду сильного сходства спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков (которые представляют собой одну серию) перечень товаров и услуг должен быть расширен и все товары и услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак должны быть признаны однородными тем товарам и услугам, которые указаны в регистрации противопоставленных товарных знаков.

При указанных обстоятельствах, по мнению Общества оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям закона и нарушает его права и законные интересы как правообладателя товарных знаков имеющих более раннюю дату приоритета и зарегистрированных для однородных товаров.

Роспатент не согласился с доводами заявления по мотивам, изложенным в отзыве.

Представитель Роспатента пояснил, что этим органом в оспариваемом решении было установлено сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков ввиду наличия в каждом из них фонетически и семантически тождественного доминирующего элемента "АТЛАНТ".

Вместе с тем по результатам проведенного анализа перечней товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, Роспатент пришел к выводу об отсутствии однородности товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку указанные товары, по мнению Роспатента, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и условия сбыта, а также имеют разный круг потребителей.

Также Роспатентом не были признаны однородными услуги 35-го класса МКТУ (за исключением "прокат торговых автоматов"), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги 37, 41, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

В отношении установленной однородности части услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуг 36, 37, 38, 39, 41, 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, Роспатентом было принято во внимание, что при регистрации спорного товарного знака предшествующим правообладателем противопоставленных товарных знаков было представлено письмо-согласие в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Роспатент отметил, что находящийся в материалах административного дела оригинал письма-согласия содержит все необходимые реквизиты, в связи с чем у него отсутствовали основания полагать, что прежний правообладатель не выражал своего согласия на регистрацию спорного товарного знака.

Кроме того, представитель Роспатента отметил в ходе своего выступления, что готов дать пояснения и в отношении довода Общества, впервые озвученного представителем Общества в ходе судебного заседания, о том, что такое письмо-согласие не должно было приниматься во внимание ввиду возможности введения потребителей в заблуждение.

В ответ на указанный довод просил принять во внимание, что возражение рассмотрено Роспатентом в пределах изложенных в нем доводов, в то время как довода о возможности введения потребителей в заблуждение при регистрации оспариваемого товарного знака на основании согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков в возражении не содержалось и такой довод не рассматривался при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Также представитель Роспатента не согласился с доводами заявителя об однородности товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуг, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку перечисленные Обществом товары оспариваемого товарного знака и услуги противопоставленных товарных знаков не подпадают под критерии, при которых возникает возможность признания однородными товаров и услуг и при которых могла бы возникнуть вероятность отнесения потребителями таких товаров и услуг одному производителю.

Представитель третьего лица поддержал позицию Роспатента, считая оспариваемое решение этого органа соответствующим действующему законодательству.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Общества против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается Обществом в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2008705695 (24.03.2008), правовая база для оценки охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а, б, в).

Признаки, перечисленные в названном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 419635 представляет собой комбинированное обозначение "", состоящее из словесного элемента "АТЛАНТ", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного справа от словесного элемента "АТЛАНТ" аверса и реверса медали с изображением лица мифологического героя и буквы "М", соответственно. Под словесным элементом "АТЛАНТ", находятся словесные элементы "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" (неохраняемые элементы), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Ниже размещены словесные элементы "ЭКСПЕРТ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, сером, белом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 156214 представляет собой словесное обозначение "АТЛАНТ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 148345 представляет собой комбинированное обозначение "", состоящее из словесного элемента "АТЛАНТ", выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и треугольной фигуры, в центральной части которой расположена окружность. Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Поскольку в возражении Общество ссылалось на незаконность регистрации оспариваемого товарного знака вследствие его сходства до степени смешения с принадлежащими ему противопоставленными товарными знаками, указывая на однородность товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, Роспатентом обоснованно проведен анализ противопоставляемых обозначений на сходство до степени смешения.

Роспатент, оценив и сопоставив оспариваемый товарный знак Холдинга и противопоставленные ему товарные знаки Общества, применив вышеназванные положения Правил, пришел к правильному выводу об их сходстве до степени смешения ввиду наличия в каждом из них фонетически и семантически тождественного доминирующего элемента "АТЛАНТ".

Указанное обстоятельство не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В заявлении, поданном в суд, Общество указало на то, что первоначальный правообладатель противопоставленных товарных знаков не выдавал согласия на регистрацию спорного товарного знака, а также на то, что Роспатент в оспариваемом решении неправомерно сослался на наличие такого согласия в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Действительно, в оспариваемом решении Роспатентом сделан вывод об однородности части услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, однако отказывая в удовлетворении возражения в этой части Роспатент сослался на наличие письма-согласия общества с ограниченной ответственностью "Производственный комплекс "Атлант" (правообладатель противопоставленных товарных знаков вплоть до 24.10.1014) на регистрацию оспариваемого товарного знака, выданного в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

Как уже указывалось, пункт 6 статьи 1483 ГК РФ содержал указание на допустимость регистрации обозначения, сходного до степени смешении с зарегистрированным товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, для однородных товаров, при наличии согласия правообладателя раннего товарного знака.

В судебном заседании исследованы материалы административного дела (копия которых приобщена к материалам настоящего судебного дела) и установлено наличие оригинала письма-согласия предшествующего правообладателя.

Как правильно указывает Роспатент, названное письмо-согласие имеет все необходимые реквизиты и не вызывает сомнений относительно волеизъявления лица, его выдавшего.

Заявлений о фальсификации письма-согласия представителем общества сделано не было.

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о правомерности регистрации оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ.

При этом судебная коллегия отклоняет дополнительно озвученный в судебном заседании довод о том, что такое письмо-согласие не должно было приниматься во внимание.

ГК РФ в редакции, приведенной в настоящем судебном акте и действующей на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, не допускал регистрацию сходного до степени смешения обозначения для однородных товаров без согласия правообладателя товарного знака, имеющего более раннюю дату приоритета, и не устанавливал каких-либо критериев принятия либо непринятия такого согласия. Из толкования этой нормы следует, что согласие не могло приниматься во внимание только при регистрации тождественных обозначений.

В настоящем случае противопоставляемые обозначения тождественными не являются, как правильно установил Роспатент, они являются сходными до степени смешения.

Вышеназванные Правила также не устанавливают каких-либо критериев, по которым подлежало оценке такое согласие.

Такое ограничение, как: "регистрация допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя" введено в ГК РФ только Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ.

Таким образом, оснований для непринятия письма-согласия у Роспатента не имелось.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в возражении обществом не приводилось доводов о возможном введении потребителей в заблуждение при регистрации спорного товарного знака при наличии письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, в связи с чем в оспариваемом решении Роспатента этот вопрос не анализировался и соответствующих выводов не содержится.

При изложенной ситуации судебная коллегия приходит к выводу, что отказ Роспатента в удовлетворении возражения в части услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, соответствует требованиям действующего законодательства.

Рассмотрев довод о том, что Роспатентом не проведен анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, товарам и услугам, указанным в регистрации противопоставленных товарных знаков, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций N 198 для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду (пункт 3.4 Методических рекомендаций N 198).

В пункте 3.5 Методических рекомендаций N 198 разъяснено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Как указано в пункте 3.8 Методических рекомендаций N 198, при наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

Согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, Роспатенту следовало произвести анализ на однородность тех позиций МКТУ, в отношении которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (за исключением услуг 36, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ), а именно в отношении товаров 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Как следует из обжалуемого решения, Роспатент сделал вывод о том, что товары 4, 7, 9, 11, 12, 28-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству N 419635, и товары 8, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, отличаются по виду, потребительским свойствам, назначению, условиям производства и сбыта и не соотносятся между собой как род-вид, в связи с чем являются неоднородными.

Вместе с тем, сделанный вывод не подтвержден каким-либо анализом. Из содержания оспариваемого решения невозможно установить, с применением каких критериев товары оспариваемого и противопоставленных товарных знаков признаны неоднородными.

При этом выборочный анализ перечней товарных позиций, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки показал следующее.

Спорный товарный знак зарегистрирован для товаров "резаки газовые" (7-го класса МКТУ), противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров "газовые резаки" (8-го класса МКТУ).

Данные товары являются тождественными.

Представитель Роспатента в судебном заседании затруднился пояснить, по каким критериям не являются однородными товары:

- "ворота для автостоянок, открывающиеся при опускании монет; вращающиеся двери [турникеты] автоматические" (9-го класса МКТУ), для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары "ворота неметаллические; входы (ворота, двери) неметаллические" (19-го класса МКТУ), для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- "дымоходы" (7-го класса МКТУ), "заслонки дымоходов" (11-го класса МКТУ), для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары "дефлекторы на дымовых трубах неметаллические" (19-го класса МКТУ), для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- "номера для зданий светящиеся" (11-го класса МКТУ), для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары "номера здания несветящиеся неметаллические" (20-го класса МКТУ), для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Выборочный анализ товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, позволяет признать обоснованным довод общества, изложенный в поданном в суд заявлении, о том, что при рассмотрении возражения Роспатентом анализ товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, на предмет однородности сделан не был, а вывод об отсутствии их однородности, хотя и присутствует в оспариваемом решении, сделан формально, без проведения соответствующего анализа.

При этом само по себе то обстоятельство, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для разных классов МКТУ, само по себе не свидетельствует об отсутствии однородности этих товаров, поскольку, как указывалось выше, классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Указанная выборочная проверка свидетельствует о наличии как тождественных, так и очевидно однородных товаров, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, несмотря на то обстоятельство, что они находятся в разных классах МКТУ.

Кроме того, оспариваемое решение Роспатента не содержит анализа на предмет однородности товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным обозначениям.

Вместе с тем необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, напрямую предусмотрена нормой подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Судебная коллегия полагает, что рассмотрение возражения с допущенными Роспатентом нарушениями (без анализа однородности товаров и услуг) затрагивает права правообладателя противопоставленных товарных знаков, поскольку без достаточных к тому оснований (без анализа однородности товаров и услуг) сохраняет правовую охрану товарного знака, признанного сходным до степени смешения с противопоставленными.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о необоснованности оспариваемого ненормативного правового акта и о несоответствии его пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом в нарушение требований действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем, требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным, подлежит удовлетворению.

При установлении несоответствия обжалуемого решения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия исходит из очевидного отсутствия в оспариваемом решении анализа вопроса однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки.

Вместе с тем суд не может подменить собой Роспатент, и осуществлять его полномочия, связанные с фактическим рассмотрением возражений заявителя против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

В связи с чем судебная коллегия не усматривает оснований для осуществления в рамках судебного разбирательства полного анализа однородности товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, товарам и услугам, для которых представлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам. Данная обязанность входит в полномочия Роспатента и не была в полной мере исполнена им при рассмотрении возражения.

Пунктом 53 Постановления N 5/29 разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом анализ перечней товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, на предмет установления их однородности фактически не проводился, суд полагает необходимым направить возражение заявителя на новое рассмотрение в Роспатент.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требование общества с ограниченной ответственностью "Атлант" удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419635 признать недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Атлант" от 23.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419635.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Атлант" 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина