Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2016 г. по делу N СИП-186/2016 Суд оставил без изменения принятое решение, которым оставлено без удовлетворения требование истца о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку ответчиком представлены доказательства о признании спорных товарных знаков широко известными

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2016 г. по делу N СИП-186/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 ноября 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.A.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ХАМЕ ФУДС" (ул. Западная, д. 35, пос. Боголюбово, Суздальский р-н, Владимирская обл., 601270, ОГРН 1043302800188)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016

по делу N СИП-186/2016 (судьи Булгаков Д.А., Лапшина И.В., Рассомагина H.Л.)

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "ХАМЕ ФУДС"

к закрытому акционерному обществу "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ул. Талалихина, д. 41, корп. 14, Москва, 109316, ОГРН 1027739019934)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 333865 и N 333866 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "ХАМЕ ФУДС" - Малахов Б.А., Ходаков И.Д. (по доверенности от 22.03.2016); Сковпень А.А. (по доверенности от 03.08.2016);

от закрытого акционерного общества "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" - Ременников И.Г. (по доверенности от 01.01.2014).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "ХАМЕ ФУДС" (далее - общество "ХАМЕ ФУДС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (далее - общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 326193, 333865, 333866 вследствие их неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам 19.07.2016 требование общества "ХАМЕ ФУДС" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326193 выделено в отдельное производство с присвоением соответствующего номера.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 02.08.2016 судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство истца об уменьшении исковых требований, в котором он просил суд:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 333865 вследствие его неиспользования в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя (неживая) и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина";

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 333866 вследствие его неиспользования в отношении товаров 29-го класса МКТУ, а именно: "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя (неживая) и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ХАМЕ ФУДС", ссылаясь на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении суда первой инстанции, фактическим обстоятельствам дела, просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В кассационной жалобе общество "ХАМЕ ФУДС" указывает, что закон не устанавливает требований для применения критерия широкой известности в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку, как отмечено в пункте 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) однородность товаров не учитывается.

Общество "ХАМЕ ФУДС" ссылается на то, что в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 (далее - определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016) дано расширительное толкование статьи 1486 ГК РФ, которое создает правовую неопределенность в применении указанной нормы, тем самым необоснованно расширяется правовая охрана товарных знаков.

С учетом изложенного обществом "ХАМЕ ФУДС" подано ходатайство об обращении в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации (части 2 статьи 34, части 1 статьи 44, части 1 статьи 45, части 1 статьи 46) пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.

Рассмотрев указанное ходатайство, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Согласно части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона.

В соответствии со статьей 101 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации закона, примененного или подлежащего применению в указанном деле, обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного закона.

В силу приведенных норм обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона является правом арбитражного суда в случае, когда спорная норма подлежит применению в рассматриваемом деле и суд приходит к выводу о несоответствии примененного или подлежащего применению закона Конституции Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, изложенные в ходатайстве общества "ХАМЕ ФУДС", не находит, что подлежащие применению в настоящем деле нормы пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не соответствуют Конституции Российской Федерации. При этом президиум исходит из того, что доводы данного общества в большей степени сводятся к мотивировке своего толкования вышеназванных норм, нежели к обоснованию их несоответствия нормам Конституции Российской Федерации, а неопределенность в толковании норм может быть устранена путем осуществления судом такого толкования.

В связи с этим необходимость для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующим запросом отсутствует, ходатайство истца удовлетворению не подлежит. Кроме того, истец вправе самостоятельно обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующей жалобой.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что вывод суда первой инстанции о том, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 333865 и N 333866 широко известны и для их защиты может применяться критерий однородности не соответствует фактическим обстоятельствам дела. По мнению истца, даже с учетом того, что определением Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 была введена категория "широко известного" товарного знака, ответчик не представил документов, подтверждающих широкую известность спорных товарных знаков (что товарные знаки приобрели популярность у потребителей).

По утверждению заявителя жалобы, судом первой инстанции сделан ошибочный вывод о доказанности введения в гражданский оборот иных товаров помимо сосисок (колбас, пельменей, фрикаделек и др.) с использованием спорных товарных знаков.

Общество "ХАМЕ ФУДС" в жалобе ссылается на то, что судом первой инстанции был проигнорирован его довод о том, что широкая известность спорных товарных знаков была утрачена в связи с прекращением продвижения товарных знаков.

Кроме того, общество "ХАМЕ ФУДС" считает, что отчет Фонда содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ", проведенный в июне 2016 года, не подтверждает широкую известность товарных знаков.

В отзыве на кассационную жалобу общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель общества "ХАМЕ ФУДС" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, просил решение суда отменить.

Представитель общества "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, сославшись на то, что все обстоятельства дела установлены судом правильно.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, в направленном в суд ходатайстве просил рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие представителя Роспатента, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, исковые требования мотивированы тем, что наличие спора между обществом "ХАМЕ ФУДС" и обществом "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" по делу N А11-11283/2015 является доказательством заинтересованности общества "ХАМЕ ФУДС" в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков. Кроме того, истец ссылается на то, что его основной коммерческой деятельностью является производство паштетов из печени, а паштеты из печени и противопоставленные в уточненном исковом заявлении товары 29-го класса МКТУ имеют одни потребительские свойства и функциональное назначение (мясные продукты питания), один рынок сбыта (розничные продуктовые магазины), один круг потребителей (покупатели товаров широкого потребления).

Общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" является правообладателем:

комбинированного товарного знака со словесным элементом "Ням-Ням", зарегистрированного Роспатентом 11.09.2007 за N 333865 по заявке N 2006711748 с приоритетом от 03.05.2006 в отношении товаров 29-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства о регистрации;

комбинированного товарного знака со словесным элементом "Ням-Ням", зарегистрированного Роспатентом 11.09.2007 за N 333866 по заявке N 2006711749 с приоритетом от 03.05.2006 в отношении товаров 29-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства о регистрации.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что в совокупности представленные доказательства подтверждают заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении указанных в иске товаров 29-го класса МКТУ.

При этом довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, выражающемся в предъявлении настоящего иска с целью легализации своих противоправных действий, был отклонен судом первой инстанции как противоречащий представленным в дело доказательствам.

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорные товарные знаки используются в форме, допустимой пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, так как отличие при использовании заключается лишь в смене цветовой гаммы товарных знаков (красно-белой или бело- красной).

Кроме того, суд первой инстанции, установив факт производства товаров с использованием спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням" и их реализации на территории Российской Федерации, пришел к выводу о том, что ответчик (правообладатель) подтвердил факт использования спорных товарных знаков в отношении товара 29-го класса "сосиски", а следовательно, доказал факт введения в гражданский оборот товаров, относящихся к родовым понятиям (изделия колбасные - колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, колбасные хлебы).

Ссылаясь на то, что норма статьи 1486 ГК РФ корреспондирует с нормами подпункта 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), суд первой инстанции указал, что для того чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован, а использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром.

Суд первой инстанции, учитывая длительность использования спорных знаков на товарном рынке России (примерно 10 лет), весьма внушительное количество потребителей (18%), ассоциирующих спорные товарные знаки с товарами (мясной продукцией), производимыми и реализуемыми ответчиком, наличие у него группы товарных знаков с указанным словесным элементом "Ням-Ням" (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 326193, 333865, 333866), объемы производства и реализации товаров с использованием этого обозначения, обширность рекламных компаний товаров с данным словесным элементом "Ням-Ням", признал спорные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 333865, 333866 широко известными знаками для целей применения принципа однородности при исследовании вывода об использовании ответчиком спорных товарных знаков.

В обоснование своей позиции о том, что однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам, суд первой инстанции сослался в числе прочего на определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей, лиц, участвующих в деле, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 данного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Возражая против заявленных требований, общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" представило доказательства использования спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням" на вводимых в оборот товарах - сосисках, колбасах, пельменях, фрикадельках, вареной колбасе, варено-копченой колбасе, ветчине, котлетах мясных, котлетах куриных, ссылаясь на то, что спорные товарные знаки являются широко известными на территории Российской Федерации, имеющими высокую различительную способность.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что закон не устанавливает требований для применения критерия широкой известности в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, мотивированный ссылкой на положения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и пункт 41 Обзора, не свидетельствует о том, что во всех случаях необходимо учитывать использование правообладателем товарного знака только в отношении конкретных спорных товаров. В силу прямого указания пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей применения института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования учитывается использование товарного знака в соответствии с пунктом 2, а не пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ.

В то же время в отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров, как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016, однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

Таким образом, в целях обеспечения баланса прав участников отношений, а также в интересах публичного порядка, которые в данном случае выражаются прежде всего в поддержании добросовестной конкуренции, приведенные нормы ориентируют при установлении факта использования товарного знака на учет совокупности критериев, значение каждого из которых меняется в зависимости от обстоятельств спорного правоотношения, а именно критериев: различительной способности обозначений, идентичности товаров, однородности товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам и неоднородности товаров. При этом классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны.

При этом правообладателем должна быть доказана широкая известность товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Суд первой инстанции применительно к приведенным нормам материального права, принимая во внимание правовую позицию, содержащуюся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016, оценив в совокупности представленные истцом доказательства в подтверждение широкой известности спорных товарных знаков (договора с контрагентами на осуществление рекламных услуг, оборотные ведомости, накладные на перемещение товара, товарные накладные, подтверждающие значительные объемы реализуемой продукции, договоры поставок с крупнейшими сетевыми магазинами, исследование ВЦИОМ, свидетельствующее об узнаваемости продукции ответчика у потребителей), пришел к обоснованному выводу о длительности использования спорных товарных знаков и их широкой известности в отношении товаров 29-го класса МКТУ "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя (неживая) и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина".

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, президиум Суда по интеллектуальным правам находит несостоятельным довод общества "ХАМЕ ФУДС" о том, что в данном случае для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не должна учитываться.

Доводы общества "ХАМЕ ФУДС" об отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих широкую известность спорных товарных знаков, об ошибочном выводе суда о доказанности введения в оборот иных товаров, помимо сосисок, а также о том, что широкая известность была утрачена в связи с прекращением продвижения товарных знаков, противоречат установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в материалах дела доказательствам.

Судом первой инстанции в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации достаточно подробно оценены в совокупности все представленные доказательства по делу и обоснованно установлен факт использования обществом "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" спорных товарных знаков в отношении товаров 29-го класса МКТУ.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами суда первой инстанции связано с неверным толкованием им норм материального и процессуального права и не может являться основанием для признания оспариваемого судебного акта незаконным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

На основании изложенного и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции не усматривается, поскольку доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 по делу N СИП-186/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ХАМЕ ФУДС" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Погадаев