Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. по делу N СИП-502/2016 Факт размещения товарного знака на товарно-сопроводительной документации, а не на самих товарах, при оказании непосредственных услуг является достаточным доказательством использования товарного знака, поскольку исключительное право на товарный знак может быть осуществлено в том числе путем размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. по делу N СИП-502/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 9 декабря 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2017 г. N С01-163/2017 по делу N СИП-502/2016 настоящее решение отменено в части отказа в удовлетворении заявленных требований

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Симонова К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" (ул. Цимлянская, д. 2, г. Кемерово, 650002, ОГРН 1084205022440)

к производственному-торговому частному унитарному предприятию "ЛАЙНПАК" (ул. Красная, 13-54, г. Минск, Республика Беларусь, 220005)

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ШОКОЛАЙН" по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении ряда товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители производственному-торговому частному унитарному предприятию "ЛАЙНПАК" - Ермакова Е.А., Хохоев А.П., Саутыч Б.Л. (доверенность от 11.10.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "КДВ Кемерово" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к производственно-торговому частному унитарному предприятию "ЛАЙНПАК" (далее - предприятие) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ШОКОЛАЙН" по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад", вследствие его неиспользования.

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До рассмотрения спора по существу от Роспатента поступил отзыв, в котором он сообщил, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, в связи с чем, ссылаясь на часть 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит о рассмотрении дела без участия своего представителя.

В порядке, предусмотренном статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании, состоявшемся 25.10.2016, представитель истца и представители ответчика сообщили суду о возможном урегулирования спора во внесудебном порядке, в связи с чем ходатайствовали об отложении судебного заседания для подготовки проекта мирового соглашения и согласования его с ответчиком.

Вместе с тем, по состоянию на 06.12.2016 ранее указанные лица, участвующие в деле сообщили, суду об отсутствии возможности урегулировать спор и о необходимости его рассмотрения.

В частности в дополнительных пояснениях истец со ссылкой на правовую позицию, изложенную в пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", согласно которой арбитражным судам необходимо иметь в виду, что, в случае если после вынесения определения об отложении проведения предварительного судебного заседания, определения об отложении судебного разбирательства в связи с обращением сторон за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, поведение стороны, обратившейся с ходатайством об отложении в связи с указанными обстоятельствами, с очевидностью свидетельствует о том, что она отказывается или уклоняется от участия в примирительной процедуре, арбитражный суд применительно к части 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе отнести на такую сторону все судебные расходы по делу, если признает причины такого отказа или уклонения неуважительными, направленными исключительно на затягивание судебного разбирательства, либо свидетельствующими об ином злоупотреблении процессуальными правами, указывает на недобросовестность действий предприятия, выразившихся во вводе в заблуждение представителя истца о возможном урегулирования спора во внесудебном порядке, а также для подачи новых заявок (N 201674130 и N 2016741304) на сходным с оспариваем товарным знаком обозначением.

Одновременно в ранее указанном документе общество, ссылаясь на служебную командировку своего представителя, заявило ходатайство в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о рассмотрении дела без его участия.

Данное ходатайство рассмотрено судом и удовлетворено протокольным определением 06.12.2016 с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

В свою очередь, представители ответчика возражали против удовлетворения заявленных требований с указанием на отсутствие у общества легитимной заинтересованности в использовании спорного обозначения для товаров и услуг, относящихся к 30-му классу МКТУ.

Представители ответчика просили обратить внимание суда на то обстоятельство, что на судебном заседании от 25.10.2016 представитель истца не оспаривал использование спорного средства индивидуализации его правообладателем в отношении товаров, относящих к 30-му классу МКТУ, по которым частично заявлены требования, что фактически исключает удовлетворение иска в полном объеме, в то время как частичное удовлетворение заявленных требований не обеспечит возможность регистрации обозначения по заявке N 2016722930 на имя истца, поскольку правообладатель обладает также правом на фонетически тождественный товарный знак "CHOCOLINE" по свидетельству Российской Федерации N 357113.

Как следует из материалов дела и лицами, участвующими в нем, не оспаривается, на дату судебного заседания (06.12.2016) словесный элемент "Шоколайн" по заявке N 2006713231 с датой приоритета от 15.11.2005 зарегистрирован Роспатентом 03.12.2007 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 на имя предприятия и действует на день рассмотрения дела, в том числе, в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад".

Общество свою заинтересованность в настоящем иске мотивирует тем, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность по производству и реализации кондитерских изделий, а также входит в группу компаний "КДВ Групп", которая в начале 2016 года приняла решение о запуске новой линии кондитерских изделий под единым названием "ШОКОЛАЙН" и о регистрации соответствующих товарных знаков.

В частности, обществом заявлено на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "ШОКОЛАЙН" для следующих товаров 30-го класса МКТУ: кондитерские изделия, вафли, конфеты.

Таким образом, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров: "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад" и его неиспользование правообладателем в отношении данных товаров/услуг в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, общество обратилось с настоящим исковым заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

В качестве правового обоснования легитимной заинтересованности истцом представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заявка на регистрацию товарного знака N 2016722930; уведомление о поступлении заявки N 2016722930; устав; документы по реорганизации открытого акционерного общества "Кемеровский кондитерский комбинат" в общество "КДВ Кемерово", включая решения от 06.08.2008 N 01-Р, от 08.09.2008 N 02-Р и 02.09.2008 N 03-Р; решение от 06.05.2014 N 98 о назначении на должность генерального директора общества; сертификаты соответствия от 26.12.2014 N РОСС RU.АИ47.Н05409 и от 07.11.2014 N РОСС RU.AH47.H05314; декларации соответствия Таможенного союза N N RU Д-RU.АИ47В.01175, от 07.11.2014 RU Д-RU.АИ47В.01001, от 21.12.2015 RU Д-RU АИ47В02247, от 22.04.2016 RU Д-RU.АИ47В.00000; первичная бухгалтерская документация; фотографии продукции; товарный и кассовый чеки от 01.08.2016; договор поставки от 01.04.2006 N 1006-06/02.

Означенные документы в установленном законом порядке правообладателем не оспорены, равно как и вопрос об однородности товаров оставлен на усмотрение суда.

В свою очередь, довод ответчика о невозможности установления производителя товара из фотографии, которая представлена в материалы, отклоняется судебной коллегией, поскольку представляет субъективное мнение, заинтересованного в исходе спора лица и основан на неверном толковании норм материального права.

В частности, как ранее указывалось, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Как следует из материалов дела, так и из доводов самого предприятия, у общества, есть законный интерес в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, состоящий, в том числе в устранении препятствий для своей коммерческой деятельности по реализации товаров, относящихся к 30-му классу МКТУ с обозначением, тождественным с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 338466.

Таким образом, суд, оценивая представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что истец как производитель товаров 30-го класса МКТУ: "кондитерские изделия; вафли; конфеты" является заинтересованным лицом в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении указанных товаров.

Доказательства введения в гражданский оборот товаров иных видов, отличных от тех, для которых установлена заинтересованность истца, либо осуществления соответствующих приготовлений последним в материалы дела не представлялись.

В то же время, при изложенных обстоятельствах суд считает необходимым определить, являются ли однородными товары, в обороте которых истец принимает участие, и товары, указанные в регистрации оспариваемого товарного знака, в отношении которых предъявлены требования в настоящем споре.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Аналогичная правовая позиция выработана в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 - 3.1.2 Методических рекомендаций).

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

При сравнении оспариваемого товарного знака ответчика и словесного обозначения, заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака, суд приходит к выводу о высокой степени сходства названных обозначений.

Учитывая изложенное и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, а также принимая во внимание правовую позицию, выработанную Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 01.03.2011 N 14503/10 по вопросу об однородности товаров, суд приходит к выводу, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ: "хлебобулочные изделия, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], патока, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад". Так как фактически участвует в организации деятельности, связанной с производством и оборотом продукции, относящейся к данному классу МКТУ, а также осуществил приготовления для организации своей деятельности на территории Российской Федерации, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Вместе с тем из представленных истцом доказательств не усматривается наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "мороженное; мед; сироп из патоки; дрожи, пекарные порошки; мед, молочко маточное, пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженное, мороженное фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий", так как указанные товары истцом не производятся, и эти товары не являются однородными производимыми им товарам.

В свою очередь, для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что обществом в поданной на регистрацию товарного знака заявке N 2016722930 испрашивались только "кондитерские изделия; вафли; конфеты", относящиеся к 30-му классу МКТУ.

Таким образом, обществом не представило доказательств возможности фактического использования обозначения, тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком для индивидуализации в гражданском обороте своих товаров, однородным товарам 30-го класса МКТУ: "мороженное; мед; сироп из патоки; дрожи, пекарные порошки; мед, молочко маточное, пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженное, мороженное фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий", в свою очередь суд их не может соотнести по вопросу однородности с товарами, в отношении которых признана заинтересованность истца, т.к. данные товары различаются по роду (виду), назначению, кругу потребителей.

В то же время, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и исследование факта использования или неиспользования товарного знака правообладателем в данном случае не требуется.

Учитывая изложенную правовую позицию, доводы представителей ответчика о фактическом использовании их доверителем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466, оценка использования спорного товарного знака подлежит исследованию только в той части, в которой обществом было доказано наличие заинтересованности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (10.08.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 10.08.2013 по 09.08.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака ответчик представил следующие доказательства: сведения о товарных знаках, зарегистрированных на имя предприятия (свидетельства N 27936, 27930, 27931, 31157, 31158,431944, 417197, 357113, 392494, 3338466, 345500, 345501); лицензионные договора от 05.04.2014 N 267-04-01, от 17.05.2012 N 08-01/74-03-01, от 01.09.2015 N 729-12-01; переписка по контролю объемов продукции; протокол проверки качества продукции; декларация о соответствии Таможенного Союза от 06.10.2015 N ТС ИН/112 11.01.ТР02103809315; договор поставки от 24.12.2015 N 718-12-03 и документы, подтверждающие его возмездность; договор поставки от 29.12.2014 N 541-12-03 и документы, подтверждающие его возмездность; договор от 22.10.2014 N 133г/14 и документы, подтверждающие его возмездность; договор от 16.11.2015 N 113 и документы подтверждающие его возмездность; справка об объемах производства; справка об объемах экспорта; справка об объемах реализации; фото этикетки и упаковки; информация с сайта www.chocoladovo.by и сведения о его регистрации; договора аренды от 01.07.2015; устав; информация о едином бренде Шоколадов; ГОСТ Р 53041-2008.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все представленные ответчиком в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о доказанности использования им в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенья".

В частности, из вышеперечисленных доказательств усматривается, что ответчиком осуществлялось производство и реализация товара "печенье глазированного шоколадом с добавлением арахиса", маркированного спорным товарным знаком, либо самим ответчиком, либо по его заказу.

При этом судебная коллегия полагает, что указанное "печенье" является "кондитерским изделием, изделием кондитерским мучным и изделием кондитерском на основе арахиса". Данный вывод основан на определениях содержащихся в ГОСТ 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения".

Введение указанных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации в спорный период подтверждается товарными накладными, сертификатами соответствия, производилось общество с ограниченной ответственностью "МОНТБРУК" под контролем правообладателя.

Вопреки утверждению истца факт размещения товарного знака на товарно-сопроводительной документации, а не на самих товарах, при оказании непосредственных услуг является достаточным доказательством использования товарного знака, поскольку в силу подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено в том числе путем размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, что само по себе является использованием соответствующего обозначения.

В рассматриваемом случае судебная коллегия учитывала, что спорный товарный знак является словесным элементом.

Между тем, ответчик обязан представить доказательства использования спорных товарных знаков для всех товаров, для которых зарегистрированы данные средства индивидуализации.

Согласно пункту 43 Обзора для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона, также не может свидетельствовать об использовании товарного знака.

Судом по интеллектуальным правам в ходе исследования представленных ответчиком доказательств не установлено, что спорный товарный знак использовался в качестве средства индивидуализации в отношении товаров 30-го класса МКТУ "хлебобулочные изделия, в том числе блины, булки, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], патока, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад". Что также подтверждалось представителями ответчика в ходе судебного заседания.

В то же время судебная коллегия, принимая во внимание, что "печенье" является отдельным видом товаров, для которого зарегистрирован спорный товарный знак, приходит к выводу, что представленные ответчиком документы не подтверждают использование спорного обозначения в отношении товара "вафли" и "крекер".

При данных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что ответчик не доказал использование спорного товарного знака в отношении товара "вафли" и "крекеры" 30-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествовавший подаче настоящего иска.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленное исковое требование общества подлежащим удовлетворению в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "хлебобулочные изделия, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], патока, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад".

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные при предъявлении настоящего иска, подлежат возложению на предприятие.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "хлебобулочные изделия, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], патока, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад".

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с производственного-торгового частного унитарного предприятия "ЛАЙНПАК" в пользу открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судьи

В.В. Голофаев

Е.Ю. Пашкова