Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2016 г. N С01-890/2016 по делу N СИП-245/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель, указав, что значение имеет не дата создания технических документов, а дата, с которой могли стать общедоступными сведения о противопоставляемом техническом средстве, что не позволило Роспатенту всесторонне и объективно рассмотреть заявленное возражение и принять законное обоснованное решение

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2016 г. N С01-890/2016 по делу N СИП-245/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 декабря 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паксимади Е.Э. -

рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Рубекина И.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Бычковой К.В.) кассационную жалобу Зубкевича Евгения Юрьевича (г. Новосибирск, Новосибирская обл.) на решение Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2016 по делу N СИП-245/2016 (судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.)

по заявлению Зубкевича Евгения Юрьевича к Бессонову Константину Евгеньевичу (г. Новосибирск, Новосибирская обл.) и Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2016, которым отказано в удовлетворении возражения от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029.

В судебном заседании приняли участие:

представители Бессонова Константина Евгеньевича - Вишнякова P.Л. (по доверенности от 03.06.2015 N 54АА 1882442), Шехтман Е.Л. (по доверенности от 29.09.2016 N 54АА 2189747);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-593/41);

Зубкевич Евгений Юрьевич - лично (паспорт), а также его представитель - Евтушенко Н.А. (по доверенности от 15.10.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Зубкевич Евгений Юрьевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Бессонову Константину Евгеньевичу и Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании незаконным решения Роспатента от 25.02.2016, которым отказано в удовлетворении его возражения от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2016 требования Зубкевича Е.Ю. оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Зубкевич Е.Ю., ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 01.07.2016 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит названный судебный акт отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

В обоснование доводов, изложенных в кассационной жалобе, Зубкевич Е.Ю. указывает: суд первой инстанции, делая вывод о соответствии спорной полезной модели критерию патентоспособности "новизна", не применил подлежащую применению норму статьи 1390 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на спорную полезную модель, в соответствии с которой информационный поиск по критерию патентоспособности "новизна" в отношении полезной модели при выдаче патента не проводился.

По мнению Зубкевича Е.Ю., отклоняя его довод о том, что Роспатент не устанавливал существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту Российской Федерации N 82029 с указанием на то, что данное обстоятельство не имеет какого-либо правового значения при отсутствии объекта для сравнения, суд первой инстанции не учел положения пункта 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Требования ПМ), и пункта 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила ПМ), устанавливающие признаки устройства как технического решения.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что исследование представленного в материалы дела акта соответствия использованного объекта в формуле изобретения вместе с прилагаемыми к нему фотографиями позволяет сделать вывод о том, что в противопоставленных источниках есть объект для сравнения.

Как указывает Зубкевич Е.Ю., данное обстоятельство следует из того, что описанное в вышеуказанном акте и изображенное на прилагаемых к нему фотографиях устройство полностью соответствует признакам технического решения в виде устройства по смыслу пункта 36 Требований ПМ и пункта 3.2.4.3 Правил ПМ.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что Роспатентом при вынесении оспариваемого ненормативного акта не нарушены положения пункта 2 статьи 1351 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ в связи с отсутствием в противопоставленных источниках объекта для сравнения, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, не основан на вышеназванных положениях Требований ПМ и Правил ПМ.

Кроме того, в кассационной жалобе Зубкевич Е.Ю. ссылается на то, что, оценивая каталог 2007 года закрытого акционерного общества "Термофор" (далее - общество "Термофор"), суд первой инстанции не применил положения статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а также статей 2 и 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", системное толкование которых во взаимной связи с содержанием названного каталога указывает на то, что последний является общедоступной информацией рекламного характера.

Зубкевич Е.Ю. полагает, что судом первой инстанции необоснованно указано, что анализ фотографий не позволяет сделать вывод о наименовании и дате выпуска отображенного на них изделия, а также то, где, кем и чье устройство зафиксировано на них, поскольку, как указывает заявитель кассационной жалобы, данные обстоятельства усматриваются из акта соответствия использованного объекта формуле изобретения, из отзыва общества "Термофор" от 10.09.2008 N 267, приложением к которому является названный акт.

По мнению заявителя кассационной жалобы, системная оценка всех противопоставленных документов из гражданского дела N 2-3842/2008 показывает, что общество "Термофор", заключив с Зубкевичем Е.Ю. лицензионный договор на изобретение по патенту Российской Федерации N 2242679, фактически с 2007 года выпускало и осуществляло продажу на рынке изделий, соответствующих не изобретению по патенту Российской Федерации N 2242679, а полностью воспроизводящих существенные признаки спорной полезной модели.

В кассационной жалобе Зубкевич Е.Ю. также выражает несогласие с указанием суда первой инстанции на то, что все представленные заявителем документы, за исключением каталога, имеют более позднюю дату создания, чем дата приоритета полезной модели по патенту Российской Федерации N 82029, отмечая при этом, что, несмотря на составление документов гражданского дела N 2-3842/2008 с более поздними датами, описываемые в них события имели место до даты подачи заявки на спорую полезную модель.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, являются необоснованными выводы суда первой инстанции о содержании решения Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08.

Также заявитель кассационной жалобы указывает на то, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции не дал надлежащей оценки экспертному заключению от 22.12.2009 N 087, представленному Зубкевичем Е.Ю., заключению специалиста от 25.06.2016 (НП "Институт массовых коммуникаций") и заключению общества с ограниченной ответственностью "НПП Стим" от 27.06.2016 N 50.

В отзыве на кассационную жалобу Бессонов К.Е. просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Зубкевич Е.Ю. и его представитель, до перерыва в судебном заседании принявшие участие в нем путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области, кассационную жалобу поддержали по доводам, изложенным в ней.

Представители Бессонова К.Е. и Роспатента против удовлетворения кассационной жалобы возражали.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 12.12.2016 объявлен перерыв до 13.12.2016.

После перерыва рассмотрение кассационной жалобы продолжено в том же составе суда при участии представителя Роспатента.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство" выдан по заявке N 2008134181 с приоритетом от 21.08.2008 на имя общества "Термофор" со следующей формулой полезной модели:

"1. Отопительное устройство, содержащее корпус, образованный верхней плоскостью, боковыми, передней и задней стенками, причем верхняя часть корпуса с передней стенкой выполнена выступающей вперед над дверцей топки; люк дымохода, расположенный в верхней части корпуса; колосниковую решетку, установленную в днище корпуса; поддувало, расположенное под колосниковой решеткой и сообщающееся с внутренней полостью корпуса через ее отверстия; прямые воздуховоды, выполненные в виде труб с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, установленные вдоль задней и выступающей части передней стенок внутри корпуса, причем торцы прямых воздуховодов, расположенных у задней стенки, жестко закреплены в отверстиях донной части и верхней части корпуса, а торцы прямых воздуховодов, расположенных у передней стенки, жестко закреплены в отверстиях верхней плоскости корпуса и дна выступающей верхней части корпуса; вдоль боковых стенок корпуса в шахматном порядке расположены изогнутые воздуховоды с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, при этом торцы их прямой части жестко закреплены в отверстиях днища корпуса, а противоположные торцы изогнутой части жестко закреплены в отверстиях противолежащих верхних частей боковых стенок корпуса, а их перекрещивающиеся верхние части образуют топочную камеру, состоящую двух зон: нижней - топки, снабженной дверцей на передней стенке корпуса, и верхней зоны топочной камеры; патрубки с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры жестко закреплены в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры, кроме того, оно снабжено расположенными на наклонных частях изогнутых воздуховодов сверху и снизу верхними и нижними экранами, образующими газоходные каналы, отличающееся тем, что верхние экраны установлены с зазором относительно друг друга по всей их длине.

2. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что поддувало снабжено зольником, выполненным в виде выдвижного ящика.

3. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что концы патрубков для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры установлены в верхней части топочной камеры на разных уровнях.

4. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что дверца топки по периметру снабжена слоем теплоизолятора.

5. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что колосниковая решетка может быть выполнена сменной.

6. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен на верхней плоскости корпуса.

7. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен в верхней части задней стенки корпуса.

8. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено устройством для сбора конденсата, выполненным в виде трубы с трубчатым ответвлением в средней части, один торец которого предназначен для установки в люке дымохода, а другой - в полости трубы, при этом нижний торец трубы устройства для сбора конденсата снабжен элементом для вывода конденсата из трубы, например, крышкой или отверстием с герметичной крышкой.

9. Отопительное устройство по п. 8, отличающееся тем, что торец трубчатого элемента, находящийся в полости трубы устройства для сбора конденсата, расположен под углом к ее центральной оси.

10. Отопительное устройство по п. 8, отличающееся тем, что верхняя часть устройства для сбора конденсата снабжена заслонкой, установленной с возможностью регулируемого перекрывания выхода устройства для сбора конденсата.".

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного 27.10.2015 за N РД0184066, патентообладателем оспариваемого патента является Бессонов К.Е.

Зубкевич Е.Ю. 24.03.2015 на основании пункта 2 статьи 1398 ГК РФ обратился в Роспатент с возражением, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Решением Роспатента в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2015, отказано, правовая охрана патента Российской Федерации на полезную модель N 82029 оставлена в силе.

Полагая названное решение Роспатента незаконным, Зубкевич Е.Ю. обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Отказывая в признании незаконным решения Роспатента от 25.02.2016, суд первой инстанции исходил из того, что вывод Роспатента о соответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 82029 условию патентоспособности "новизна", содержащийся в оспариваемом решении, является правомерным.

При этом суд первой инстанции указал, что доводы Зубкевича Е.Ю. сводятся к несогласию с выводом Роспатента о том, что им не представлено сведений о конструкции изделия, необходимых для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) предусмотрено, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ).

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Судом первой инстанции установлено, что Зубкевич Е.Ю., обосновывая свое возражение, сослался на то, что все признаки, характеризующие полезную модель по оспариваемому патенту, были раскрыты в уровне техники на дату его приоритета (21.08.2008) путем изготовления и последующей реализации соответствующей продукции на товарном рынке, а также нашли свое отражение в документах, созданных первоначальным патентообладателем оспариваемого патента и приобщенных к материалам судебного дела N 2-3842/2008, а именно: замечание общества "Термофор", отзыв общества "Термофор" от 10.09.2008, пояснение общества "Термофор" от 07.10.2008 N 118, экспертное заключение от 22.12.2009 N 087, фотографии, акт соответствия использованного объекта формуле изобретения, решение Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 по N 2-3842/2008, кассационная жалоба общества "Термофор" от 01.12.2008 на названный судебный акт; а также каталог общества "Термофор" от 2007 года.

В обжалуемом судебном акте по настоящему делу сделан вывод о том, что такие документы, как фотографии, акт соответствия использованного объекта формуле изобретения, каталог общества "Термофор" от 2007 года, решение Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 N 2-3842/2008 не могут быть использованы для оценки соответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В отношении каталога общества "Термофор" от 2007 года суд первой инстанции отметил, что он не является документом, достаточным для подтверждения факта производства и введения в оборот изделий, описания и изображения которых в нем приведены. В возражении Зубкевича Е.Ю. не приведено каких-либо документов, подтверждающих общедоступность этого источника информации (подпункт 1 пункта 19.3 Правил ПМ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает указанный вывод суда первой инстанции правомерным, а довод заявителя кассационной жалобы о том, что каталог общества "Термофор" от 2007 года является общедоступной информацией рекламного характера, - подлежащим отклонению ввиду отсутствия в материалах дела доказательств его фактической общедоступности.

Вместе с тем в отношении доводов Зубкевича Е.Ю. о необходимости учета при оценке охраноспособности оспариваемого патента на полезную модель документов, приобщенных к судебному делу N 2-3842/2008, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Суд первой инстанции, принимая обжалуемое решение, исходил из того, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на Российской Федерации, является - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

На основе анализа этой нормы суд первой инстанции указал, что такие источники должны быть открытыми (общедоступными), в то время как доступ к материалам судебного дела является ограниченным.

Ввиду этого суд первой инстанции сделал вывод о том, что документы, приобщенные к судебному делу N 2-3842/2008, по своей правовой природе не могут быть использованы в качестве открытого (общедоступного) источника информации, в отличие от их правовой оценки, которая может содержаться в решении суда по этому делу.

Суд первой инстанции согласился с доводом Роспатента о том, что данные материалы представляют собой лишь частное мнение составивших их лиц и не могут быть использованы в качестве документального подтверждения обстоятельств, на которые ссылается гражданин в возражении, поступившем 24.03.2015 в Роспатент.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что указанный подход основан на неверном толковании положений подпункта 2 пункта 19.3 Правил ПМ.

Зубкевич Е.Ю. указывал на то, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели правопредшественником нынешнего правообладателя - обществом "Термофор" - производился и вводился в гражданский оборот котел "Профессор Бутаков", в котором были использованы все существенные признаки полезной модели.

При этом введение такого котла в гражданский оборот подтверждалось, по мнению заявителя, материалами гражданского дела N 2-3842/2008, в рамках которого обществом "Термофор" самим указывалось на производство и введение в гражданский оборот котла, характеризующегося определенными признаками, о которых этим обществом сообщалось суду с представлением соответствующих процессуальных документов.

Роспатент и суд первой инстанции соответствующие данные не приняли во внимание, указав, что по смыслу подпункта 2 пункта 19.3 Правил ПМ материалы гражданского дела общедоступными не являются.

Действительно, как указано Роспатентом и судом первой инстанции, материалы гражданского дела N 2-3842/2008 не являются общедоступными.

В силу подпункта 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Вместе с тем Зубкевич Е.Ю., обращаясь в Роспатент с возражением, не указывал на общедоступность материалов гражданского дела N 2-3842/2008, а отмечал, что общедоступными являлись котлы "Профессор Бутаков", которые обществом "Термофор" производились и вводились в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемой полезной модели, о чем самим этим обществом заявлялось при рассмотрении гражданского дела N 2-3842/2008.

Подпункт 2 пункта 19.3 Правил ПМ, в котором указывается, что датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, не исключает, что такие сведения могут подтверждаться косвенными доказательствами.

Роспатент и суд первой инстанции указали, что при представлении доказательств наличия до даты приоритета полезной модели технического решения характеристика общедоступности должна быть присуща именно этим доказательствам.

Вместе с тем когда спорной полезной модели противопоставляется конкретное техническое средство, которое вводилось в гражданский оборот, проверяется общедоступность сведений об этом техническом средстве, которая может устанавливаться на основе различных доказательств.

В конкретном случае податель возражения ссылался на то, что в рамках гражданского дела N 2-3842/2008 предшествующим правообладателем оспариваемого патента на полезную модель - обществом "Термофор" указывалось, какое изделие им реально вводилось в гражданский оборот и какие признаки в данном изделии были выражены.

Факт существования этих документов лицами, участвующими в деле, не оспаривался.

С учетом изложенного при проверке Роспатентом доводов возражения, поданного Зубкевичем Е.Ю., представленные им документы исходя из положений пунктов 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ подлежали оценке на предмет того, какое именно техническое решение было выражено в котлах, которые производились обществом "Термофор" и вводились им в гражданский оборот, подтверждается ли этими документами дата, с которой (или на которую) сведения об этих котлах были доступны любым лицам.

Суд первой инстанции указал, что все представленные заявителем документы, за исключением каталога, имеют более позднюю дату создания, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту Российской Федерации N 82029.

Вместе с тем соответствующие документы не сами по себе противопоставляются полезной модели по оспариваемому патенту. С учетом этого имеет значение не дата создания этих документов, а дата, с которой могли стать общедоступными сведения о котлах общества "Термофор".

При принятии оспариваемого ненормативного правового акта Роспатентом не оценивались документы гражданского дела N 2-3842/2008 с точки зрения даты раскрытия информации о техническом решении и с точки зрения признаков, воплощенных в этом техническом решении.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом допущено неверное применение пунктов 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ, что не позволило названному органу всесторонне и объективно рассмотреть заявленное Зубкевичем Е.Ю. возражение и принять законное обоснованное решение.

Суд первой инстанции указанные недостатки оспариваемого решения Роспатента не выявил.

Учитывая изложенное, обжалуемый судебный акт суда первой инстанции подлежит отмене как основанный на неправильном применении норм материального права исходя из положений части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что допущенное Роспатентом нарушение не может быть устранено путем направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не вправе и восполнять те недостатки, которые допущены Роспатентом при рассмотрении возражения и вынесении оспариваемого решения.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, президиум Суда по интеллектуальным правам признает недействительным решение Роспатента от 25.02.2016, которым отказано в удовлетворении возражения от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029, как не соответствующее пунктам 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ, и, учитывая разъяснения, изложенные в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", полагает возражение Зубкевича Е.Ю. от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029 подлежащим направлению в Роспатент для рассмотрения по существу с учетом настоящего судебного акта.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные Зубкевичем Е.Ю. по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы, подлежат взысканию в пользу Зубкевича Е.Ю. с Роспатента.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче кассационной жалобы на решение арбитражного суда государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Следовательно, с учетом положений подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ, пункта 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" размер государственной пошлины за подачу кассационной жалобы по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для физических лиц составляет 150 рублей.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку фактически Зубкевичем Е.Ю. государственная пошлина за подачу кассационной жалобы по платежному поручению от 11.08.2016 уплачена в размере 3000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2850 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2016 по делу N СИП-245/2016 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2016, которым отказано в удовлетворении возражения от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029, как не соответствующее пунктам 1 и 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение Зубкевича Евгения Юрьевича от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029.

Возвратить Зубкевичу Евгения Юрьевича из федерального бюджета 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от 11.08.2016 за подачу кассационной жалобы.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу Зубкевича Евгения Юрьевича 450 (Четыреста пятьдесят) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев