Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. по делу N СИП-669/2016 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал его использование им в течение последних 3 лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. по делу N СИП-669/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 16 января 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2017 г. N С01-265/2017 по делу N СИП-669/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Симоновой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ОРИМИ" (пос. им. Свердлова, 1 мкр., уч. 15/4, Всеволожский район, Ленинградской области, 188682, ОГРН 1024700564217) к обществу с ограниченной ответственностью "ДИ СИ ЭЙЧ КАПИТАЛ" (просп. Красного знамени, 30 А, г. Владивосток, 690106, ОГРН 1132540006928) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "GOLDBERY" по свидетельству Российской Федерации N 359030 в отношении ряда товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Туктарова М.И. (доверенность от 09.07.2016 N 34), Шалихов Д.А. (доверенность от 23.11.2016);

от ответчика - Андрианова Г.Н. (доверенность от 09.01.2017);

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ОРИМИ" (далее - общество "ОРИМИ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДИ СИ ЭЙЧ КАПИТАЛ" (далее - общество "ДИ СИ ЭЙЧ КАПИТАЛ") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "GOLDBERY" по свидетельству Российской Федерации N 359030 в отношении товаров "кофе, чай, заменители кофе" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), в связи с неиспользованием.

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До рассмотрения спора по существу от Роспатента поступил отзыв, в котором он сообщил, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, в связи с чем, ссылаясь на часть 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит о рассмотрении дела без участия своего представителя.

В порядке, предусмотренном статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представители общества "ОРИМИ" поддержали требование своего доверителя, ссылаясь на ранее изложенные в исковом заявлении доводы.

В свою очередь, представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований с указанием на использования данного обозначения его доверителем в хозяйствующей деятельности для маркировки ранее поименованных товаров, равно как и по мотивам нелегитимной заинтересованности истца в досрочном прекращении спорного товарного знака.

Как следует из материалов дела и сторонами не оспаривается, на дату судебного заседания (11.01.2017) словесный элемент "GOLDBERRY" по заявке N 2007720523 с датой приоритета от 06.07.2007 зарегистрирован Роспатентом 04.09.2008 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 359030 на имя общества "ДИ СИ ЭЙЧ КАПИТАЛ" и действует на день рассмотрения дела, в том числе, в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед.

Общество "ОРИМИ" свою заинтересованность в настоящем иске мотивирует тем, что оно с 1999 года является производителем чайно-кофейной продукции на территории Российской Федерации, выпускающее такие ассортиментные линейки, как чай: "Greenfield"; "TESS"; "Принцесса НУРИ"; "Принцесса ЯВА"; "Принцесса ГИТА"; "Принцесса КАНДИ", так и кофе: "JARDIN", "ЖОКЕЙ", принявшим в конце 2015 года решение о запуске новой линии чая под названием "TESS GOLDBERRY" и о регистрации соответствующего товарного знака.

В частности, обществом "ОРИМИ" заявлено на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "TESS GOLDBERRY" для следующих товаров 30-го класса МКТУ: чай, в том числе растворимый чай, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными, цветочными и ягодными добавками не для медицинских целей (не относящийся к 05 классу МКТУ, напитки чайные, чай со льдом, по которому Роспатентом вынесены решения об отказе в регистрации товарного знака, в том числе по основанию наличия зарегистрированного товарного знака ответчика.

Кроме того, общество "ОРИМИ" указывает на наличие исключительных прав на 180 товарных знаков.

Таким образом, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров: "кофе, чай, заменители кофе" и его неиспользование правообладателем в отношении данных товаров в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, общество "ОРИМИ" обратилось с настоящим исковым заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

В качестве правового обоснования легитимной заинтересованности истцом представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заявка на регистрацию товарного знака N 2015723327; уведомление о поступлении заявки N 2015723327; устав; свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр общества с ограниченной ответственностью "Невские пороги" от 18.06.1999 N Р-7248.15; свидетельство серии 47 N 001099332 о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "Невские пороги"; свидетельство серии 47 N 0071840 о постановке на учет общества с ограниченной ответственностью "Невские пороги" в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; протокол о назначении директора от 28.03.2016 N 1/16; свидетельство о государственной регистрации права от 02.03.2004 серии 47-AA N 356805; свидетельство о государственной регистрации права от 02.03.2004 серии 47-АА N 356806; свидетельство о государственной регистрации права от 02.03.2004 серии 47-АА N 356807; ведомость расчета амортизации основных средств; свидетельство Российской Федерации N 321071 на товарный знак и приложений к нему; рекламные материалы общества "ОРИМИ"; договор поставки от 21.08.2010 N 484/10, договор поставки от 23.09.2014 N П636, контракт от 04.07.2013 N 144-043, договор от 16.04.2015 N 643-061, контракт от 20.06.2013 N 504-010, контракт от 10.10.2015 N 504-014, контракт от 10.02.2014 N 360-050 и документы, подтверждающих их возмездность; технического задания на разработку дизайна от 01.02.2015; акт приемки служебного произведения от 10.08.2015; договор от 15.04.2010 N 39 на печать полиграфической продукции и спецификации от 14.12.15; дизайн (макета) упаковки "TESS GOLDBERRY".

Судом обращено внимание на то обстоятельство, что указанные документы в установленном законом порядке ответчиком не оспорены, равно как и вывод Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения по заявке N 2015723327 и спорного товарного знака, а также об однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

В то же время, ответчик, оспаривая законный интерес истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знак, ссылается на недобросовестность его действий, так как истинной целью, по мнению ответчика, является защита от иска о взыскании компенсации с истца в пользу ответчика за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак.

Между тем, судебная коллегия отмечает, что в ситуации, когда правообладателем по его лицензии или под его контролем товарный знак на территории Российской Федерации не используется, однако препятствует вводу в гражданский оборот маркированного таким знаком товара, такое лицо, может быть признано лицом, заинтересованным в устранении препятствий для осуществления своей деятельности, в том числе путем прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака.

Одновременно судебная коллегия обращает внимание на то, что участие общества "ОРИМИ" в обороте товаров "кофе, чай", относящихся к 30-му классу МКТУ, маркированных в том числе спорным обозначением, на территории Российской Федерации не оспаривается ответчиком.

В свою очередь судом установлено, что дизайн упаковки, разработанный сотрудником общества "ОРИМИ" в рамках служебного задания, передан работодателю по акту приема-передачи в качестве служебного произведения с приложением макета упаковки, сходен до степени смешения с комбинированным изображением по заявке N 2015723327.

Упомянутые документы подтверждают введение истцом в гражданский оборот товара "чай, кофе". Вследствие этого, истец вправе претендовать на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака ответчика в отношении указанного товара и иных однородных ему товаров, таких как "заменители кофе".

Доводы ответчика об отсутствии необходимости у истца использовать именно название "GOOLDBERRY" и возможности избрать совершенно другой словесный элемент для комбинации со словесным элементом "TESS" отклоняется судебной коллегией, поскольку представляют субъективное мнение, заинтересованного в исходе спора лица, и основаны на неверном толковании норм материального права, а также ущемляют права истца, как по организации хозяйственной деятельности, в том числе связанной с экономической рациональностью, так и в способе реализации права на судебную защиту.

В частности, как ранее указывалось, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Указанное выше, вопреки мнению ответчика, в достаточной степени подтверждает заинтересованность истца в досрочном прекращении спорного товарного знака ответчика для товаров "кофе, чай, заменители кофе".

Принимая во внимание изложенное, суд не может согласиться с доводом ответчика об отсутствии у истца законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанного товаров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Также судебная коллегия отклоняет довод компании о злоупотреблении обществом правом при подаче настоящего иска, поскольку вопреки статье 10 ГК РФ в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что общество заведомо недобросовестно осуществляло свои права с единственной целью причинить вред другому лицу.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (26.10.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 26.10.2013 по 25.10.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательства надлежащего использования спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ не представил.

В то же время, в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Между тем ответчик на наличие обстоятельств, объективно препятствующих использованию товарного знака, не ссылался, соответствующие доказательства не представлял, в связи с чем суд, исходя из содержания вышеприведенной нормы, не может самостоятельно устанавливать эти обстоятельства.

Сами по себе доводы ответчика без соответствующих доказательств об использовании спорного обозначения до 2013 года и на наличие намерений использовать его в отношении товаров 30-го класса МКТУ не могут являться достаточным основанием для отказа в удовлетворения иска.

Одновременно судебная коллегия отмечает, что правообладателю спорного товарного знака, равно как и истцу разъяснялось о необходимости раскрытия доказательств по настоящему спора, оценка которых возможна именно судом первой инстанции, то есть правообладатель, как и общество, воспользовался процессуальными правами и обязанностями, установленными Арбитражным процессуального кодексам Российской Федерации, в том объеме, в котором счел нужным.

В свою очередь непроявление добросовестности и осмотрительности со стороны лиц, участвующих в деле не может свидетельствовать о нарушении их прав судом первой инстанции, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск наступления последствий за совершение или не совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, отсутствие в материалах дела документов свидетельствующих о возмездности контракта от 05.08.2016 N GI/XJ-08 не позволяют суду сделать вывод об использовании спорного обозначения, несмотря на наличия упоминании "Goldberry" в данном документе.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленное исковое требование общества "ОРИМИ" подлежащим удовлетворению досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 359030 в отношении товаров 30-го класса МКТУ, "кофе, чай, заменители кофе".

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные при предъявлении настоящего иска, подлежат возложению на общества "ДИ СИ ЭЙЧ КАПИТАЛ".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "ОРИМИ" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 359030 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ "кофе, чай, заменители кофе".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДИ СИ ЭЙЧ КАПИТАЛ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОРИМИ" 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова