Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. N С01-1192/2016 по делу N А40-23445/2016 Состоявшиеся судебные акты об отказе во взыскании платежей и штрафа по лицензионному договору оставлены без изменения, поскольку ответчик осуществлял реализацию продукции с иным внешним видом, нежели согласованным сторонами, за что не установлена договорная ответственность в виде штрафа

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. N С01-1192/2016 по делу N А40-23445/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2017 года

Полный текст постановления изготовлен 24 января 2017 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной H.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального казенного предприятия "Союзплодимпорт" (Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139, ОГРН 1027700240150) на решение Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2016 по делу N А40-23445/2016 (судья Шудашова Я.Е.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2016 по тому же делу (судьи Валиев В.Р., Левченко Н.И., Лаврецкая Н.В.)

по иску федерального казенного предприятия "Союзплодимпорт"

к обществу с ограниченной ответственностью "Полар Бриз" (ул. Верхние поля, д. 51 А, стр. 2, Москва, 109429, ОГРН 1047796606879)

о взыскании платежей и штрафа по лицензионному договору от 19.12.2013 N 9-л.

В судебном заседании приняли участие представители:

от федерального казенного предприятия "Союзплодимпорт" - Локтев А.Г. (по доверенности от 09.01.2017 N 09Д/1); Голубцов А.Н. (по доверенности от 09.01.2017 N 09Д/2);

от общества с ограниченной ответственностью "Полар Бриз" - Арабей Е.А., Воронков А.В. (по доверенности от 18.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

федеральное казенное предприятие "Союзплодимпорт" (далее - предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Полар Бриз" (далее - общество) о взыскании денежных средств по лицензионному договору от 19.12.2013 N 9-л, которые включают в себе 800 000 рублей - штраф в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 этого договора и 52 рублей 80 копеек - сумма лицензионного вознаграждения по данному договору.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2016 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2016 оставлено без изменений.

Предприятие, не согласившись с названными судебными актами, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприятие, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Предприятие отмечает, что судами не дана надлежащая оценка вопросу сходства товарного знака, исключительные права на который принадлежат предприятию и обозначения, использованного обществом в своей экономической деятельности.

В частности предприятие указывает, что судом первой инстанции при разрешения вопроса о сходстве спорного товарного знака и обозначения, использованного обществом, не принята во вниманием справка Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.04.2016 N 41-2022-12, в которой уполномоченный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности указал на сходство до степени смешения этих обозначений.

Также предприятие несогласно с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л и лицензионного вознаграждения, поскольку, по мнению предприятия, судами первой и апелляционной инстанций не было учтено то обстоятельство, что обществом использовался товарный знак предприятия с отдельными его изменениями, но в отношении однородных товаров.

Общество в отзыве не согласилось с требованиями, изложенными в кассационной жалобе, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представители предприятия поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители общества указанные доводы оспорили, основываясь на положениях отзыва на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, между предприятием и обществом 19.12.2013 заключен лицензионный договор N 9-л, согласно которому предприятие предоставило обществу неисключительную лицензию на право использования товарного знака "СНАТКА" по свидетельству Российской Федерации N 76922 при производстве и введении в гражданский оборот товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Данный договор зарегистрирован в Роспатенте 03.02.2014 N РД 0141085.

Соглашением между предприятием и обществом данный договор досрочно расторгнут с 01.09.2015, о чем Роспатентом внесена соответствующая запись от 30.09.2015 N РД 0182391.

Согласно условиям лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л общество приняло на себя обязательство обеспечить производство продукции в соответствии с требованиями к качеству и внешнему виду, оформлению продукции, установленными данным договором (подпункт 3.3.2.1), не вносить изменений или дополнений в товарный знак, исключительные права на который принадлежат предприятию (подпункт 3.3.2.2), а также использовать в производстве продукции комплектующие материалы, макеты/образцы которых письменно согласованы с предприятием (подпункт 3.3.2.3).

В целях надлежащего исполнения вышеуказанных условий, между предприятием и обществом 24.12.2013 утверждены Листы согласования тары (стеклянной банки с крышкой) и этикетки продукции, выпускаемой под спорным товарным знаком.

Предприятию стало известно о том, что общество осуществляет производство и реализацию продукции под обозначением "KAMCHATKA", которое является видоизмененным спорным товарным знаком. При этом ответами общества от 28.04.2015 N 259, от 09.12.2015 N 53 на претензионные письма предприятия от 31.03.2015 N 01-09/221, от 27.11.2015 N 01-09/808 подтверждается факт использования обществом обозначения "KAMCHATKA" для маркировки производимой продукции, а также отсутствие поставок продукции лицам, которым в соответствии с условиями спорного договора надлежало поставлять продукцию, маркированную товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 76922 (подпункты 3.3.1.3 и 3.3.2.5).

Согласно пункту 5.4 за нарушение условий указанных пунктов лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 100% стоимости отгруженной продукции, но не менее 200 000 рублей.

Предприятием выявлено четыре факта реализации продукции. В частности спорная продукция приобретена 26.03.2015 (дата производства 01.10.2014 и 05.10.2014), 13.04.2015 (дата производства 01.11.2014) и 18.11.2015 (дата производства 12.08.2015), что подтверждается кассовыми чеками.

Таким образом, предприятие, ссылаясь на нарушение обществом условий лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л, с учетом периода, в течение которого происходило нарушение, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании штрафа в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 этого договора, и лицензионного вознаграждения по данному договору.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, исходили из следующего.

Пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно пункту 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Как следует из статьи 307 ГК РФ, в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

По правилам статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом первой инстанции установлено, что обозначение "KAMCHATKA", использованное обществом для маркировки производимой им продукции, и товарный знак "СНАТКА" по свидетельству Российской Федерации N 76922 не являются сходными до степени смешения, а следовательно, не могут ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Суд первой инстанции также указал на то обстоятельство, что до заключения лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л общество вводило в гражданский оборот продукцию под спорным обозначением "KAMCHATKA", что подтверждается имеющимися в материалах дела: договором на разработку этикетки от 19.12.2012 N 1643 и образцом этой этикетки.

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу, что, несмотря на заключенный между обществом и предприятием лицензионный договор от 19.12.2013 N 9-л и производство обществом продукции, маркированной спорным товарным знаком, производство обществом продукции с обозначением "KAMCHATKA" не имеет отношения к условиям данного лицензионного соглашения.

В связи с этим отсутствуют основания для применения меры ответственности в виде штрафа, установленной пунктом 5.4 лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л.

Также, суд первой инстанции указал, что на момент подписания соглашения о расторжении лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л и составления акта сверки взаимных расчетов предприятию было известно об использовании обществом обозначения "KAMCHATKA". При этом данный акт не содержит претензий предприятия к обществу в части использованиям последним спорного товарного знака, и данное обстоятельство подтверждает факт того, что у сторон лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л отсутствовали взаимные претензии друг к другу.

Суд первой инстанции указал, что продукция (товары 29-го класса МКТУ), маркированная спорным товарным знаком, реализовывалась именно тому лицу, которое было указано предприятием в соответствии с подпунктом 3.3.1.3 лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л, а именно обществу с ограниченной ответственностью "ИРЛЕН". Данное обстоятельство подтверждается отчетами и иной сопроводительной документацией в соответствии с указанным договором.

Учитывая совокупность обстоятельств, установленную судом первой инстанции, суд пришел к выводу о том, что общество добросовестно исполнило свои обязанности по лицензионному договору от 19.12.2013 N 9-л, а использование обществом в своей предпринимательской деятельности обозначения "KAMCHATKA" является законным и не нарушает исключительных прав предприятия на принадлежащий ему товарный знак, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных исковых требований.

Суд апелляционной инстанции установил, что обществом действительно допущены нарушения пунктов 3.3.2.1 и 3.3.2.2 лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л, поскольку обществом осуществлялась поставка товаров, маркированных словесным обозначением "KAMCHATKA PREMIUM" с иной упаковкой и этикеткой, чем установлено сторонами этого договора в листе согласования к нему.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что названное обстоятельство не может служить основанием для отмены решения суда первой инстанции, поскольку договорная неустойка в виде штрафа, предусмотренная пунктом 5.4 лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л, установлена за каждое нарушение подпунктов 3.3.2.5, а не подпунктов 3.3.2.1 и 3.3.2.2.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и не находит оснований для переоценки выводов, сделанных судами.

Суды первой и апелляционной инстанции, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все доказательства, представленные в материалы дела, пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Суд кассационной инстанции отмечет, что доводы, приведенные в кассационной жалобе предприятия, повторяют доводы, изложенные в апелляционной жалобе, были исследованы судом апелляционной инстанции и получили надлежащую правовую оценку.

Суд апелляционной инстанции, обосновано сославшись на положения подпункта 3.3.2.5 лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л, указал, что штрафная ответственность, предусмотренная пунктом 5.4 этого же договора, подлежала бы взысканию в случае, если бы обществом реализовывалась продукция, выпущенная в той же таре и с той же этикеткой, которые установлены сторонами данного договора в листе согласования, неустановленному предприятием лицу.

При этом общество осуществляло реализацию продукции с иным внешним видом, нежели согласованным сторонами, за что не установлена договорная ответственность в виде штрафа в пункте 5.4 лицензионного договора от 19.12.2013 N 9-л.

Указанное обстоятельство (выпуск продукции, не предусмотренной соглашением между предприятием и обществом) также является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании лицензионного вознаграждения по спорному лицензионному договору.

Кроме того, суд апелляционной инстанции сделал правомерный вывод о том, что в настоящем судебном споре имеет место не соответствие предмета иска его основаниям, поскольку позиция предприятия по своей сути сводится к обвинению общества в выпуске контрафактной продукции с нарушением исключительных прав предприятия на принадлежащий ему товарный знак. При этом исковые требования заключаются, во взыскании договорного вознаграждения и применения мер договорной ответственности.

При этом на вопрос суда кассационной инстанции представитель истца пояснил, что в суде первой и апелляционной инстанции у истца не возникало необходимости в уточнении заявленных исковых требований.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2016 по делу N А40-23445/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу федерального казенного предприятия "Союзплодимпорт" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина