Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2017 г. N С01-1078/2016 по делу N А35-8325/2015 Состоявшиеся судебные акты в части удовлетворения требования о взыскании компенсации подлежат отмене, а дело - направлению на новое судебное рассмотрение, поскольку установлено несоответствие выводов, содержащихся в решении суда первой инстанции и апелляционном постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2017 г. N С01-1078/2016 по делу N А35-8325/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Уколова С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Авто Ресурс"

на решение Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 (судья Песнина Н.А.) по делу N А35-8325/2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 (судьи Маховая Е.В., Андреещева Н.Л., Колянчикова Л.А.) по тому же делу

по исковому заявлению публичного акционерного общества "КАМАЗ" (Автозаводский пр-кт, д. 2, г. Набережные Челны, 423827, ОГРН 1021602013971)

к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Авто Ресурс" (2-й Моковский пр-д, д. 9 В, копр. Б 1, Б, оф. 1, г. Курск, 305007, ОГРН 1104632006071),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗцентр" (ул. Студенческая, д. 21 Г, г. Белгород, 308023, ОГРН 1043107001684),

о взыскании компенсации за использование товарных знаков,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, не явился,

от ответчика: Михальчик О.В. (по доверенности от 01.09.2016),

от третьего лица: извещен, не явился, установил:

публичное акционерное общество "КАМАЗ" (далее - ПАО "КАМАЗ", истец) обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Авто Ресурс" (далее - общество "ТД Авто Ресурс", ответчик) о запрете использовать общеизвестные товарные знаки ПАО "КАМАЗ", любым способом, включая изготовление, предложение к изготовлению, продажу продукции (упаковки), рекламу (в том числе в интернет сети), хранение, ввоз на территорию Российской Федерации, а также введение в хозяйственный оборот продукции (упаковки) с нарушением прав истца на общеизвестные товарные знаки в любой иной форме на территории Российской Федерации без разрешения истца и взыскании компенсации за использование товарных знаков в размере 1 500 000 руб. 00 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗцентр" (далее - общество "КАМАЗцентр", третье лицо).

В суде первой инстанции ответчиком было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку имеется вступивший в законную силу судебный акт - определение Арбитражного суда Курской области от 29.09.2014 об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу N А35-9716/2013 между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Определением Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 (с учетом определения об исправлении описки от 16.05.2016) прекращено производство по делу в части требования о запрете использовать общеизвестные товарные знаки ПАО "КАМАЗ" любым способом, включая изготовление, предложение к изготовлению, продажу продукции (упаковки), рекламу (в том числе в интернет сети), хранение, ввоз на территорию Российской Федерации, а также введение в хозяйственный оборот продукции (упаковки) с нарушением прав истца на общеизвестные товарные знаки в любой иной форме на территории Российской Федерации без разрешения истца. В удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу в отношении требования о взыскании компенсации за использование указанных товарных знаков в размере 1 500 000 руб. отказано.

Решением Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 иск удовлетворен частично, с общества "ТД Авто Ресурс" взыскана компенсация в размере 400 000 рублей, в удовлетворении остальной части требований о взыскании компенсации за использование товарных знаков отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 решение Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "ТД Авто Ресурс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права - статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 в части взыскания компенсации и принять новый судебный акт об отказе удовлетворении заявленных требований.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что согласно принятым судебным актам, он лишен возможности обозначать продаваемую им продукцию, приобретенную у официальных дилеров, выпущенную в свободную продажу непосредственно правообладателем ПАО "КАМАЗ".

Общество "ТД Авто Ресурс" указывает на то, что оно не производит автомобили, а реализует оригинальную продукцию истца, приобретенную у официальных дилеров. Слово "КАМАЗ" использовалось им для указания на наименование товаров - автомобили КАМАЗ, которое ввиду общеизвестности фактически стало именем нарицательным для обозначения названия продаваемого автомобиля, такое использование слова "КАМАЗ" не может расцениваться как нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак и не подлежит ограничению по инициативе правообладателя. Помимо оснований для взыскания компенсации заявитель кассационной жалобы также оспаривает ее размер.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "ТД Авто Ресурс" поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, просил о ее удовлетворении.

ПАО "КАМАЗ" и общество "КАМАЗцентр", надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения жалобы, в суд кассационной инстанции не явились, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя общества "ТД Авто Ресурс", проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как было установлено судами, ПАО "КАМАЗ" является правообладателем исключительных прав на товарные знаки KAMAZ, КАМАЗ, (защищены в 35 классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - реклама интерактивная в компьютерной сети) и (свидетельства N 348962, N 348890, N 348957 и N 226725).

Товарные знаки KAMAZ, КАМАЗ, являются общеизвестными товарными знаками (свидетельства N 35, N 36, N 37), а также товарный знак зарегистрированы в 12 классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям).

Указанным товарным знакам предоставлена правовая охрана на территории РФ. Однако правовая охрана товарного знака прекращена (поскольку, согласно пояснениям истца, продукция указанным товарным знаком не маркируется).

Исковые требования мотивированы тем, что на официальном бланке письма от 02.08.2015 N 910 и на оттиске печати, проставленной на этом же письме, а также на официальном Интернет сайте www.gk-avtoresurs.ru ответчик использует графическое изображение бегущего скакуна. Кроме этого, на страницах 21 и 22 протоколов осмотра доказательств Интернет-сайта www.gk-avtoresurs.ru используется обозначение "КАМАЗ". Также, используется комбинированное обозначение "КАМАЗ" в каталоге "Техника на службе у аграриев" с указанием того, что ответчик является официальным представителем ведущих отечественных и зарубежных автомобильных заводов, в частности истца.

В подтверждение этих доводов в материалы дела представлены: письмо от 02.08.2015 N 910, каталог "Техника на службе у аграриев", протоколы осмотра доказательств Интернет-сайта www.gk-avtoresurs.ru от 09.07.2013 от 09.09.2015, от 23.10.2015.

По мнению истца, используемые ответчиком обозначения сходны до степени смешения с общеизвестными товарными знаками: изображение бегущего скакуна сходно с общеизвестным товарным знаком по свидетельству N 35 и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 226725; а также обозначение "КАМАЗ" сходно с общеизвестным товарным знаком по свидетельству N 36 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству N 37

20.07.2015 истец обратился к ответчику с претензией о нарушении исключительного права на использование указанных общеизвестных товарных знаков. В ответ на претензию ответчик указал, что претензии истца не имеют оснований.

Ссылаясь на вышеперечисленные обстоятельства, ПАО "КАМАЗ" обратилось в Арбитражный суд Курской области с вышеуказанными требованиями.

При рассмотрении спора судом первой инстанции было установлено, что ПАО "КАМАЗ" ранее обращалось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к обществу "ТД Авто Ресурс" о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 200 000 руб. (дело N А35-9716/2013). Определением Арбитражного суда Курской области от 29.09.2014 производство по делу N А35-9716/2013 прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Суд первой инстанции указал на то, что исходя из текста мирового соглашения, заключенного сторонами в рамках дела N А35-9716/2013, ответчик фактически признал факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак и товарный знак .

Согласно решению от 16.05.2016, в рамках настоящего спора ПАО "КАМАЗ" обратилось с требованием о взыскании компенсации ввиду повторного нарушения ответчиком исключительных прав истца на указанные товарные знаки.

Факт незаконного использования ответчиком товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 226725, N 37, N 36 суд первой инстанции счел подтвержденным представленными в материалы дела доказательствами.

В то же время, при визуальном сравнении обозначения ответчика - летящего пегаса с общеизвестными товарными знаками суд первой инстанции не усмотрел их сходства до степени смешения.

Руководствуясь статьями 1252, 1515 ГК РФ, а также разъяснениями, содержащимися в пунктах 43.2-43.5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009) суд первой инстанции взыскал с ответчика компенсацию в размере 400 000 рублей, отказав в удовлетворении остальной части требований.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, изложенными в решении от 16.05.2016.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами, изложенными в решении от 16.05.2016 и постановлении от 22.08.2016 в части удовлетворения требования о взыскании компенсации ввиду следующего.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом по смыслу нормы пункта 2 статьи 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09 по делу N А45-15761/2008-8/270).

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 разъясняется, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Однако, ни из решения от 16.05.2016, ни из постановления от 22.08.2016 не следует, что судами было установлено, на какой конкретно товарный знак и каким именно способом ответчик нарушает права истца.

Судами также не исследовался вопрос, в каком контексте и в каких целях ответчик использует обозначение "КАМАЗ", и в нарушение норм части 4 статьи 170, части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дана оценка доводам ответчика со ссылкой на статью 1487 ГК РФ об исчерпании прав.

Абзац 2 страницы 10 решения от 16.05.2016 содержит вывод об отсутствии сходства обозначения ответчика - летящего пегаса с общеизвестными товарными знаками истца. Вместе с тем суд первой инстанции делает вывод о нарушении прав истца и взыскивает компенсацию, не обосновывая ее размер и не указывая, за какие именно нарушения она должна быть выплачена. Суд апелляционной инстанции соглашается с этим выводом суда первой инстанции.

Между тем существенными обстоятельствами, подлежавшими установлению по настоящему делу, в том числе, являлись факт наличия нарушения, характер нарушения, его длительность или эпизодичность, количество нарушений.

Ссылаясь на мировое соглашение, заключенное сторонами в рамках дела N А35-9716/2013, и исходя из признания ответчиком факта нарушения исключительных прав истца при рассмотрении того дела, делая выводы о повторности нарушения, рассматриваемого в рамках дела N А35-8325/2015, суды не установили, совпадали ли обстоятельства по делам N А35-9716/2013 и N А35-8325/2015.

Суды также не установили, с какого момента прекращена правовая охрана "товарного знака" и какого конкретно из серии товарных знаков истца, действовала ли правовая охрана этого "товарного знака" в период (момент) предполагаемого нарушения права, и является ли нарушением исключительного права использование спорного обозначения после прекращения правовой охраны средства индивидуализации.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции от 16.05.2016 и постановления суда апелляционной инстанции от 22.08.2016 в части удовлетворения требования о взыскании компенсации установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу. Также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены как решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть вышеизложенное, исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительных прав истца с учетом всех доводов лиц, участвующих в деле, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Курской области от 16.05.2016 по делу N А35-8325/2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 по тому же делу в части удовлетворения требования о взыскании компенсации отменить.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

С.М. Уколов