Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. N С01-1166/2016 по делу N А40-17456/2016 Суд отменил ранее принятые судебные акты и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение, поскольку суды не исследовали поведение истца как при регистрации товарного знака, так и после нее, не устанавливали и не анализировали направленность действий истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. N С01-1166/2016 по делу N А40-17456/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие "ИНТЕХ" (ул. 50 лет СССР, д. 47, кв. 361, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450071, ОГРН 1110280028792) и общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" (ул. Партриатха Пимена, д. 71, Рабочий поселок Софрино, Московская область, 141270, ОГРН 1155038000765) на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 (судьи Валиев В.Р., Лаврецкая Н.В., Пирожков Д.В.) по делу N А40-17456/2016

по иску общества с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие "ИНТЕХ"

к обществу с ограниченной ответственностью "Эколь" (ул. Усачева, д. 11, стр. 17, пом. N 26 ч, Москва, 119048, ОГРН 1057748381030)

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "СЗМА" (ул. Рабочая, 38, г. Великий Новгород, Новгородская область, 173008, ОГРН 1025300794815).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Макаров Д.Б. (доверенность от 12.07.2016);

от ответчика: Навценя А.Ю. (доверенность от 14.07.2016); Золотых Н.И. (доверенность от 14.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие "ИНТЕХ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эколь" (далее - ответчик) о признании незаконными действий ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещению в сети Интернет, размещению на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, перевозке, хранению продукции с обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком "КуПе" по свидетельству Российской Федерации N 492404; обязании ответчика прекратить использование любым способом обозначений, сходных до степени смешения с обозначением "КуПе" по свидетельству Российской Федерации N 492404, в том числе на страницах сайта "www.ecol-cable.com" в сети Интернет, прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозку или хранение с этой целью кабелей, на которых используется указанный товарный знак, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу "ecol-cable.com/prajs-list.html" в файле "Складские остатки", а именно: КУПЕАнг(A)-FRLS 2 х 2 х 2,5 (0,142 км); КупEКнг(A)-FRHF 2 x 2 x 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 7 x 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 х 2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0 л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе-ИЭВнг(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00529; КУПе-ИЭBнг(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00530; КУПе-ИЭBнг(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00531; КУПе-ИЭBнг(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00532; КУПе-H3BHr(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00533; КУПе-ОЭнг(A)-FRLS 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00538; КУПе-ОЭнг(А)-LS 15 х 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00541; КУПе-ОЭнг(А) 4 х 2 х 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00539; КУПе-Анг(А) 4 х 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 х 2 х 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)-ЬБ 7 х 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00543; обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет все хранящиеся у него кабели, на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения с обозначением "КуПе" по свидетельству Российской Федерации N 492404, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу "ecol-cable.com/prajs-list.html" в файле "Складские остатки", а именно: КупЕАНr(A)-FRLS 2 х 2 х 2,5 (0,142 км); KynEKHr(A)-FRHF 2 х 2 х 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 7 х 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6x2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0 л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе-ИЭBнг(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00529; КУПе-ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00530; КУПе-ИЭВнг(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00531; КУПe-HЭBнг(A)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00532; КУПе-HЭBнг(A)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00533; КУПе-ОЭнг(A)-FRLS 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00538; КУПе-ОЭнг(А)-LS 15 х 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00541; КУПе-ОЭнг(А) 4 х 2 х 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00539; КУПе-Анг(А) 4 х 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 х 2 х 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)-68 7 х 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00543 (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "СЗМА" (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016, исковые требования удовлетворены частично - ответчик обязан прекратить использование обозначения "Кабель КУПе", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 492404, на Интернет-странице "www.ecol.cable.ru". В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец и общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" (далее - общество Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО") обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В своей кассационной жалобе истец, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы истец, возражая против выводов судов об описательном характере обозначения "КуПе" для кабелей, считает ошибочным содержащееся в обжалуемых судебных актах утверждение о том, что обозначения "Кабель КуПе" и "КуПе" являются основной (обязательной) частью маркировочных данных этих кабелей, и полагает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела основанный на указанном утверждении вывод о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

Также истец считает необоснованным вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения принадлежащего ему товарного знака и обозначений, используемых ответчиком. Полагает, что сравнению с его товарным знаком подлежала только та часть используемых ответчиком обозначений, которая содержит обозначение "КУПЕ"; остальные буквенные и цифровые элементы обозначений не являются предметом претензий со стороны истца, поскольку являются вариантами маркировки продукции ответчика.

Кроме того, истец ссылается на то, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных требований, рассмотрев спор об использовании ответчиком спорных обозначений на сайте "www.ecol.cable.ru", в то время как иск, с учетом уточнений, касался использования обозначений на сайте "www.ecol.cable.com". При этом суд, рассмотрев требование истца применительно к другому Интернет-сайту, не привлек к участию в деле физическое лицо, являющееся администратором этого сайта, в связи с чем обжалуемые судебные акты являются принятыми о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, что влечет отмену судебных актов в любом случае.

Также в Суд по интеллектуальным правам в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с кассационной жалобой обратилось лицо, не принимавшее участия в рассмотрении дела - общество Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО", в которой, указывая на то, что обжалуемые судебные акты приняты о его правах и обязанностях, просит данные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение.

До судебного заседания суда кассационной инстанции от общества Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы.

В отзыве на кассационную жалобу истца ответчик просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы своей кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Третье лицо и общество Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалоб в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы истца, рассмотрев ходатайство общества Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" об отказе от кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе истца, пришел к выводу о том, что производство по кассационной жалобе общества Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" следует прекратить, оспариваемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отказ общества Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" от кассационной жалобы подписан уполномоченным представителем, не противоречит закону и не нарушает права иных лиц, в связи с чем подлежит принятию.

В связи с принятием отказа от кассационной жалобы производство по ней подлежит прекращению на основании части 1 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при прекращении производства по кассационной жалобе уплаченная заявителем государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак со словесным обозначением "кабель КуПе" по свидетельству Российской Федерации N 492404, с приоритетом от 27.07.2012, зарегистрированный в отношении товаров 9-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцом было установлено, что ответчик на сайте "www.ecol-cable.com" предлагает к реализации кабельную продукцию с содержащимся на ней обозначением "КУПе", сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком.

Полагая, что использование ответчиком указанного обозначения нарушает исключительное право истца на товарный знак, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично и запрещая ответчику использование обозначения "Кабель КУПе" на Интернет-странице "www.ecol.cable.ru", суд первой инстанции исходил из установленного сходства до степени смешения данного обозначения с товарным знаком истца.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в остальной части, суд первой инстанции исходил из того, что на кабельной продукции ответчика используется не обозначение "КУПе", как указывает истец, а буквенно-цифровая маркировка кабелей - КуПе-Б, КуПе-ИЭ, КуПе-ИЭК, КуПе-ОЭ, КуПе-ОЭК, КуПе-ОЭБ, КуПе-ИЭОЭ, КуПе-А, КуПе-К, КуПе-ИЭБ, КуПе-ИЭОЭК, КуПе-ОЭнг(А)-Ь8, КуПе-ПЗ-ПсИпЭфклКв-НF-ХЛ, КуПе-ПЗ-ПсИпЭфклКв-тснг(А)А1ЮТ-ХЛ, КуПе-ПЗ-ПсИЭфклОЭфклКв- тснг(А)АШПА-ХЛ.

При этом суд первой инстанции указал, что в соответствии с действующими требованиями к маркам кабеля КуПе-ОЭнг(А)-ЬБ 1 x 2 x 1,0 буквенно-цифровое обозначение в марке кабеля означает: К - кабель, У - универсальный (управления и передачи данных), П - с изоляцией из полиэтилена, Е - трехжильный кабель; О - общий, Э - экран, нг(А)-Ь8 - пониженной пожарной опасности (стандартная запись), 1 - количество пучков х 2 - пара х 1,0 - сечение проводника.

На этом основании суд первой инстанции пришел к выводу о том, что охраняемый словесный элемент "КуПе" товарного знака истца представляет собой "буквенные обозначения марки кабеля установочного с материалом изоляции и обмотки из полимерной композиции, не содержащей галогенов трехжильный".

Осуществив с учетом указанных подходов к оценке словесного элемента "КуПе" товарного знака истца сравнительный анализ этого товарного знака с вышеуказанными обозначениями, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Суд первой инстанции также посчитал, что предъявление требований в части обязания ответчика прекратить использование обозначений, а также изъятия из оборота и уничтожения за свой счет продукции является злоупотреблением истцом своими правами, поскольку обозначения "КуПе" (или "КУПЕ") являются основной (обязательной) частью маркировочных данных, характеризующих изделие, которые без каких либо ограничений могут быть использованы всеми заинтересованными лицами для маркировки технических характеристик кабеля.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд кассационной инстанции полагает, что данные выводы судов сделаны с нарушением норм материального права.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание, и не могут быть положены в основу решения.

Исходя из указанных правовых норм и разъяснений высших судебных инстанций, изложенная в судебных актах позиция об описательном характере товарного знака истца не имела правового значения при рассмотрении настоящего дела и не могла быть положена в основу выводов по существу спора.

Также судом кассационной инстанции принимается позиция истца о необоснованности выводов судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Таким образом, обобщающим квалифицирующим признаком злоупотребления правом, установленным законом, является наличие заведомой недобросовестности лица, осуществляющего принадлежащее ему субъективное гражданское право.

В обжалуемых судебных актах вывод судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом мотивирован тем, что обозначение "КУПе" носит описательный характер, поскольку является основной (обязательной) частью маркировки кабелей.

Между тем в судебных актах не содержится обоснования того, в силу каких фактических обстоятельств действия истца обусловлены исключительно намерением причинить вред другому лицу, совершены в обход закона с противоправной целью, либо характеризуются иным заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав. Суды не исследовали поведение истца как при регистрации товарного знака, так и после такой регистрации, не устанавливали и не анализировали направленность действий истца.

В связи с этим выводы судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом сделаны без установления необходимых фактических обстоятельств спора, и не соответствуют положениям статьи 10 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время суд кассационной инстанции отклоняет довод истца о том, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных требований, рассмотрев спор об использовании ответчиком спорных обозначений на сайте "www.ecol.cable.ru", в то время как иск, с учетом уточнений, касался использования обозначений на сайте "www.ecol.cable.com". Данный довод получил надлежащую проверку в суде апелляционной инстанции, который, с учетом описательной части обжалуемого решения, установил, что дело рассмотрено судом первой инстанции по окончательно сформулированным истцом требованиям, содержавшим указание на сайт "www.ecol.cable.com", в связи с чем допущенная судом первой инстанции ошибка в названии сайта является опечаткой. Мотивируя данный вывод, суд апелляционной инстанции сослался также на процессуальную позицию истца, не заявившего о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, и ответчика, указавшего в отзыве на возможность применения по настоящему делу статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительного права истца на товарный знак с учетом всех доводов лиц, участвующих в деле, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150, статьями 282, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

производство по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "КСТ ЭНЕРГО" (ОГРН 1155038000765) из федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины, уплаченной по чеку-ордеру от 28.12.2006.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 по делу N А40-17456/2016 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в следующем порядке: в части прекращения производства по кассационной жалобе - в течение месяца с момента его принятия в Суд по интеллектуальным правам, в остальной части - в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин