Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. N С01-1203/2016 по делу N А40-25652/2016 Суд удовлетворил иск о защите исключительного права на товарный знак, поскольку пришел к выводу о том, что действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака истца подлежит квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, так как создают препятствия компании в размещении информации о ней и ее товарах с использованием данных товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, в том числе в доменном имени

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. N С01-1203/2016 по делу N А40-25652/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании "Холмрук Лимитед"/Holmrook Limited (P.O. Box 3149, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Island) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 (судьи Левченко Н.И., Валиева В.Р., Лаврецкой Н.В.) по делу А40-25652/2016, возбужденному по исковому заявлению компании "Дорнэко Холдингс Лтд"/Dorneco Holdings Ltd (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Island) к компании "Холмрук Лимитед"/"Holmrook Limited", с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" (ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099), о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 553276.

В судебном заседании приняли участие представители:

Истца - компании "Дорнэко Холдингc Лтд": Осипова К.И. по доверенности от 29.10.2015;

Ответчика - компании "Холмрук Лимитед": Пашин В.М. (по доверенности от 06.02.2017 N 7с).

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Дорнэко Холдингс Лтд" (Dorneco Holdings Ltd, далее - истец, компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к компании "Холмрук Лимитед" (Holmrook Limited, далее - ответчик) о запрете использования доменного имени http://payme.ru/, нарушающее исключительное право истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 553276 и аннулировании регистрации ответчика доменного имени http://payme.ru/.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле был привлечен регистратор доменных имен - акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (далее - третье лицо).

Протокольным определением Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2016, в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приняты уточнения предмета иска, согласно которому компания просила запретить ответчику использовать доменное имя http://payme.ru/, нарушающее исключительное право истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 553276.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 решение суда первой инстанции от 28.06.2016 отменено, заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

В качестве обоснования кассационной жалобы ответчик указывает, что суд апелляционной инстанции пришел к неверному выводу об отсутствии у него законных прав и интересов в отношении доменного имени "payme.ru", в связи с отсутствием исключительных прав на одноименные товарные знаки.

По мнению ответчика, ссылки суда на предшествующие судебные дела, где он был признан нарушителем исключительных прав на иные товарные знаки, являются необоснованными, поскольку не имеют отношения к настоящему делу, и не подтверждают нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак истца.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает неверным вывод суда апелляционной инстанции о недобросовестности действий ответчика в частности злоупотреблении правом при использовании доменного имени.

Истец в представленном отзыве против доводов кассационной жалобы возражал, указывая на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак путем администрирования спорного доменного имени.

Кроме того, истец указывает, что действия ответчика являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку судом установлено недобросовестное использование доменного имени, отсутствие прав в отношении спорного обозначения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, считал постановление суда апелляционной инстанции подлежащим отмене как незаконное и необоснованное.

Представитель истца против доводов кассационной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, считал, что оснований для отмены судебного акта не имеется.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своего представителя в суд кассационной инстанции не обеспечило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие. Отзыв на кассационную жалобу третьим лицом не представлен.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, компании принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак "Pay-Me" по свидетельству Российской Федерации N 553276 с датой приоритета 10.12.2013.

Товарный знак зарегистрирован и используется в отношении товаров и услуг по 09, 36, 38, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе в отношении программного обеспечения для компьютеров, оборудования для обработки информации, банковского обслуживания, перевода денежных средств в системе электронных расчетов, обеспечения доступа к базам данных, передачи цифровых файлов, услуг по маршрутизации и телекоммуникационным соединениям.

Истец обнаружил в сети Интернет сайт http://payme.ru/, в доменном имени которого используется обозначение "payme", сходное до степени смешения с его товарным знаком. Согласно справке АО "РСИЦ" администратором домена второго уровня "payme.ru" с 29.01.2008 по настоящее время является ответчик.

Полагая, что использование словесного обозначения "payme" в доменном имени ответчика нарушает ее исключительные права как владельца товарного знака, компания обратилась в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, руководствуясь статьями 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что право ответчика на доменное имя возникло раньше, чем истец приобрел исключительные права на спорный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из того, что приоритет регистрации доменного имени относительно даты регистрации товарного знака не основаны на законе.

Кроме того, арбитражный апелляционный суд указал, что судом первой инстанции не учтено отсутствие у ответчика законных прав и интересов на использование товарного знака истца, а также создание препятствий для реализации истцом всех установленных законом прав и интересов в отношении своего товарного знака.

Не согласившись с выводами суда апелляционной инстанций ответчик обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции считает, что постановление суда апелляционной инстанции подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения по следующим основаниям.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ответчиком в доменном имени "payme.ru" использовано словесное обозначение "payme", тождественное товарному знаку, принадлежащему компании, по свидетельству Российской Федерации N 553276 с датой приоритета 10.12.2013.

Таким образом, компания является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени "payme.ru".

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу, о наличии сходства между товарным знаком истца и наименованием домена ответчика. При этом сходство словесных обозначений, входящих в противопоставленные доменное имя и товарные знаки, сторонами по делу не оспаривается.

Также судом установлено, что у ответчика отсутствуют интересы в отношении данного доменного имени, поскольку в результате обращения к доменному имени "payme.ru" на представленной при переходе по ссылке Интернет-странице какая-либо информация отсутствует, страница не отображается "Не удается отобразить эту страницу". Данное обстоятельство подтверждено протоколом осмотра содержимого интернет-сайтов от 11.11.2015, представленного в материалы дела.

Таким образом, из материалов дела следует и подтверждено судом, что сайт с доменным именем "payme.ru" фактически не использовался.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что при таком использовании ответчиком домена не могут быть реализованы его основные функции, поскольку посредством обращения к нему невозможно индивидуализировать какой-либо информационный ресурс, а также его владельца.

Таким образом, исходя из анализа и оценки представленных в материалы дела доказательств, суд апелляционной инстанции пришел к верному выводу о том, что у ответчика не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени "payme.ru", поскольку не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Таким образом, установив данные обстоятельства, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что действие ответчика по использованию в доменном имени "payme.ru" товарного знака истца, подлежит квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, поскольку создают препятствия компании в размещении информации о ней и ее товарах с использованием данных товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Учитывая изложенное, судебная коллегия кассационной инстанции приходит к выводу, что требование истца о запрете ответчику использовать товарный знак со словесным обозначением "Pay-Me" по свидетельству Российской Федерации N 553276 в доменном имени payme.ru в сети Интернет судом апелляционной инстанции удовлетворено правомерно.

Вывод суда первой инстанции о приоритете даты регистрации доменного имени относительно даты регистрации товарного знака правомерно не принят судом апелляционной инстанции и признан не основанным на законе, поскольку гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации.

Также судебная коллегия полагает, что довод ответчика об отсутствии нарушений исключительного права истца, поскольку спорный товарный знак не используется в доменном имени для индивидуализации (продвижения) товаров или услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак, подлежит отклонению ввиду следующего.

Размещение в доменном имени обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя является использованием такого знака. Использование товарного знака без согласия правообладателя, в результате которого возникнет вероятность смешения, является незаконным.

Кроме того, администрирование спорного доменного имени ответчиком, как установлено судом апелляционной инстанции, содержит признаки злоупотребления правом, в связи с чем у истца отсутствует возможность в полной мере реализовывать свое исключительное право на товарный знак.

При этом суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что право администрирования спорного домена ответчиком, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

Довод ответчика о том, что суд апелляционной инстанции не установил все критерии необходимые для оценки действий ответчика на предмет наличия или отсутствия в них акта недобросовестной конкуренции, подлежит отклонению, поскольку опровергается материалами дела.

Судом установлено отсутствие у ответчика законных прав и интересов на использование спорного обозначения, а также создание своими действиями угрозы и препятствий реализации истцом всех установленных законом прав и интересов в отношении своего товарного знака.

Обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств.

Приведенные в кассационной жалобе доводы истца отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку направлены на переоценку установленных судами обстоятельств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Исходя из этого, постановление суда апелляционной инстанции является законными и отмене не подлежит.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, относится на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу N А40-25652/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу "Холмрук Лимитед"/"Holmrook Limited" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина