Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2017 г. по делу N СИП-728/2016 Суд отказал в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком представлены доказательства, подтверждающие использование им спорного товарного знака в течение последних трёх лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2017 г. по делу N СИП-728/2016

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2017 г. N С01-319/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи И.В. Лапшиной,

судей Д.А. Булгакова, Н.Л. Рассомагиной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Токаревым Э.А., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Ресурс" (ул. Фрунзе, д. 39, г. Брянск, Брянская об., 241019, ОГРН 1113256018116) к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ВИННИКОФФ" (д. Лешково, д. 212, Литера Б3, этаж 3, пом. 1, Истринский р-н, Московская обл., 143581, ОГРН 5067746441120) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555 для товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "пиво".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Ресурс" - Соболева Э.А. по доверенности от 15.02.2016;

общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ВИННИКОФФ" - Никулин Е.В. по доверенности от 20.04.2015; Робинов А.А. по доверенности от 16.01.2017.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" (далее - общество "Ресурс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ВИННИКОФФ" (далее - общество "Торговый дом "ВИННИКОФФ") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555 для товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "пиво", вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований, общество "Ресурс" указывает, что ответчиком с 2010 года по настоящее время товарный знак "Даниловское" не используется, в связи с чем просит прекратить правовую охрану указанного товарного знака.

От общества "Торговый дом "ВИННИКОФФ" поступил отзыв, в котором с доводами искового заявления не соглашается, считает, что заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не доказана. Более того, ответчиком представлены доказательства, подтверждающие использование спорного товарного знака, в связи с чем оснований для удовлетворения иска не имеется.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "Даниловское" по свидетельству Российской Федерации N 422555 от 13.11.2010 с датой приоритета от 06.11.2009, зарегистрированного в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555 и полагая, что он не используется правообладателем в отношении товара 32-го класса МКТУ "пиво" в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 изложена правовая позиция, согласно которой для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В обоснование исковых требований общество "Ресурс" указало, что ответчик не имеет производства по выпуску спорного товара, на его Интернет-странице отсутствует информация о пиве, выпускаемом под товарным знаком "ДАНИЛОВСКОЕ". Также истец сослался на то, что на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка отсутствует информация о товаре "пиво" с товарным знаком "Даниловское".

Кроме того, ранее истец обращался в Роспатент с заявкой N 2014739735 на государственную регистрацию товарного знака "ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ" в отношении товара 32-го класса МКТУ, однако решением Роспатента от 31.03.2016 в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014739735 отказано, в связи с наличием товарного знака ответчика, сходного до степени смешения с обозначением по заявке истца и зарегистрированного в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание данное заключение Роспатента, судебная коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения спорного товарного знака "ДАНИЛОВСКОЕ" и по заявке истца N 2014739735 "ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ" являются сходными до степени смешения. При этом наличие в заявленном обозначении дополнительного слова "ПИВОВАРНЯ", которое в словосочетании стоит на втором месте, не делают его фонетически несходным с противопоставленным товарным знаком. Поскольку заявленное обозначение представляет собой единую цельную фонетическую конструкцию, оно должно рассматриваться в целом, без выделения из него второго слова.

Сравнение перечней товаров, в отношении которых подана заявка на регистрацию товарного знака "ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ", и товара, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, с целью определения их однородности показало, что они однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей.

В обоснование своей заинтересованности общество "Ресурс" указывает, что им 05.10.2016 в адрес общества "Торговый дом "ВИННИКОФФ" была направлена претензия с просьбой подтвердить использование спорного товарного знака "ДАНИЛОВСКОЕ" и выслать, в подтверждение его использования, этикетку с использованием спорного изображения, которая до настоящего времени оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец пришел к выводу о том, что спорный товарный знак ответчиком не используется.

Также в подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака общество "Ресурс" представило следующие доказательства: информацию о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 422555 от 13.11.2010, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 31.03.2016, заключение Роспатента по результатам экспертизы по заявке N 2014739735, претензию, направленную в адрес ответчика, от 30.09.2016, информационную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на имя общества "Ресурс", декларацию соответствия, выданную на имя общества с ограниченной ответственностью "Даниловская пивоварня ЛТД" (далее - общество "Даниловская пивоварня ЛТД").

Свою позицию в обоснование заинтересованности в использовании спорного товарного знака истец основывает на том, что лицо может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если оно является производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Производителем в данном контексте может быть также признано лицо, которое хотя само не осуществляющее производственной деятельности, однако являющееся аффилированным с производителем.

В связи с этим общество "Ресурс" указывает, что, в силу статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" истец и общество "Даниловская пивоварня ЛТД" являются аффилированными, поскольку учредителем указанных обществ является одно и тоже лицо - Леонов Денис Владимирович. При этом общество "Даниловская пивоварня ЛТД" является производителем спорной продукции, имеет собственную пивоварню по производству и изготовлению пива, осуществляет деятельность по его реализации.

Обществом "Ресурс" в Роспатент поданы заявки N 2016737660 и N 2016737661 на регистрацию комбинированных товарных знаков "ДАНИЛОВСКОЕ ПИВО" и "ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ" соответственно, которые решениями Роспатента от 19.10.2016 и 20.10.2016 были приняты к рассмотрению.

В последствие, а именно 30.12.2016 между обществом "Ресурс" и обществом "Даниловская пивоварня ЛТД" был заключен договор отчуждения права на указанные заявки N 2016737600 и N 2016737601, согласно которому правообладатель заявок на товарные знаки "ДАНИЛОВСКОЕ ПИВО" и "ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ" - общество "Ресурс" передает исключительные права на указанные заявки товарных знаков приобретателю обществу "Даниловская пивоварня ЛТД".

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами: заявки на товарные знаки "ДАНИЛОВСКОЕ ПИВО" N 2016737660 и "ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ" N 2016737661, решения Роспатента о принятии к рассмотрению заявок от 19.10.2016, 20.10.2016, договор об отчуждении исключительного права на заявки товарных знаков N 2016737660, 2016737661 от 30.12.2016, расчет мощности основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи общества "Даниловская пивоварня ЛТД".

Исходя из указанных обстоятельств, истец полагает, что он имеет законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, поскольку является аффилированным лицом с производителем товара.

Оценив в совокупности на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, суд приходит к выводу о том, что истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555 в силу следующего.

Представленными в дело доказательствами не подтверждается, что истец осуществляет деятельность по производству и реализации товара в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555, либо совершает подготовительные действия для использования спорного обозначения в отношении однородных товаров.

Напротив, как следует из сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), основным видом деятельности общества "Ресурс" является "аренда, лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования". Доказательств о наличии своих мощностей по производству и реализации продукции "пиво" обществом "Ресурс" в материалы дела не представлено. Соглашений о совместной деятельности с обществом "Даниловская пивоварня ЛТД" также не имеется.

При этом вопреки доводам заявителя, наличие у общества "Ресурс" и общества "Даниловская пивоварня ЛТД" одного учредителя не может свидетельствовать само по себе о том, что указанные компании осуществляют совместную деятельность, либо, что общество "Даниловская компания ЛТД" осуществляет деятельность по производству товаров 32-го класса МКТУ под контролем заявителя. Другие доказательства в материалы дела не представлены.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что общество "Ресурс" передало право по заявкам N 2016737661 и N 201673660 на регистрацию комбинированных товарных знаков "ДАНИЛОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ" и "ДАНИЛОВСКОЕ ПИВО" другому лицу - обществу "Даниловская пивоварня ЛТД", что также не может свидетельствовать о заинтересованности общества "Ресурс".

Таким образом, исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что заинтересованность общества "Ресурс" в испрашиваемом требовании не доказана.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 41 Обзора).

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

При этом согласно правовой позиции, приведенной в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

С учетом даты подачи искового заявления (21.11.2016) период времени, в течение которого обществу "Торговый дом "ВИННИКОФФ" следует доказать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555 для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 21.11.2013 по 20.11.2016 включительно.

В подтверждение своей позиции ответчик сослался на то, что им используется спорный товарный знак в отношении товара 32-го класса МКТУ "пиво".

Так, в подтверждение факта использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555 обществом "ТД "ВИННИКОФФ" в материалы дела представлены: договор о производстве продукции под контролем правообладателя товарного знака от 02.04.2015, Технологическая инструкция общества с ограниченной ответственностью "Пивоварня Новорижская" (далее - общество "Пивоварня Новорижская") по производству пива "VARKA fresh beer" от 15.12.2014, этикетка пива "VARKA Даниловское light 4,5%" (с датой производства 27.05.2015), этикетка пива "VARKA ДАНИЛОВСКОЕ ПИВО СВЕТЛОЕ 4,5", ярлык на кеги "VARKA ДАНИЛОВСКОЕ LIGHT", сертификат соответствия N РОСС RU. АЕ83.Н14328 от 28.05.2015.

Также в материалы дела представлен договор поставки от 20.11.2013 N 3/13, заключенный между обществом "Пивоварня Новоижская" и обществом с ограниченной ответственностью "ВЕГА" (далее - общество "ВЕГА") на поставку алкогольной продукции (пива), товарные накладные от 15.05.2015 N 234, от 24.07.2015 N 383, от 25.07.2015 N 387, а также платежные поручения об оплате поставок по договору от 04.06.2015 N 221, от 1.06.2015 N 241, от 16.06.2016 N 254, от 05.08.2015 N 369, от 14.08.2015 N 386, от 21.08.2015 N 402, от 28.08.2015 N 419.

Исследовав представленные документы, коллегия судей пришла к выводу о том, что ответчиком доказано использование товарного знака в отношении товара "пиво".

Как усматривается из материалов дела, товарный знак "ДАНИЛОВСКОЕ" по свидетельству Российской Федерации N 422555 в отношении товаров 32-го класса МКТУ использовался обществом "Пивоварня Новорижская" под контролем правообладателя - общества "Торговый дом "ВИННИКОФФ", что подтверждается договором о производстве продукции под контролем правообладателя от 02.04.2015.

Согласно указанному договору общество "Пивоварня Новорижская" под контролем правообладателя обязуется производить продукцию (пиво) под товарными знаками "ДАНИЛОВСКОЕ" (свидетельство Российской Федерации N 422555) и "VARKA" (свидетельство Российской Федерации N 455049) и реализовывать указанную продукцию, а общество "ТД ВИННИКОФФ" обязуется осуществлять контроль качества производимой продукции под указанными товарными знаками.

Как следует из представленных доказательств, пиво с использованием товарного знака "ДАНИЛОВСКОЕ" производились обществом "Пивоварня Новорижская" и реализовывались на территории Российской Федерации обществу "ВЕГА", о чем свидетельствуют договор от 20.11.2013 N 3/13 на поставку алкогольной продукции.

В товарных накладных на отгрузку товаров содержатся указания на поставляемый товар "пиво VARKA fresh beer "ЛАЙТ" (LIGHT) (Даниловское), а также обозначение "Даниловское", используемое для индивидуализации данного товара.

Проанализировав и оценив представленные ответчиком доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество "ТД "ВИННИКОФФ" доказало использование спорного товарного знака на территории Российской Федерации способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, под контролем правообладателя.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения заявленного по настоящему делу требования о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422555.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Ресурс оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина