Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2017 г. по делу N СИП-13/2017 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2017 г. по делу N СИП-13/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 6 апреля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Миньковым И.Д.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Чепикова Юрия Васильевича (г. Смоленск, ОГРНИП 311671412600016) к индивидуальному предпринимателю Куклину Алексею Витальевичу (г. Новосибирск, ОГРНИП 304540229900121) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225291 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, в связи с его неиспользованием,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Чепикова Юрия Васильевича Гершун Н.Н. (по доверенности от 31.01.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Чепиков Юрий Васильевич (далее - предприниматель Чепиков Ю.В.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Куклину Алексею Витальевичу (далее - предприниматель Куклин А.В.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225291 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован: печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам, в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое заявление мотивировано тем, что истец осуществляет деятельность по производству и реализации печатной продукции, относящейся к 16-му классу МКТУ.

Кроме того, предприниматель Чепиков Ю.В. ссылается на факт подачи в Роспатент 06.05.2016 заявки N 2016715922 на регистрацию в качестве собственного товарного знака словесного обозначения "НЕПОСЕДА", сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в том числе, для товаров 16-го класса МКТУ "бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские".

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель предпринимателя Чепикова Ю.В. доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал, представил доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225291 в отношении товаров 16-го класса МКТУ.

Предприниматель Куклин А.В. и Роспатент, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов "www.arbitr.ru" и Суда по интеллектуальным правам "http://ipc.arbitr.ru", своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 225291 с приоритетом от 20.02.2001 зарегистрирован Роспатентом 21.10.2002 на имя Куклина А.В. в отношении следующих товаров и услуг:

"16-го класса МКТУ - печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам.

22-го класса МКТУ - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье.

25-го класса МКТУ - одежда, обувь, головные уборы.

28-го класса МКТУ - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

42-го класса МКТУ - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; программирование".

Дата, до которой продлен срок действия регистрации названного товарного знака - 20.02.2021.

Предприниматель Чепиков Ю.В., ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 16-го класса МКТУ, и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в названной части.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Из анализа представленных в материалы дела доказательств следует, что предприниматель Чепиков Ю.В. производит и вводит в гражданский оборот Российской Федерации печатную продукцию.

Так, в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей к видам деятельности истца относятся:

- обработка отходов бумаги и картона;

- торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;

- торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;

- торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

- торговля розничная книгами в специализированных магазинах;

- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;

- деятельность издательская;

- деятельность по упаковыванию товаров;

- деятельность в области фотографии;

- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса и т.д.

В частности, в материалы дела представлены копии свидетельств о регистрации средств массовой информации: "1000 Советов" от 26.04.2013 ПИ N ФС77-53870, "ГОРА ШАРАД" от 09.10.2015 ПИ N ФС77-63318, "Каляки маляки" от 08.05.2013 ПИ N ФС77-54092, "1000 Советов дачнику" от 26.04.2013 ПИ N ФС77-53871, учредителем которых является истец, а также образцы выпускаемых данными средствами информации печатных изданий.

Кроме того, согласно материалам дела истец является учредителем общества с ограниченной ответственностью "ЮНИЛАЙН" (далее - общество "ЮНИЛАЙН") (ОГРН 1106732003058), видами деятельности которого являются, в том числе:

- издание журналов и периодических изданий;

- производство изделий из бумаги и картона;

- торговля оптовая газетами и журналами;

- торговля розничная книгами в специализированных магазинах.

В подтверждение фактического осуществления перечисленной деятельности истцом в материалы дела приобщены копии:

- договора Роялти от 07.08.2013 N ЮН-04-13 между учредителем средства массовой информации и издателем (Чепиковым Ю.В.), который определяет статус, порядок и условия деятельности издателя (общества "ЮНИЛАЙН") по изданию периодических печатных изданий, а также взаимные права и обязанности учредителя и издателя по организационному, финансово-экономическому и профессиональному обеспечению издания СМИ, взаимное распределение издательских прав, обязательства издателя по материально-техническому обеспечению производства продукции средства массовой информации и ответственность Сторон;

- договора поставки печатной продукции от 01.12.2014 N П-32, заключенного между обществом "ЮНИЛАЙН" и обществом с ограниченной ответственностью "Роспечать", актов сверки между указанными лицами;

- договора поставки от 01.12.2014 N 84/14-П, заключенного между обществом "ЮНИЛАЙН" и обществом с ограниченной ответственностью "ЮгМедиаПресс", актов сверки между указанными лицами;

- договора поставки печатных изданий от 01.12.2014 N 14ДК-719, заключенного между обществом "ЮНИЛАЙН" и открытым акционерным обществом Агентство "Роспечать", актов сверки между указанными лицами;

- договора от 01.12.14 N П-41, заключенного между обществом "ЮНИЛАЙН" и обществом с ограниченной ответственностью "МС Плюс", актов сверки между указанными лицами;

- договора поставки печатной продукции от 22.01.2013 N 61-2/13-МАП, заключенного между обществом "ЮНИЛАЙН" и обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональное агентство подписки",

- паспорта печатного издания для досрочной подписки на 1-е полугодие 2017 года (1000 Советов) к договору N 61-2/13-МАП, паспорта печатного издания для досрочной подписки на 1-е полугодие 2017 года (1000 советов дачнику) к договору N 61-2/13-МАП, акта сверки между указанными лицами;

- товарных накладных по перечисленным договорам: от 07.03.2016 N 616, от 10.10.2016 N 2175, от 21.03.2016 N 652, от 10.10.2016 N 2146, от 07.03.2016 N 599, от 08.04.2016 N 808, от 11.04.2016 N 811, от 22.08.2016 N 1778, от 12.09.2016 N 1925, от 26.09.2016 N 2007, от 10.10.2016 N 2157, от 11.04.2016 N 787, от 26.09.2016 N 1985, от 06.10.2016 N 2185, от 22.04.2016 N 910, от 08.09.2016 N 1959, от 05.08.2016 N 1737;

- справки, заверенной обществом "ЮНИЛАЙН", о количестве отпечатанного и распространенного тиража печатного издания газеты "1000 советов".

Суд также учитывает, что в Роспатент 06.05.2016 истцом подана заявка N 2016715922 на регистрацию в качестве собственного товарного знака словесного обозначения "НЕПОСЕДА", сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по графическому, фонетическому и семантическому признакам.

Правовая охрана названной заявкой испрашивается, в том числе, в отношении товаров 16-го класса МКТУ "бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские".

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Представленные истцом в материалы дела доказательства подтверждают заинтересованность данного лица в прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 16-го класса МКТУ.

Из материалов дела следует, что предприниматель Чепиков Ю.В., как учредитель средств массовой информации, производит и вводит в гражданский оборот Российской Федерации печатную продукцию, относящуюся к 16-му классу МКТУ, при этом производимая им продукция, товары 16-го класса МКТУ по заявке N 2016715922, а также товары 16-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к одному родовому понятию, имеют общие условия и каналы реализации.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что представленные в материалы документы, исходя из принципов оценки доказательств, подтверждают факт заинтересованности предпринимателя Чепикова Ю.В. в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225291 в отношении товаров 16-го класса МКТУ, поскольку он является производителем товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и является лицом, совершившим подготовительные действия для использования обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в своей деятельности.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (11.01.2017) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 11.01.2014 по 10.01.2017 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из материалов дела следует, что предприниматель Куклин А.В., надлежащим образом извещенный о судебном разбирательстве (т. 1, л.д. 41), в ходе судебного процесса доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил, равно как и отзыв с возражениями против заявленных требований.

При этом суд полагает необходимым отметить, что адрес, указанный в качестве адреса для переписки с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225291 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, совпадает с адресом ответчика в соответствии с данными из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно положениям частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в том числе своевременно представлять доказательства, заявлять ходатайства, делать заявления. Злоупотребление процессуальными правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, могут привести к предусмотренным данным Кодексом неблагоприятным последствиям для этих лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Предприниматель Куклин А.В. распорядился своими процессуальными правами добровольно, не представив суду доказательства в подтверждение своей правовой позиции: ответчиком не доказан факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225291, а также не представлены доказательства того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в испрашиваемой части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на предпринимателя Куклина А.В.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Чепикова Юрия Васильевича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 225291 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Куклина Алексея Витальевича (г. Новосибирск, ОГРНИП 304540229900121) в пользу индивидуального предпринимателя Чепикова Юрия Васильевича (г. Смоленск. ОГРНИП 311671412600016) 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев