Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2017 г. N С01-1/2017 по делу N А40-92472/2016 Суд отменил постановление суда апелляционной инстанции и направил на новое рассмотрение дело о защите исключительного права на произведение, поскольку суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований, не определив характер спорного правоотношения и подлежащее применению законодательство

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2017 г. N С01-1/2017 по делу N А40-92472/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Погадаева Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ВИТЯЗЬ" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2016 (судьи Пирожков Д.В., Садикова Д.Н., Расторгуев Е.Б.) по делу N А40-92472/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино Мельница" (проспект Большевиков, д. 34, корпус 2 Литера А, Санкт-Петербург, 193232, ОГРН 1037843046141) к обществу с ограниченной ответственностью "ВИТЯЗЬ" (Петровский бульвар, д. 3, стр. 2, пом. 1, ком. 2, г. Москва, 127051, ОГРН 1137746174048), третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ТОЙ-ХАУС" (ул. Литераторов, д. 15, Литера А, помещение 2Н, Санкт-Петербург, 197022, ОГРН 1079847124400), о защите исключительных прав на произведение.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Рубашкина Е.В. (по доверенности от 01.08.2014);

от ответчика: Нерсисян Г.К. (по доверенности от 12.09.2016);

от третьего лица: Рубашкина Е.В. (по доверенности от 01.08.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (далее - Студия анимационного кино "Мельница", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о запрете обществу с ограниченной ответственностью "ВИТЯЗЬ" (далее - общество "ВИТЯЗЬ", ответчик) использовать изображение героя анимационных фильмов "Ильи Муромца" и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение в размере 3 000 000 рублей.

Решением от 17.08.2016 Арбитражный суд города Москвы заявленные требования удовлетворил.

В процессе рассмотрения апелляционной жалобы общества "ВИТЯЗЬ" на названное решение в судебном заседании 2 ноября 2016 года Девятым арбитражным апелляционным судом установлены основания, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены судебного акта и рассмотрения дела в соответствии с частью 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2016 решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда апелляционной инстанции, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит отменить указанный судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в ином составе суда.

При этом заявитель кассационной жалобы обращал внимание суда кассационной инстанции на то, что судом апелляционной инстанции в нарушение норм статей 1259, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не учтено, что истец не доказал наличие у него исключительных прав на персонаж "Илья Муромец", являющийся героем русского народного фольклора, и не исследовал, каким именно способом ответчик незаконно использовал этот персонаж. Ответчик предполагает, что представленные в материалы дела фотографии являются ненадлежащими доказательствами, так как они не содержат упоминания об анимационном фильме "Илья Муромец и Соловей Разбойник" или его персонажей; доказательства, представленные истцом, фиксируют размещение рекламного стенда, который принадлежит ответчику, что подтверждает лишь факт информирования посетителей одноименного ресторана о расположении соответствующего заведения.

Между тем, образ персонажа "Илья Муромец", использованный ответчиком в ростовой фигуре - информационном стенде, полностью противоположен "Илье Муромцу", изображенному на товарном знаке истца, а сам информационный стенд приобретен ответчиком на законном основании по договору купли-продажи от 23.10.2015. По мнению ответчика, суд не располагает специальными познаниями для определения факта сходства обозначений и по данному делу следовало назначить экспертизу. Кроме того, ответчик полагает, что взыскивая компенсацию в размере 3000000 руб., суд апелляционной инстанции не дал оценку всем существенным обстоятельствам и не применил все необходимые критерии, основываясь лишь на цене лицензионного договора N 02/03/2014 "О предоставлении неисключительной лицензии" от 24.03.2014; при определении размера компенсации суд не мотивировал, в нарушение требований арбитражного процессуального законодательства, свои выводы о соразмерности компенсации цене лицензии, исходя из факта использования одного персонажа произведения, как это указано в исковом заявлении, с учетом территории нарушения этого права и его срока. Кроме того, заявитель кассационной жалобы ссылался на то, что суд апелляционной инстанции неправомерно рассмотрел дело в отсутствие заявителя апелляционной жалобы, который опоздал в судебное заседание по независящим от него причинам.

В отзыве на кассационную жалобу Студия анимационного кино "Мельница" и общество "Той-Хауз" против удовлетворения кассационной жалобы возражали, поскольку, по их мнению, доводы ответчика противоречат нормам материального права и направлены на переоценку представленных доказательств и установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "ВИТЯЗЬ" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель Студии анимационного кино "Мельница" и общества "Той-Хауз" против удовлетворения кассационной жалобы возражал.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции, а также соответствие выводов, содержащихся в постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

При рассмотрении настоящего спора судом апелляционной инстанции установлено, что Студия анимационного кино "Мельница" является правообладателем исключительных прав на полнометражные анимационные фильмы "Илья Муромец и Соловей Разбойник", а также других фильмов "Про Богатырей".

Согласно пояснениям истца, в ноябре 2015 года ему стало известно, что на Ленинском проспекте, возле дома 37, недалеко от ресторана "Илья Муромец", который принадлежит обществу "Витязь" в качестве рекламы выставлено изображение "Ильи Муромца" - главного героя анимационного фильма "Илья Муромец и Соловей Разбойник", а также героя и иных анимационных фильмов "Про Богатырей".

В свою очередь, истец направил в адрес ответчика претензию от 26.11.2015 за исх. N 05/11 с просьбой убрать объект интеллектуальной собственности, принадлежащий Студии анимационного кино "Мельница".

Данные требования были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке, однако 16.03.2016 истец повторно обнаружил, что ответчик вновь (на том же месте) разместил рекламу, выставив изображение "Ильи Муромца" возле дома N 37 по Ленинскому проспекту, недалеко от ресторана "Илья Муромец".

Поскольку ответчик доказательств разрешения использования изображения "Ильи Муромца", права на которое принадлежат истцу, в материалы дела не представил, суд апелляционной инстанции сделал вывод о нарушении им исключительного права Студии анимационного кино "Мельница" в отношении товарного знака "Ильи Муромца", "установленного статьями 1477, 1479, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации" и взыскал компенсацию в размере 3000000 руб., согласившись с расчетом истца, который определял ее в двукратном размере стоимости прав, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование персонажа "Ильи Муромца". При этом суд апелляционной инстанции указал, что "истец использовал договорные отношения между ООО "Той-Хауз" и ООО "ГУСТО", где ООО "Той-Хауз" является эксклюзивным агентом истца, а ООО "ГУСТО" - лицензиатом, который обладает исключительной лицензией на право использования товарного знака "Ильи Муромца". Так, заключив договор неисключительной лицензии и выплатив лицензионное вознаграждение в размере - 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп., ООО "ГУСТО" приобрело неисключительные права на использование героев полнометражных анимационных фильмов - для использования героев в ресторанной деятельности, в том числе и для рекламных кампаний".

Суд кассационной инстанции не может согласиться с вышеуказанными выводами суда апелляционной инстанции по следующим причинам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав отнесены аудиовизуальные произведения.

Вместе с тем в силу подпункта 3 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ не являются объектами авторских прав произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов.

Как следует из пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 названной статьи.

В пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015) разъяснено, что истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.

Согласно статье 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

Автору произведения, наряду с другими правами, принадлежит и исключительное право на произведение (статья 1255 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Как следует их искового заявления и было подтверждено истцом в суде кассационной инстанции, основанием заявленных исковых требований являлся факт нарушения ответчиком исключительных авторских прав Студии анимационного кино "Мельница" на персонаж "Илья Муромец" анимационного фильма "Илья Муромец и Соловей Разбойник", а также иных анимационных фильмов "Про Богатырей". Защита права истца на товарный знак не входила в предмет и основания заявленных исковых требований.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком прав на товарный знак истца, не исследовав и не установив при этом и то, каким образом имело место нарушение прав и на какой именно товарный знак. Статьи 1477, 1479, 1484 ГК РФ, на которые суд апелляционной инстанции ссылался как на факт установления права истца на товарный знак, содержат нормы права, а не конкретные сведения о наличии у Студии анимационного кино "Мельница" прав на какое бы то ни было средство индивидуализации, в том числе на "товарный знак "Илья Муромец", равно как и иной информации о наличии у каких-либо иных лиц конкретных прав на определенные товарные знаки.

Таким образом, в нарушение норм статьи 9, пункта 1 статьи 133, статьи 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований, не определив характер спорного правоотношения и подлежащее применению законодательство, а также неверно определив обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Указанные нарушения привели к тому, что суд апелляционной инстанции не исследовал, обладает ли Илья Муромец как герой анимационного фильма "Илья Муромец и Соловей Разбойник", а также иных анимационных фильмов "Про Богатырей" признаками персонажа как охраноспособного объекта исключительных авторских прав Студии анимационного кино "Мельница" с учетом того, что он является героем русских былин, т.е. произведений фольклора, и в общем случае не может быть объектом авторских прав в силу нормы подпункта 3 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ. Также суд апелляционной инстанции не установил, в какой форме (пункт 1 статьи 1270 ГК РФ) именно обществом "ВИТЯЗЬ" допущено нарушение исключительных прав истца. Между тем квалификация формы нарушения прав имеет важное значение для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.

Кроме того, судом апелляционной инстанции не исследовались обстоятельства и основания приобретения обществом "ВИТЯЗЬ" права на информационный стенд - ростовую фигуру, в то время как в силу статьи 1272 ГК РФ если оригинал или экземпляры произведения правомерно введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1293 названного Кодекса.

Установив факт нарушения ответчиком права истца на товарный знак и ссылаясь одновременно на статьи 1301 и 1515 ГК РФ как основания для привлечения первого к ответственности, суд апелляционной инстанции не учел, что приведенные им нормы права применяются в зависимости от того, какое именно право нарушено - исключительное авторское право или право на товарный знак. Ввиду противоречивости мотивировочной части постановления от 08.12.2016 не представляется возможным установить, за какое именно нарушение каких именно прав общество "ВИТЯЗЬ" привлечено к ответственности.

Также следует признать обоснованными доводы кассационной жалобы о неправомерном расчете размера компенсации, предъявленной ко взысканию с ответчика на основании лицензионного договора N 02/03/2014 от 24.03.2014.

Заявляемое истцом требование о взыскании компенсации должно быть определено в исковом заявлении в твердой сумме (пункт 43.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", далее - Постановление от 26.03.2009 N 5/29).

При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании статьи 1301 ГК РФ суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Суд оценивает представленные сторонами доказательства (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и на их основе принимает решение о размере подлежащей взысканию суммы компенсации, руководствуясь принципами разумности и справедливости, исходя из характера нарушения и иных значимых обстоятельств (пункт 43.3 Постановления от 26.03.2009 N 5/29).

Иными словами, при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд учитывает конкретные обстоятельства, перечисленные в пункте 43.3 Постановления от 26.03.2009 N 5/29, которые определяются на основе принципа состязательности сторон по результатам оценки представленных сторонами доказательств, что предусматривает активную роль лиц, участвующих в деле, по доказыванию и опровержению не только факта наличия или отсутствия правонарушения как такового, но и факторов, влияющих на определение размера подлежащей взысканию компенсации.

В данном случае при расчете компенсации судом апелляционной инстанции принята во внимание стоимость лицензии согласно лицензионному договору N 02/03/2014 от 24.03.2014.

В соответствии с нормами статьи 1235 ГК РФ к существенным условиям лицензионного договора относятся: предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; срок, на который заключается лицензионный договор; способы использования результата интеллектуальной деятельности; размер вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 названного Кодекса, не применяются.

Следовательно, размер вознаграждения за использование объекта интеллектуальной деятельности зависит от предмета этого договора, объема правомочий, предоставленных лицензиату, вида лицензии, ее срока и территории действия.

Между тем рассматриваемый лицензионный договор является договором о предоставлении неисключительной лицензии на 5 анимационных фильмов на территории г. Москвы на срок с момента вступления в силу указанного договора до 31.12.2014, с охраняемыми элементами, перечисленными в разделе "Определение терминов": названия фильмов, имена/наименования персонажей: Алеша Попович, Тугарин Змей, Добрыня Никитич, Змей Горыныч, Илья Муромец, Соловей Разбойник, Василиса, Любава, Конь Юлий, Слон, Соловей-разбойник, Шамаханская царица и другие; кадры; образы/изображения персонажей фильмов (далее именуемые общим термином "стайл-гайд") в том виде, в котором они представлены лицензиаром лицензиату согласно пункту 2.2.1 договора.

Способы использования установлены в пункте 1.1 указанного договора: размещение Охраняемых элементов при осуществлении ресторанной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь: в рекламных целях, на любых рекламных носителях, на рекламных объявлениях, на вывесках, упаковках, в названиях блюд, в меню, для ростовых кукол, на рекламных проспектах, на кондитерских и кулинарных изделиях, на ресторанных выставках и/или ярмарках, размещать на странице в сети "Интернет". Размещать на оборудовании, инвентаре, мебели, посуде, создавать и показывать в ресторане рекламные ролики, смонтированные их фильма с использованием и переработкой оригинальных текстов, а также вводить в гражданский оборот на территории г. Москвы иными способами, связанными исключительно с ресторанной деятельностью.

При определении размера компенсации, взысканной с ответчика, суд апелляционной инстанции в нарушение требований пунктов 12, 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не мотивировал основания, по которым он полагал, что стоимость права использования произведения по лицензионному договору N 02/03/2014 от 24.03.2014 является соразмерной заявленной компенсации, исходя из формы нарушения прав истца и количества объектов нарушенных прав, с учетом территории нарушения этого права и его срока.

Данные обстоятельства не получили правовой оценки, размер компенсации установлен судом апелляционной инстанции произвольно, без учета конкретных обстоятельств настоящего дела.

Таким образом, судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, судом апелляционной инстанции допущено нарушение норм материального и процессуального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривавший спор в качестве суда первой инстанции.

Вместе с тем доводы кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика, который опоздал к началу судебного заседания по независящим от него причинам, не могут быть признаны обоснованными, так как в силу статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в отсутствие лица, участвующего в деле, при наличии доказательств его извещения о времени и месте судебного заседания. В данном случае ответчик был извещен о времени и месте судебного заседания суда апелляционной инстанции, в связи с чем риск неявки или опоздания относится на самого ответчика.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, в том числе предложить истцу обосновать тот факт, что персонаж, за нарушение прав на который предъявлен иск, существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности; установить, имело ли место нарушение исключительных прав истца на произведения либо часть этих произведений с указанием формы этих нарушений; определить круг лиц, чьи права могут быть затронуты разрешением спора по существу, при наличии правовых оснований для привлечения нарушителя к ответственности - определить размер компенсации с учетом всех необходимых критериев и принять судебный акт в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2016 по делу N А40-92472/2016 отменить. Дело N А40-92472/2016 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.Н. Погадаев

С.М. Уколов