Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2017 г. N С01-241/2017 по делу N СИП-572/2016 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, кассационную жалобу общества - без удовлетворения, поскольку доказано наличие сходства до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного ему товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2017 г. N С01-241/2017 по делу N СИП-572/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 июня 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Снегура А.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Альянс-Сервис" (ул. Высоковольтная, д. 1/1, дер. Юматово, Уфимский р-н, Республика Башкортостан, 450571, ОГРН 1110280049714) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2016 по делу N СИП-572/2016 (судьи Пашкова Е.Ю., Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Альянс-Сервис" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.05.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 13.11.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013735618.

В судебном заседании приняли участие представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-588/41) и Шеманин Я.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-587/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Альянс-Сервис" (далее - общество УК "Альянс-Сервис", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.05.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 13.11.2015 на решение Роспатента от 16.07.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "АЛКОМАРКЕТ "ЦАРСКАЯ ВОДКА" по заявке N 2013735618.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2016 заявление общества оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2016 отменить, заявленные требования удовлетворить.

В обоснование кассационной жалобы общество отмечает, что словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ" в отношении испрашиваемой услуги по розничной продаже алкогольных напитков 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) указывает на вид оказываемых услуг, в связи с чем не является охраняемым в отношении этих услуг.

По мнению общества, отсутствие указания в противопоставленных товарных знаках на неохраняемость словесных элементов "АЛКОМАРКЕТ" и "ALCOMARKET" не означает, что правовая охрана этих товарных знаков распространяется на указанные словесные элементы.

Общество обращает внимание на то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу N СИП-628/2016 решение Роспатента от 10.08.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 244486 было признано недействительным в отношении услуг 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров" как не соответствующее пункту 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", что, с точки зрения общества, свидетельствует о необоснованности противопоставления названного товарного знака обозначению по заявке N 2013735618.

Ссылаясь на положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), общество считает, что, поскольку словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ" является слабым элементом, при определении сходства противопоставленных обозначений необходимо было сравнивать сильные элементы - "1000 и одна бутылка" и "ЦАРСКАЯ ВОДКА".

Роспатентом отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании представители Роспатента возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество УК "Альянс-Сервис", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, представило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Неявка представителя общества в судебное заседание в силу пункта 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, обществом 16.10.2013 в Роспатент была подана заявка N 2013735618 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "АЛКОМАРКЕТ "ЦАРСКАЯ ВОДКА" в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по розничной продаже алкогольных напитков".

По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатентом 16.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013735618, которое было мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При этом Роспатент установил сходство заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 380510.

Не согласившись с решением Роспатента от 16.07.2015, общество 13.11.2015 обратилось в Роспатент с соответствующим возражением.

Решением Роспатента от 27.05.2016 в удовлетворении возражения общества было отказано, решение Роспатента от 16.07.2015 было изменено, в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013735618 было отказано на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ с учетом дополнительных оснований. В качестве дополнительного основания Роспатент в решении от 27.05.2016 сослался на сходство заявленного обозначения также с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 244486.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента от 27.05.2016, суд первой инстанции исходил из того, что заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат тождественный по фонетическому критерию словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ"/"ALCOMARKET", что обусловливает звуковое сходство сравниваемых обозначений; заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 244486 сходны по графическому признаку, поскольку выполнены в две строки: словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ" в обоих обозначениях расположен в верхней строке.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что именно фонетически тождественный и графически сходный словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ" занимает первичное положение в композиционном построении сравниваемых обозначений и акцентирует на себя внимание потребителей при зрительном восприятии этих обозначений.

Применительно к товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 380510 суд первой инстанции отметил, что фонетически тождественный словесный элемент "ALCOMARKET" является легко запоминаемым единственным доминирующим словесным элементом и, так же как и заявленное на регистрацию обозначение, выполнен заглавными буквами, стандартным шрифтом, занимает первичное положение в композиционном построении обозначения, является транслитерацией заявленного на регистрацию обозначения, а изобразительный элемент указанного товарного знака не имеет каких-либо ярких, запоминающихся характеристик и не может влиять на формирование у потребителя иного впечатления от восприятия товарного знака в целом.

Отклоняя довод общества УК "Альянс-Сервис" о том, что словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ/ALCOMARKET" не является охраняемым в отношении товаров 32-го, 33-го и услуг 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции исходил из того, что правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена с указанием в них названных словесных элементов в качестве охраняемых, а исключение какого-либо словесного элемента из правовой охраны товарного знака производится только на основании требований закона, а не по усмотрению заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей органа, принявшего оспариваемый акт, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как правильно отмечено судом первой инстанции и не оспаривается заявителем кассационной жалобы, с учетом даты поступления заявки N 2013735618 (16.10.2013) применимым законодательством для оценки охраноспособности заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявок), а также могут быть учтены разъяснения, данные в Методических рекомендациях.

Пунктом 1 статьи 1499 ГК РФ предусмотрено, что экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было установлено наличие комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 380510 (дата приоритета - 13.07.2007, дата истечения срока действия регистрации - 13.07.2017), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32-го "аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для напитков; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; сусла; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые" классов МКТУ.

Указанный товарный знак состоит из изобразительного элемента в виде стилизованных бутылок и расположенного на фоне прямоугольной плашки со скругленными концами словесного элемента "ALCOMARKET.COM", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент "COM" указан в качестве неохраняемого элемента.

При рассмотрении возражения общества УК "Альянс-Сервис на решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака Роспатентом было выявлено дополнительное обстоятельство - наличие словесного товарного знака "Алкомаркет "1000 и одна бутылка" по свидетельству Российской Федерации N 244486 (дата приоритета - 13.03.2001, дата истечения срока действия регистрации - 13.03.2021), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 16-го и услуг 35, 39, 42-го (включая услугу "реализация товаров") классов МКТУ.

Названный товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. При этом цифра 1000 указана в качестве неохраняемого элемента.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно подпункту 14.4.2 Правил рассмотрения заявок при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с подпунктом 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявок словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах "а" - "в" подпункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявок, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с подпунктом "а" подпункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявок звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначение; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу; алфавит; цветовая гамма (подпункт "б" подпункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявок).

Исходя из подпункта "в" подпункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявок смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно позиции, изложенной в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся: систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания (форманты) типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т.д.; неохраняемые обозначения (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE).

При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (например, обозначение STELLA ALPINA). Исключение составляют устойчивые словосочетания типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов (пункт 4.2.4.1 Методических рекомендаций).

Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов (например, ПИЦЦА СЧАСТЬЯ, ФОРМУЛА ВИН), то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов (FASHION COLOURS - COLORS). В то же время необходимо учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (например, KALPOL INTERNATIONAL - KOLPAL INTERNATIONAL; ВЕГА КОСМЕТИКА - VEGAS COSMETICS) (пункт 4.2.4.2 Методических рекомендаций).

В соответствии с подпунктом 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в подпунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 названных Правил, которые определяют критерии сходства словесных, изобразительных и объемных обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (подпункт 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки).

Согласно позиции, изложенной в пункте 6.3.1 Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Руководствуясь приведенными положениями Правил рассмотрения заявок, принимая во внимание положения Методических рекомендаций, суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о том, что заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе фонетически тождественный элемент "АЛКОМАРКЕТ/ALCOMARKET", который является доминирующим элементом сравниваемых обозначений.

Сопоставив сравниваемые обозначения с точки зрения графического критерия, суд первой инстанции обоснованно признал их визуально сходными, отметив, что отдельные графические отличия не влияют на восприятие этих обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений достигается за счет включения в их состав фонетически тождественных словесных элементов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда первой инстанции относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения, которые в достаточной степени мотивированы и основаны на правильном применении норм материального права.

При этом президиумом Суда по интеллектуальным правам учитывается правовая позиция, выраженная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, согласно которой направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Не оспаривая выводы суда первой инстанции о присутствии в сравниваемых обозначениях фонетически тождественного элемента "АЛКОМАРКЕТ/ALCOMARKET", наличии графического сходства между этими обозначениями, а также об однородности услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, товарам 32-го и 33-го и услугам 42-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, общество УК "Альянс-Сервис" считает, что словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ/ALCOMARKET" не является охраняемым в отношении вышеназванных товаров и услуг, так как указывает на вид услуги.

Однако названный довод общества не мог быть принят во внимание судом первой инстанции, поскольку правовая охрана противопоставленным товарным знакам была предоставлена с указанием в них словесных элементов "АЛКОМАРКЕТ" и "ALCOMARKET" в качестве охраняемых. Соответствующий довод общества мог быть проверен судом только в рамках дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 380510 и N 244486.

Ссылка общества на позднее принятый судебный акт по делу N СИП-628/2016, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 244486 было признано недействительным в отношении услуг 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров", не принимается президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку на момент принятия решения суда по настоящему делу правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 244486 действовала в первоначальном объеме.

Кроме того, решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2017 по делу N СИП-629/2016 отказано в удовлетворении заявления общества УК "Альянс-Сервис" о признании недействительным решения Роспатента от 16.08.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 380510.

С учетом изложенного президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняется довод общества о том, что словесный элемент "АЛКОМАРКЕТ" в силу своей неохраняемости является слабым элементом и при определении сходства противопоставленных обозначений необходимо было сравнивать сильные элементы, к которым общество относит словесные элементы "1000 и одна бутылка" и "ЦАРСКАЯ ВОДКА".

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в основном направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных судом первой инстанции, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие общества с произведенной судом первой инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебного акта.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта президиумом Суда по интеллектуальным правам не имеется. Кассационная жалоба общества удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в соответствии с частями 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2016 по делу N СИП-572/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Альянс-Сервис" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

А.А. Снегур