Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу N СИП-135/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения, заявленного на регистрацию, и противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных для однородных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу N СИП-135/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чесноковой Е.Н.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company (550 Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2016, и оставлении в силе решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.07.2016 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014737553 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по указанной заявке в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Бытовик" (ул. Гаражная, д. 3, пос. Малаховка, Люберецкий р-н, Московская обл., 140032, ОГРН 1035005002361).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company - Грядов А.В. (по доверенности от 28.07.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Пронина С.В. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-579/41);

от общества с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Бытовик" - Михайлов С.В. (по доверенности от 01.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2016, и оставлении в силе решения Роспатента от 21.07.2016 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014737553 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по указанной заявке в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие "Бытовик" (далее - общество).

По мнению заявителя, различие потребителями его продукции, маркированной обозначением "MONSTER ENERGY ULTRA BLACK" по заявке N 2014737553, и продукции третьего лица, маркированной противопоставленными этому обозначению товарными знаками "MONSTER ENERGY"/"МОНСТР ЭНЕРДЖИ" по свидетельствам Российской Федерации N 434154, 528444, 528439, 547193, имеет важное правовое значение для правильного рассмотрения дела, поскольку пункт 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), которому, по мнению заинтересованного лица, противоречит регистрация заявленного обозначения, защищает в первую очередь интересы потребителей.

К тому же, компания отмечает разграничение потребителями продукции компании и общества, более 10 лет обладающих сериями товарных знаков со словесными элементами "MONSTER" и "ENERGY", вследствие длительного совместного сосуществования на рынке их товаров, маркированных соответствующими обозначениями, о чем свидетельствуют отзывы потребителей, оставляемые ими в сети Интернет. При этом компании на территории Российской Федерации принадлежат 72 товарных знака, содержащих словесные элементы "MONSTER"/"МОНСТР".

Таким образом, компания полагает, что ввиду отсутствия смешения в глазах потребителей обозначений компании и общества условия для применения Роспатентом пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отсутствовали.

Кроме того, заявитель считает, что словесные элементы "ULTRA BLACK" придают заявленному на регистрацию обозначению дополнительное семантическое и фонетическое значение, позволяющее признать его не сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку заявленное обозначение ассоциируется исключительно с заявителем и его продукцией (а не с обществом и продукцией общества), что подтверждается выдаваемыми поисковыми системами на соответствующие запросы ссылками в сети Интернет и их количеством, свидетельствующим также об известности заявленного обозначения, в том числе, российскому потребителю.

Более того, по мнению компании, такие доказательства подтверждают приобретение заявленным обозначением высокой различительной способности в глазах потребителей, что, однако, не было учтено Роспатентом, соответствующие доказательства (фотографии продукции, распечатки из поисковых систем сети Интернет, распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей, копии публикаций регистраций в различных странах мира, распечатки о деятельности и продукции заявителя с официальных сайтов заявителя и других сайтов) им исследованы не были.

Также компания обращает внимание на то, что Роспатент ранее зарегистрировал на имя компании товарный знак "BLACK MONSTER ENERGY ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 566658 с теми же словесными элементами в отношении товаров 5, 32 и 33-го классов МКТУ.

При этом заявитель ссылается на нарушение оспариваемым ненормативным правовым актом его имущественных прав, поскольку он не сможет вывести на российский рынок свою продукцию - напиток, маркированный обозначением "MONSTER ENERGY BLACK ULTRA", который уже им производится.

Роспатент в отзыве на заявление возражал против его удовлетворения, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Заинтересованное лицо отмечает, что заявитель не доказал то, что словесные элементы заявленного на регистрацию обозначения представляют собой устойчивое словосочетание, имеющее смысловое значение, отличное от входящих в него слов, поскольку каких-либо словарно-справочных источников, содержащих заявленное обозначение с указанием его значения, не представлено.

По мнению Роспатента, сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям ввиду полного вхождения в их состав тождественных по этим признакам словесных элементов "MONSTER ENERGY" и "МОНСТР ЭНЕРДЖИ", а также по графическому критерию, так как выполнены стандартным (близким к стандартному) шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и кириллицы, что усиливает сходство названных обозначений в целом.

При этом Роспатент полагает, что наличие в заявленном обозначении расположенных в конце словесных элементов "ULTRA" и "BLACK", вопреки доводам компании, не приводит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения обозначений в целом, так как иные индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения, а именно "MONSTER ENERGY" являются тождественными противопоставленным товарным знакам со словесными элементами "MONSTER ENERGY"/"МОНСТР ЭНЕРДЖИ".

Заинтересованное лицо отмечает, что его выводы о фонетическом и семантическом тождестве указанных словесных элементов заявителем не оспариваются, как и однородность товаров 32-го класса МКТУ, представляющих собой безалкогольные напитки, заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Также Роспатент отмечает, что в рассматриваемой ситуации сравниваемые обозначения могут быть восприняты потребителем, как принадлежащие одному лицу, так как лексическое значение словесных элементов заявленного обозначения обусловлено заложенной идеей, которая выражена именно в том, чтобы вызвать у российской потребителя смысловые ассоциации, связанные с силой монстра, его сверхъестественной сущностью.

Помимо этого, заинтересованное лицо ссылается на то, что при принятии оспариваемого решения им была учтена значительная судебная практика по вопросу сходства заявленных заявителем обозначений со словесным элементом "MONSTER" и принадлежащей третьему лицу серией товарных знаков со словесным элементом "MONSTER", а именно - признание судами таких обозначений сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического тождества их основного индивидуализирующего элемента "MONSTER"/"МОНСТР".

Довод компании о приобретенной различительной способности заявленным обозначением Роспатент считает не опровергающим вывода о сходстве до степени смешения и не имеющим правового значения, поскольку для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно наличия самой опасности смешения обозначений, в связи с чем Роспатент также полагает необоснованным и довод заявителя о необходимости исследования Роспатентом соответствующих обстоятельств.

Кроме того, по мнению заинтересованного лица, известность, положительная репутация продукции заявителя, регистрация на его имя товарных знаков со словесным элементом "MONSTER" в других странах не влияют на вывод заинтересованного лица о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, факт использования обозначений в других странах не имеет правового значения, как и ссылки заявителя на зарегистрированные на его имя иные товарные знаки, являющиеся другими обозначениями с другими значимыми словесными элементами, по которым делопроизводство велось отдельно.

Общество в отзыве на заявление также возражало против удовлетворения заявленных требований, отметив, что ему принадлежит серия товарных знаков, объединенных словесными элементами "MONSTER"/"МОНСТР", зарегистрированных в отношении товаров 5, 32 и 33-го классов МКТУ.

При этом третье лицо полагает очевидным сходство заявленного на регистрацию обозначения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому, семантическому и графическому признакам, ассоциирование их друг с другом в целом.

Как считает общество, доминирующим элементом заявленного на регистрацию компанией обозначения является словесный элемент "MONSTER", который также является единственным индивидуализирующим элементом в противопоставленных товарных знаках общества. Данный элемент созвучен русскому слову "монстр", означающему урод, чудовище, и имеет такой же перевод с английского языка, в связи с чем понятен российскому потребителю, акцентирует на себе его внимание и имеет важное значение при восприятии обозначения в целом.

К тому же общество обращает внимание на то, что сама компания неоднократно в ранее подаваемых в суд заявлениях указывала на то, что именно сильный словесный элемент "MONSTER" положен в основу принадлежащего ей ряда товарных знаков, а также на сложившуюся единообразную судебную практику с участием тех же лиц, где было признано сходство до степени смешения спорных обозначений в силу тождества их доминирующего элемента и отказано в обязании Роспатента зарегистрировать обозначения со словесным элементом "MONSTER" (например: дела N А40-158384/2012, СИП-53/2013, СИП-257/2015, СИП-265/2015, СИП-332/2015, СИП-333/2015, СИП-336/2015, СИП-384/2016, СИП-488/2015, СИП-325/2016, СИП-474/2016).

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в заявлении.

Представитель Роспатента в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве.

Представитель третьего лица также оспорил доводы, изложенные в заявлении, просил отказать в его удовлетворении.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 10.11.2014 компания обратилась в Роспатент с заявкой N 2014737553 (с датой испрашиваемого конвенционного приоритета от 13.05.2014) на регистрацию словесного товарного знака "MONSTER ENERGY ULTRA BLACK" в отношении товаров 5-го ("добавки пищевые в жидкой форме") и 32-го ("безалкогольные напитки") классов МКТУ.

Роспатентом 21.07.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 5-го класса МКТУ и об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32-го класса МКТУ ввиду его несоответствия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ на имя общества.

В Роспатент 07.11.2016 поступило возражение компании на решение Роспатента от 21.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное следующими доводами: на имя компании в мире и в Российской Федерации зарегистрированы серии товарных знака, в состав которых входят основной индивидуализирующий словесный элемент "MONSTER" и словесные элементы "MONSTER ENERGY", в том числе товарный знак "BLACK MONSTER ENERGY ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 566658, заявленное обозначение является одним из указанной серии; наличие у компании серии товарных знаков увеличивает различительную способность товарного знака; противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически; словесные элементы "ULTRA" и "BLACK" придают заявленному обозначению значительное фонетическое отличие; различное общее зрительное впечатление обусловлено разным составом словесных элементов сравниваемых обозначений, наличием в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов; исходя из семантики входящих в состав заявленного обозначения слов, оно может быть переведено как "СВЕРХ-ЭНЕРГИЯ ЧЕРНОГО МОНСТРА" или "СВЕРХ-МОЩНОСТЬ ЧЕРНОГО МОНСТРА" и означает, что в банке напитка "ЧЕРНЫЙ МОНСТР" содержится энергия и сила, в свою очередь противопоставленные товарные знаки дополнительной семантики не имеют; компания входит в состав крупнейшей американской Корпорации по производству безалкогольных напитков - Monster Baverage Corporation, имеющей длительную и безупречную историю в США и мире на протяжении 80 лет, ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области спорта, размещения информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram; продукция заявителя под товарным знаком "MONSTER" ("JAVA MONSTER", "MONSTER ENERGY", "PROTEIN MONSTER", "BLACK MONSTER", "MIDNIGHT MONSTER" и др.) производится с 2002 года и за это время приобрела известность по всему миру; при запросе в интернет-поисковиках слов "MONSTER", "MONSTER ENERGY" выдаются ссылки исключительно на продукцию компании, а не общества, что свидетельствует об отсутствии продукции общества на российском рынке, и известности российскому потребителю только продукции компании под спорным обозначением и другими обозначениями соответствующей серии, что подтверждает ассоциирование в сознание потребителя слова "MONSTER" только с компанией; согласно отзывам, оставленным российскими потребителями на сайтах www.otzovik.com и www.unipack.ru, они совершенно четко различают продукцию компании и общества, что также подтверждается судебной практикой (например: дело N СИП-3/2015).

По результатам рассмотрения указанного возражения 13.12.2016 Роспатентом принято решение об отказе в удовлетворении возражения общества от 07.11.2016 на решение Роспатента от 21.07.2016.

Компания, полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает ее права и законные интересы, обратилась в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248, 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака в административном порядке, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты конвенционного приоритета заявки на регистрацию обозначения "MONSTER ENERGY ULTRA BLACK" (13.05.2014) правовая база для оценки охраноспособности включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован тем, что Роспатент, применив методику сравнения обозначений, изложенную в пунктах 14.4.2, 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил, пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения, заявленного на регистрацию, и противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных для однородных товаров 32-го класса МКТУ, ввиду вхождения в их состав фонетически и семантически тождественных доминирующих словесных элементов "MONSTER ENERGY"/"МОНСТР ЭНЕРДЖИ", являющихся единственными, либо занимающими в обозначениях начальную позицию, на которые падает логическое ударение. Относительно незначительных графических отличий Роспатент отметил, что они носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции товарного знака, в связи с чем являются несущественными. С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Также Роспатент, отклоняя иные доводы компании, отметил, что наличие в заявленном обозначении словесных элементов "ULTRA BLACK", не образующих устойчивого словосочетания с элементами "MONSTER ENERGY", не придает заявленному обозначению достаточной различительной способности, позволяющей признать сравниваемые обозначения несходными; на имя общества также, как и на имя компании, зарегистрированы товарные знаки, содержащие словесный элемент "MONSTER"/"МОНСТР"; известность продукции компании, маркированной обозначениями "MONSTER" и "MONSTER ENERGY" и четком ее разграничении в глазах потребителей с продукцией общества не являются основаниями для снятия противопоставления товарных знаков общества, поскольку для признания обозначений сходными достаточно самой опасности смешения обозначений.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех заявленных товаров 32-го класса МКТУ.

Коллегия судей соглашается с указанными выводами Роспатента по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.2 Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту "а" пункта 14.4.2.2 Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с подпунктом 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) к наиболее распространенным случаям звукового сходства относится фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций установлено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков (пункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций).

Согласно подпункту 4.2.4.1 тех же Методических рекомендаций, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (например, обозначение STELLA ALPINA). Исключение составляют устойчивые словосочетания типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Суд, оценив и сопоставив обозначение по заявке N 2014737553 и противопоставленные ему товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 434154, 528444, 528439, 547193, пришел к выводу об их сходстве до степени смешения в связи со следующим.

Словесное обозначение "MONSTER ENERGY ULTRA BLACK" по заявке N 2014737553 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, расположенными в одну строку. Правовая охрана испрашивается, в частности, в отношении товаров 32-го класса МКТУ ("безалкогольные напитки").

Противопоставленный товарный знак "MONSTER ENERGY" по свидетельству Российской Федерации N 434154 с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана этому товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 и 33-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 528444 с приоритетом от 25.01.2013 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы "MONSTER", "ENERGY", и стилизованное изображение глаз красного цвета. Правовая охрана этому товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "МОНСТР ЭНЕРДЖИ" по свидетельству Российской Федерации N 528439 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами кириллицы черного цвета. Правовая охрана названному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 547193 с приоритетом от 12.02.2014 является комбинированным, выполнен в виде квадрата черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент "MONSTER ENERGY", выполненный заглавными буквами латинского языка в оригинальной графике.

Сравнительный анализ противопоставляемых обозначений показывает следующее.

Заявленное на регистрацию обозначение состоит из словесных элементов "MONSTER", "ENERGY", "ULTRA", "BLACK" читаемых [монстр], [энэрджи], [ультра], [блэк], и переводимых на русский язык "MONSTER" - урод; монстр; чудище; "ENERGY" - энергия, сила, мощность; "ULTRA" - крайне; ультра; в высшей степени; "BLACK" - черный цвет, черный, грязь. Указанное обозначение не имеет единого перевода на русский язык и не представляет собой устойчивое словосочетание как на русском, так и английском языках. С учетом этого, суд полагает, что данное обозначение воспринимается в качестве набора не связанных друг с другом по смыслу словесных элементов.

При этом словесные элементы "MONSTER" и "ENERGY" фонетически и семантически тождественны словесным элементам "MONSTER/МОНСТР" и "ENERGY/ЭНЕРДЖИ", читаемых [монстр], [энэрджи], из которых состоят противопоставленные товарные знаки.

Учитывая, что тождественный элемент "MONSTER/МОНСТР" сравниваемых обозначений, занимает начальное положение в соответствующих словосочетаниях, является самостоятельным, то есть не зависит от иного слова, не носит описательный характер, легко запоминается, суд полагает, что на нем акцентируется внимание при восприятии, и он является сильным, доминирующим элементом.

Как указано выше, в настоящем случае имеется полное фонетическое вхождение названного словесного элемента в заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки, как и словесного элемента "ENERGY/ЭНЕРДЖИ". Тождество звучания этих словесных элементов в сравниваемых обозначениях свидетельствует об их фонетическом сходстве. Этот вывод подтверждается также и тем, что, как указывают компания и общество, именно словесный элемент "MONSTER/МОНСТР" является объединяющим для серий товарных знаков, принадлежащих каждому из них.

Сходство сравниваемых обозначений по смысловому признаку определется лексическим значением противопоставляемых обозначений, обусловленным заложенной идеей, которая выражена в том, чтобы вызвать именного у российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с монстром, силой монстра, а также другой положительный ассоциативный ряд, связанный с этим словом.

Различие сравниваемых обозначений происходит лишь за счет наличия в заявленном на регистрацию обозначении дополнительных словесных элементов "ULTRA" и "BLACK", которые расположены в конечной части этого обозначения, вопреки доводу компании, не придают дополнительное семантическое значение и значительного отличия от противопоставленных товарных знаков. Различие противопоставляемых обозначений за счет включения в состав обозначения компании дополнительных словесных элементов, занимающих последнее место, в целом не свидетельствует об отсутствии их звукового сходства. Кроме того, как отмечено в Методических рекомендациях, вхождение одного обозначения в другое является основанием для признания таких обозначений сходными до степени смешения.

Также с учетом пункта 6.3.2 Методических рекомендаций коллегия судей полагает, что отдельные графические отличия не влияют на восприятие сравниваемых обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений достигается за счет включения в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов, акцентирующих на себе внимание и легко запоминающихся. В то же время изобразительные элементы товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 528444 и N 547193, представляющие собой фон в виде простого черного четырехугольника (квадрата) и стилизованное изображение красных глаз (в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 528444) не могут повлиять на формирование иного общего впечатления от восприятия сравниваемых обозначений, поскольку не лишают сильный словесный элемент "MONSTER" его доминирующего значения ввиду присущих ему указанных выше характеристик с точки зрения восприятия потребителями.

Учитывая звуковые, смысловые и графические характеристики заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков, общее впечатление от обозначений в целом, суд приходит к выводу о наличии между ними сходства до степени смешения.

Также суд соглашается с установленной в оспариваемом решении Роспатента однородностью товаров 32-го класса МКТУ, поскольку они относятся к одному роду и виду, имеют одинаковое функциональное назначение, одно место продажи, один круг потребителей, что свидетельствует о возможности отнесения потребителями этих товаров к одному источнику происхождения. К тому же компанией данный вывод не оспаривается, каких-либо доводов относительно однородности товаров в заявлении компании также не изложено.

Коллегия судей отклоняет довод компании о приобретенной различительной способности заявленного ею обозначения, равно как и довод о разграничении рядовым российским потребителем продукции, изготавливаемой и вводимой в гражданский оборот компанией и обществом.

Судебная коллегия учитывает, что выяснение вопроса о фактической идентификации и способности отграничения потребителями продукции компании и общества, равно как и приобретенная, по мнению компании, различительная способность ее обозначения не имеют правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений.

При этом решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Именно "приобретенная" различительная способность обозначения подлежит оценке в рамках применения не пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (как в настоящем споре), а пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (абзац седьмой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Вместе с тем в рамках пункта 6 статьи 1483 ГК РФ степень различительной способности конкретного обозначения, его известность и узнаваемость являются обстоятельствами, с учетом в числе прочего которых устанавливается сходство до степени смешения этого обозначения с противопоставленными товарными знаками. При этом учитывается различительная способность именно знака с более ранним приоритетом.

Аналогичная позиция выражена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06, а также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016, от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016, от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016.

При этом, как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Вместе с тем степень различительной способности товарного знака, его известность и узнаваемость среди средних российских потребителей конкретного товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана товарного знака, представляет собой обстоятельство, которое подлежит доказыванию и которое должно подтверждаться материалами дела.

Таким образом, суд полагает необходимым отметить, что в рамках настоящего дела правовое значение может иметь различительная способность, известность потребителю именно конкретного спорного обозначения "MONSTER ENERGY ULTRA BLACK", а не самой компании.

Однако степень различительной способности конкретного спорного обозначения среди российских потребителей является субъективной оценкой компании и не подтверждена допустимыми доказательствами, отвечающими требованиям, предъявляемым к ним положениями главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Фотографии продукции сами по себе степень различительной способности, узнаваемости подтверждать не могут.

Доказательства наличия регистрации товарных знаков с аналогичным словесным элементом в других странах мира также не могут подтверждать степень различительной способности обозначения, поскольку подлежит учету различительная способность обозначения для российского потребителя.

Ссылка заявителя на наличие иных зарегистрированных на его имя товарных знаков, включающих словесные элементы "MONSTER ENERGY", а также товарного знака "BLACK MONSTER ENERGY ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 566658, также не может быть принята судебной коллегией, поскольку относится к другим обозначениям.

Решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств дела. Каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно, их регистрация не является предметом настоящего спора, соответственно ее правомерность судом не проверяется и не может быть положена в основу решения суда.

Кроме того, указанный довод компании не опровергает вывод Роспатента о наличии имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении однородных товаров товарных знаков другого лица, сходных до степени смешения с заявленным обозначением.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем, требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление компании "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин