Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июля 2017 г. по делу N СИП-168/2017 Суд признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении части товаров, поскольку установил сходство до степени смешения словесных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по семантическому и фонетическому критериям

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июля 2017 г. по делу N СИП-168/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июля 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2017 г. N С01-847/2017 по делу N СИП-168/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрев в судебном заседании заявление Rapala VMC Oyj (Tehtaantie 2 FI-17200 Vaaksy, Finland, ID 1016238-8) - представитель акционерное общество "Нормарк" (ул. Миклухо-Маклая, д. 39, корп. 2, Москва, 117485, ОГРН 1037739603505) о признании недействительным в части решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 19.01.2017 об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 572982.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество Холдинговая компания "Абсолют" (Мажоров пер., д. 14, стр. 5, Москва, 107023, ОГРН 1067758021363).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Rapala VMC Oyj - Картошкин Е.А. (по доверенности от 06.03.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковылин М.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-498/41), до перерыва в заседании Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41);

от закрытого акционерного общества Холдинговая компания "Абсолют" - Бабанина Т.В. (по доверенности от 12.05.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Rapala VMC Oyj (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным в части решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.01.2017 об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 5729823 в отношении товаров 28-го класса "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество Холдинговая компания "Абсолют" (далее - общество).

В обоснование заявленных требований компания указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака, по ее мнению, произведена с нарушением пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку у заявителя имеются основания считать, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим компании товарным знаком по звуковому, смысловому и графическим признакам.

Поскольку среди российских рыболовов товары для рыбной ловли маркированные обозначением "STORM" широко известны, заявитель полагает, что потребитель, ввиду сходства товарных знаков может быть введен в заблуждение.

Роспатент и общество направили в Суд по интеллектуальным правам отзывы, в которых указали, что с заявленным требованием не согласны, просят отказать в его удовлетворении, поскольку оспариваемое решение является законным и обоснованным.

В судебном заседании, назначенном на 5 июля 2017 года в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 12 июля 2017 года.

В судебных заседаниях представитель компании поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить.

Представители Роспатента и общества поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что общество является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 572982, зарегистрированного 29.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), с датой приоритета от 26.05.2014.

В Роспатент 01.11.2016 от компании поступило возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, в котором она просила, с учетом принятых Роспатентом уточнений, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 572982 недействительным в отношении товаров 28-го класса МКТУ "ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; дротики; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; кегли; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; крючки рыболовные; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мечей; наживки искусственные; оружие фехтовальное; парапланы; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; рогатки [товары спортивные]; ружья гарпунные [товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; снаряды для метания; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; устройства для бросания теннисных мячей; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шесты для прыжков; экраны камуфляжные [товары спортивные]".

Компания, обращаясь в Роспатент с возражением указала, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим ей словесным товарным знаком "" по международной регистрации N 781141, имеющим более ранний приоритет (17.05.2005), правовая охрана которому на территории Российской Федерации, предоставлена в отношении однородных товаров 28-го класса МКТУ "рыболовные принадлежности", и указала, что она является известной мировой компанией по производству рыболовных принадлежностей под названным товарным знаком, продукция которой, также широко известна на российском рынке, в связи с чем в сознании потребителя указанное обозначение однозначно ассоциируется с деятельностью компании.

Решением Роспатента от 19.01.2017, в удовлетворении поданного компанией возражения было отказано, правовая охрана оспариваемого товарного знака была оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении поданного компанией возражения, Роспатент, проведя анализ однородности товаров, установил, что оспариваемые товары, а именно: "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; ружья гарпунные [товары спортивные]; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные", однородны товарам противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одному роду товаров "рыболовные принадлежности", имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта, однако, исходил из того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не являются сходными, в этой связи отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, тогда как компанией не было представлено доказательств о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

Не согласившись с решением Роспатента от 19.01.2017, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что заявленное компанией требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданных компанией возражений против предоставления правовой охраны товарного знака общества, в связи с чем затрагивает ее права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 6/8) и пункту 52 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (26.05.2014) правовая база для оценки охраноспособности названного товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Пунктом 1 статьи 1513 ГК РФ установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Как указано в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса; полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 572982 представляет собой словесное обозначение "", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации N 781141 представляет собой словесное обозначение "", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Проведя анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на тождество и сходство, Роспатент установил, что они имеют семантическое сходство, однако пришел к выводу, что в целом они не сходны, поскольку с точки зрения фонетики, сравниваемые слова имеют различное звуковое восприятие, в связи с тем, что словесный элемент оспариваемого товарного знака имеет прочтение "шторм", тогда как словесный элемент противопоставленного товарного знака, представляющий собой лексическую единицу английского языка, имеет произношение "".

Также Роспатент полагал, что указанное различие усугубляется их графическим несходством, поскольку сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление, в силу того, что словесные элементы выполнены буквами латинского и русского алфавитов, различными шрифтами.

Кроме того, Роспатент, проведя анализ однородности товаров 28-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, установил, что товары "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; ружья гарпунные [товары спортивные]; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные", однородны товарам противопоставленного товарного знака "рыболовные принадлежности", поскольку они относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Однако поскольку Роспатент установил отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, пришел к выводу о том, что указанные выше однородные товары 28-го класса МКТУ не будут смешиваться в глазах потребителей в гражданском обороте с товарами, производимыми компанией.

Тогда как анализ однородности остальных оспариваемых подателем возражений товаров 28-го класса МКТУ, показал, что они не являются однородными товарам противопоставленного знака, так как они относятся к разным родовым группам, поскольку рыболовные принадлежности, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными гимнастическим и спортивным товарам, оспариваемой регистрации, в связи с тем, что они имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Поскольку Роспатентом было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения, сделан вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; ружья гарпунные [товары спортивные]; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные" не способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, Роспатент посчитал, что представленные компанией доказательства не подтверждают связь товаров для рыбалки под обозначением "STORM" с их производителем.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанными выводами Роспатента в связи со следующим.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 тех же Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил).

Как указывалось ранее, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 572982 представляет собой словесное обозначение "", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Тогда как противопоставленный товарный знак "" по международной регистрации N 781141 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 4.2.1.2. Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) наиболее распространенные случаи звукового сходства: тождество звучания обозначений DIXIE - DIXI, DIXY, ДИКСИ; тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей GEMO - ТЕМА, СТИЛОСЕРТ - СТИЛОЦЕРД, сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания конечных частей ZIBO - ZEBO, KENZO - ENZO; тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей ДУАЛИН - ДУАЙЛЛИН, ЛОНГЕВИТ - ЛОНГОВИТ; тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и конечных частей ARIBOLT - ORIBOLD; фонетическое вхождение одного обозначения в другое БИОРИТМ - BIORYTHMA.

В силу пункта 4.2.2.1. Методических рекомендаций, графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его (пункт 4.2.2.2. Методических рекомендаций).

Как указано в пункте 4.2.3.1. Методических рекомендаций, смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках (например, АРОМАТНАЯ МЕЛОДИЯ - AROMATIC MELODY);

Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными (пункт 4.2.3.2. Методических рекомендаций).

Так, согласно сведениям, полученным из открытых источников информации, словесный элемент "" противопоставленного товарного знака (имеет произношение: амер. ||; брит. ||), переводится на русский язык как слово "", которое соответственно, является единственным словесным элементом оспариваемой регистрации (https://translate.yandex.ru/?clid=2261449&win=240&lang=en-ru&text=storm; https://translate.google.гu/#ru/га/storm).

С учетом изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь разъяснениями, данными в Правилах и Методических рекомендациях, следуя принципам определения обозначений на тождество и сходство, пришел к выводу о том, что словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 572982 сходен до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 781141 "" по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям сходства, поскольку единственный словесный элемент оспариваемого товарного знака является транслитерацией единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака.

При этом коллегия судей отмечает, что наличие графических различий, в том числе в связи с использованием различного шрифта, исполнения обозначений на разных языках (русский и латинский алфавиты), не влечет качественно иного восприятия рядовым потребителем указанных товарных знаков в целом, ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов этих товарных знаков, которые занимают доминирующее положение в них, поскольку именно на них акцентируется основное внимание рядового потребителя и именно они легче запоминаются ими.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации по определению однородности), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций по определению однородности).

Согласно пункту 3.6 названных Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, учитывая сходство до степени смешения словесных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по семантическому и фонетическому критериям, опасность смешения этих товарных знаков в гражданском обороте значительно возрастает, суд не может согласиться с выводом Роспатента об отсутствии однородности между товарами 28-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку "рыболовные принадлежности", и товаров 28-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно товаров 28-го класса МКТУ "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные", поскольку сопоставляемые товары аналогичны либо однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о том, что "рыболовные принадлежности", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными "гимнастическим и спортивным товарам", оспариваемой регистрации, поскольку они относятся к разным родовым группам, и имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Суд по интеллектуальным правам также полагает необходимым отметить, что из оспариваемого решения Роспатента от 19.01.2017 следует, что 14.12.2016 в Роспатент от общества поступил отзыв на поданное компанией возражение, в котором указывалось, что правообладатель, во избежание смешения товарных знаков на рынке, просил об исключении из оспариваемой регистрации части оспариваемых товаров 28-го класса МКТУ (относящихся к рыболовным принадлежностям), а именно: "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные" (том. 3, л.д. 89).

Однако Роспатент, рассмотрев особое мнение компании (том. 3, л.д. 96) по названному отзыву, указал в оспариваемом решении, что коллегия Палаты по патентным спорам не вправе вносить такие изменения в рамках рассматриваемого возражения, поскольку правообладатель вправе внести такие изменения самостоятельно, путем подачи соответствующего заявления, оплатив пошлину.

Из оспариваемого решения Роспатента также усматривается, что имеющееся в материалах административного дела (копия договора купли-продажи от 01.02.2007 N 246/RAP и дополнительные соглашения к нему, распечатка с сайта http://alta.ru/tamdoc/14p51867/ письма Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 30.10.2014 N 14-40/51867 о товарных знаках компании, распечатки страниц каталогов "Normark" за 2003, 2005, 2013 - 2016 годы, копии дипломов, благодарностей, выборка договоров спонсорства на продвижение, в частности, товаров STORM за 2014, 2015 годы, распечатки страниц журналов "Спортивное рыболовство", "Рыбалка на Руси" за 2015 год, "Рыболов" за 2015, 2016 годы, рекламный буклет), были предметом оценки административного органа, который указал, что компанией в подтверждение ее доводов возражения, не были представлены соответствующие доказательства, подтверждающих связь товаров для рыбалки под обозначением "STORM" с их производителем (Rapala VMC Oyj, лицом, подавшим возражение), поскольку они датированы датой, позднее даты приоритета (26.05.2014) оспариваемой регистрации, и представлены в отношении акционерного общества "Нормарк", а также не содержат указаний на то, что товары под обозначением противопоставленного товарного знака были введены в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с чем Роспатент пришел к выводу, что у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

Относительно довода Роспатента о том, что представленные компанией в суд дополнительные документы, не являлись предметом рассмотрения возражения, в связи с чем не могут влиять на законность оспариваемого решения, а могут быть положены в основу самостоятельных возражений, коллегия судей полагает необходимым отметить.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств, который является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016.

Так, согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами N 56.

Исходя из смысла приведенной нормы права, податель возражения вправе представить дополнительные материалы к возражению, которые не изменяют мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. К ним могут относиться материалы, которые не содержат указания на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара, а также источники информации, полученные из общедоступных словарно-справочных изданий.

Аналогичный правовой подход, изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу N СИП-123/2017.

Следовательно, доказательствам, отсутствовавшим в материалах административного дела, надлежит дать оценку на предмет того, изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным полностью или частично, указано ли в них на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака и приведены ли в них отсутствующие в возражении источники информации.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2016 по делу N СИП-108/2016 и от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016.

В опровержение доводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении Роспатента от 19.01.2017, в суд первой инстанции компанией были представлены документы (товарные накладные от 27.04.2010, 28.07.2011, 25.01.2012, 10.02.2012, 24.02.2012; декларации на товары от 27.05.2013, 19.07.2013, 31.03.2014; распечатки страниц журналов "Спортивное рыболовство" за май, сентябрь 2013 года, "Петербургская Рыбалка" за июнь 2012 года, "Рыболов" за июль-август 2013 года (том. 1, л.д. 39-66)).

То обстоятельство, что представленные компанией в суд документы отсутствовали при рассмотрении Роспатентом поданного ей возражения, не свидетельствует о их недопустимости, поскольку суд, оценив вышеназванные доказательства, установил, что они не изменяют мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительным частично, поскольку они не содержат указания на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, а указанные выше источники информации, представлены в опровержение выводов Роспатента.

Проведя анализ указанных доказательств, суд установил, что названные документы подтверждают использование на территории Российской Федерации компанией обозначения "", тождественного товарному знаку по международной регистрации N 781141 при введении товаров 28-го класса МКТУ "рыболовные принадлежности" в гражданский оборот до даты оспариваемой регистрации.

Таким образом, учитывая, что в опровержение выводов Роспатента о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака не сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, компанией были представлены доказательства, подтверждающие использование обозначения "", тождественного товарному знаку по международной регистрации N 781141 при введении товаров 28-го класса МКТУ "рыболовные принадлежности" в гражданский оборот до даты оспариваемой регистрации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 572982 может порождать в сознании потребителя ложное представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Поскольку судом было установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 572982 в отношении однородных товаров, предназначенных для рыбной ловли, имеет сходство до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 781141, имеющим более ранний приоритет, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что государственная регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 572982 противоречит положениям пунктов 3, 6 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с изложенным, и исходя из требований пункта 6 постановления N 6/8, коллегия судей приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт Роспатента принят уполномоченным органом в нарушение требований действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, так как может привести к смешению обозначений в гражданском обороте, в связи с чем требование заявителя о признании этого акта недействительным подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В пункте 53 постановления N 5/29 разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что при рассмотрении возражения компании Роспатентом исследованы все доводы заявителя и материалы, представленные с возражением, однако по результатам рассмотрения сделан неправильный вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также однородности товаров в отношении которых они зарегистрированы, суд в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 572982 в отношении товаров 28-го класса МКТУ "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные" и обязать Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись об аннулировании государственной регистрации названного товарного знака в указанной части.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании Rapala VMC Oyj удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.01.2017 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 572982 в отношении товаров 28-го класса МКТУ "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные" признать недействительным как не соответствующее пунктам 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 572982 в отношении товаров 28-го класса МКТУ "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные" недействительной как не соответствующей пунктам 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об аннулировании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 572982 в отношении товаров 28-го класса "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу компании Rapala VMC Oyj (Tehtaantie 2 FI-17200 Vaaksy, Finland, ID 1016238-8) расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина