Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2017 г. N С01-365/2016 по делу N А55-13802/2015 Суд отменил принятые судебные акты об отказе в иске по делу о защите исключительных прав на изобретение и взыскании убытков, поскольку суды рассмотрели вопрос о наличии или отсутствии у ответчика права послепользования

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2017 г. N С01-365/2016 по делу N А55-13802/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 июля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "КОРМАКО" на решение Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2016 (судья Хмелев С.П.) по делу N A55-13802/2015 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2017 (судьи Карпов В.В., Демина Е.Г., Шадрина О.Е.) по тому же делу

по иску закрытого акционерного общества "КОРМАКО" (пр. Победы 20-А, офис 2-3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628609, ОГРН 1026301698884)

к закрытому акционерному обществу "Научно-исследовательский производственный центр" "НефтеГазСервис" (пр. Совхозный, д. 6, г. Самара, 443063, ОГРН 1026301698884)

третьи лица: Гончаров Валерий Александрович (г. Нижневартовск), открытое акционерное общество "Газпромнефть-ННГ" (ул. Ленина, д. 59/87, г. Ноябрьск, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629807, ОГРН 1028900703963)

о защите исключительных прав на изобретение и взыскании убытков.

от истца: Суспицин В.Г. (по доверенности от 01.12.2016),

от ответчика: Смирнова A.M. (по доверенности от 05.05.2016),

от 1-го третьего лица: лично, паспорт,

от 2-го третьего лица: извещено, не явилось,

установил:

закрытое акционерное общество "КОРМАКО" (далее - общество "КОРМАКО") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к закрытому акционерному обществу Научно-исследовательский производственный центр "НефтеГазСервис" (далее - общество НИПЦ "НефтеГазСервис") о запрете использовать в своей деятельности по коррозионному мониторингу трубопроводов принадлежащее истцу изобретение "Способ мониторинга коррозии трубопровода и устройство для его осуществления", защищенное патентом Российской Федерации N 2459136, без заключения лицензионного соглашения на использование интеллектуальных прав с правообладателем - обществом "КОРМАКО" и о взыскании убытков в сумме 1 972 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Гончаров А.А. и открытое акционерное общество "Газпромнефть-ННГ".

Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2015, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2016, в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 решение Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2015 и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 20.02.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.09.2016 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2017 решение Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2016 оставлено без изменения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2016 и постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2017, общество "КОРМАКО" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит указанные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение другого арбитражного суда в пределах одного и того же округа.

При этом заявитель кассационной жалобы полагает, что судами при повторном рассмотрении дела указания суда кассационной инстанции, изложенные, в постановлении от 06.06.2016 не выполнены, а именно, не исследовал вопрос о наличии или отсутствии у ответчика права послепользования. Кроме того, обжалуемые судебные акты не соответствуют требованиям законности и обоснованности, так как основаны исключительно на одном доказательстве - заключении экспертизы; допущены нарушения в части назначения судебной экспертизы и оценки ее результатов, повлекшие принятие неверного судебного акта; суды немотивированно отклонили доводы истца о нарушениях, имевших место при проведении экспертизы и составлении заключения по ее результатам.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, мотивы изложены в отзыве.

Третье лицо - Гончаров В.А. поддержал кассационную жалобу, просил ее удовлетворить.

Согласно заявлению открытого акционерного общества "Газпромнефть-ННГ", поступившему в суд кассационной инстанции, оно согласно с обжалуемыми судебными актами, просит кассационную жалобу оставить без удовлетворения и рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Третье лицо - открытое акционерное общество "Газпромнефть-ННГ", надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в суд кассационной инстанции не явилось, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов кассационной жалобы, суд кассационной инстанции находит основания для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "КОРМАКО" является правообладателем патента Российской Федерации N 2459136 на изобретение "Способ мониторинга коррозии трубопровода и устройство для его осуществления" (дата приоритета изобретения - 12.05.2009, срок действия исключительного права истекает 12.05.2029) (далее - патент N 245136).

Изобретение зарегистрировано 20.08.2012 со следующей формулой:

1. Устройство мониторинга коррозии трубопровода, отличающееся тем, что включает первый модуль диагностики физического состояния трубопровода, предназначенный для расположения внутри трубопровода, и второй модуль диагностики физического состояния трубопровода, предназначенный для расположения вне трубопровода, блок сопряжения указанных модулей с промышленной сетью Ethernet, по меньшей мере, два канала измерения скорости коррозии, в каждом из которых имеются последовательно соединенные измеритель скорости коррозии, блок сопряжения и контроллер, который соединен с промышленной сетью Ethernet, пульт управления мониторингом коррозии трубопровода, сервер базы данных и сервер, преобразующий данные сети Ethernet в форму, понятную каждому упомянутому контроллеру.

2. Способ мониторинга коррозии трубопровода, включающий измерения параметров среды посредством датчиков, размещенных в точках наблюдения в соответствии с картами замеров и скорости коррозии трубопровода, отличающийся тем, что для измерения упомянутых параметров используют устройство по п. 1.

Общество НИПЦ "НефтеГазСервис" на основании договора подряда от 21.12.2012 с открытым акционерном обществом "Газпромнефть-ННГ" выполняло работы по мониторингу коррозии трубопроводов и физического состояния трубопроводов.

Обращаясь с настоящим иском, истец указывал, что ответчик без заключения лицензионного договора при выполнении вышеуказанного договора подряда использует изобретение, защищенное патентом N 2459136, нарушая исключительные права истца.

При повторном рассмотрении дела судом первой инстанции была назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному Болотину Николаю Борисовичу.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

1) содержится ли каждый признак независимого пункта 1 формулы изобретения, указанной в патенте N 2459136 "Способ мониторинга коррозии трубопровода и устройство для его осуществления" в продукте (устройстве) ЗАО "НИПЦ "НефтеГазСевис" при осуществлении мониторинга коррозии трубопроводов на месторождениях ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" по договору N Д/2140/12-1898 от 21.12.2012 на оказание услуг по мониторингу коррозии трубопроводов,

2) использован ли каждый признак независимого пункта 2 формулы изобретения, указанной в патенте N 2459136 "Способ мониторинга коррозии трубопровода и устройство для его осуществления" в продукте (устройстве) ЗАО "НИПЦ "НефтеГазСевис" при осуществлении мониторинга коррозии трубопроводов на месторождениях ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" по договору N Д/2140/12-1898 от 21.12.2012 на оказание услуг по мониторингу коррозии трубопроводов.

Экспертом дано заключение, содержащее отрицательные ответы на оба поставленных судом вопроса.

Основываясь на указанном заключении судебной экспертизы, суд первой инстанции сделал вывод о том, что ответчик при выполнении работ по вышеуказанному договору с третьим лицом не использует изобретение, исключительное право на которое принадлежит истцу, в связи с чем не нарушает указанное исключительное право. При этом судом первой инстанции было рассмотрено ходатайство истца о назначении повторной экспертизы, в удовлетворении которого было отказано ввиду того, что оснований для проведения повторной экспертизы не имеется.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы истца, указал также, что срок действия договора N Д/2140/12-1898 от 21.12.2012 истек и ответчиком доказательства использования изобретения истца по патенту N 2459136 суду не представлены; требование истца о пресечении действий, нарушающих его право на изобретение, и возмещении убытков, причиненных неправомерным использованием изобретения при исполнении указанного договора, удовлетворению не подлежат.

Между тем при повторном рассмотрении дела судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 этой статьи.

Таким образом, из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте (способе) предполагаемого нарушителя исключительного права.

При этом судам необходимо принимать во внимание правовые подходы, применяемые при рассмотрении дел о нарушении прав на изобретения (полезные модели) по патентам, содержащим многозвенные формулы, изложенные, в частности, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 609/13 от 11.06.2013 по делу N А60-17304/2011.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 2, 7, 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суд выясняет также сведения о его образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы.

При решении вопроса о назначении экспертизы суд на основании части 1 статьи 87.1 АПК РФ может привлечь специалиста (например, для дачи консультации по вопросу о возможности проведения экспертизы, формулирования вопросов эксперту).

Для оказания содействия суду в уяснении вопросов, требующих специальных знаний, в том числе возникающих при исследовании заключения эксперта, суд также может привлечь специалиста (статья 87.1 АПК РФ).

В соответствии с частями 1-2, 4-5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как следует из решения от 20.12.2016, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил только из выводов, изложенных в заключении эксперта Болотина Н.Б., и не исследовал непосредственно все доказательства и доводы лиц, участвующих в деле. В нарушение норм статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не мотивировал, по каким причинам им были отклонены доводы истца, изложенные в возражении на заключении экспертизы.

Доводы кассационной жалобы о несоответствии заключения судебной экспертизы нормам статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует признать обоснованными. Так, указанное заключение эксперта Болотина В.Н. фактически не содержит непосредственно исследовательской части с указанием примененных методов, а также оценки результатов исследований и обоснования выводов по поставленным вопросам. Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что нормативная база для исследования определена экспертом без учета даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2459136 и порядка вступления в силу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела по существу оставил эти факты без внимания, не определил подлежащее применению законодательство с учетом даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2459136, не установил, в каком объеме изобретению предоставлена правовая охрана, характер спорных правоотношений, момент или период их возникновения, объем предполагаемого нарушения и его способ.

Воспроизводя в определении о назначении экспертизы вопросы, предложенные ответчиком, суд первой инстанции не установил в полном объеме все обстоятельства, которые следовало выяснить в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения спора, в частности, исключив из исследования вопросы о возможном использовании ответчиком объекта с признаками, эквивалентными признакам, приведенным в независимом пункте (независимых пунктах) формулы изобретения, и не мотивировав такое исключение (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Перечисленные нарушения норм материального и процессуального права могли повлечь неправильную постановку вопросов перед экспертом. В дальнейшем эти нарушения могли привести к ошибочному отказу в удовлетворении ходатайства истца о назначении повторной экспертизы, неустановлению всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора.

Также суд первой инстанции не выполнил указание суда кассационной инстанции, изложенное в постановлении от 06.06.2016 - не рассмотрел вопрос о наличии или отсутствии у ответчика права послепользования.

Не устранены были эти нарушения и судом апелляционной инстанции.

Сказанное свидетельствует о том, что суды нижестоящих инстанций в нарушение положений части 1 статьи 10, частей 1 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исследовали непосредственно представленные доказательства и доводы всех лиц, участвующих в деле, фактически придав заранее установленную силу лишь одному из доказательств по делу - заключению судебной экспертизы, и доводам ответчика в его поддержку. Такой подход к рассмотрению спора нельзя признать соответствующим принципам состязательности и равноправия сторон в арбитражном процессе.

Ввиду несоответствия выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильного применения норм материального и процессуального права, которое могло привести к вынесению неправильных решения и постановления, обжалуемые судебные подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно определить подлежащее применению законодательство с учетом даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2459136, установить, в каком объеме изобретению предоставлена правовая охрана, характер спорных правоотношений, момент или период их возникновения, объем предполагаемого нарушения и его способ, решить вопрос о проведении дополнительной или повторной экспертизы, выполнить указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от 06.06.2016, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле и имеющимся в деле доказательствам и, исходя из этого, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2016 по делу N А55-13802/2015 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2017 по тому же делу отменить.

Дело N А55-13802/2015 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев