Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2017 г. по делу N СИП-36/2017 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку подтвержден факт использования ответчиком спорного товарного знака в отношении заявленных истцом услуг как самостоятельно, так и иными лицами под контролем правообладателя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2017 г. по делу N СИП-36/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 8 августа 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2017 г. N С01-909/2017 по делу N СИП-36/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной H.Л., судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" (ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202, г. Новосибирск, 630055, ОГРН 1125476023298) к обществу с ограниченной ответственностью "Капуста" (ул. Гагарина, д. 9, г. Вятские Поляны, Вятскополянский район, Кировская область, 612964, ОГРН 1114307000092) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470657 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Капуста К" (ул. Гагарина, д. 9, г. Вятские поляны, Вятскополянский р-н, Кировская обл., 612964, ОГРН 1154350014598), общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Капуста М" (ул. Школьная, д. 86, г. Вятские поляны, Вятскополянский р-н, Кировская обл., 612960, ОГРН 1134307001400), общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Капуста Минусинск" (ул. Тимирязева, д. 8, оф. 34, г. Минусинск, Красноярский край, 662610, ОГРН 1132455001359), общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Капуста Киров" (ул. Маяковского, д. 4А, кв. 31, г. Казань, Республика Татарстан, 420012, ОГРН 1124307000212).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 28.04.2017); от ответчика - Магда Ю.В. (по доверенности от 16.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Русинтерфинанс" (далее - общество "Русинтерфинанс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Капуста" (далее - общество "Капуста") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470657 вследствие его неиспользования в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Капуста К" (далее - общество "Капуста К"), общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Капуста М" (далее - общество "Капуста М"), общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Капуста Минусинск" (далее - общество "Капуста Минусинск"), общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Капуста Киров" (далее - общество "Капуста Киров").

В судебное заседание явились представители общества "Русинтерфинанс" и общества "Капуста".

Прочие лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте проведения судебного заседания по делу N СИП-36/2017 надлежащим образом, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru в порядке, предусмотренном статьей 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в суд своих представителей не направили.

До судебного заседание Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

Другие третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, также представили в суд отзывы на исковое заявление с приложенными к ним документами, в которых возражали против удовлетворения исковых требований, указывали на использование ими спорного товарного знака под контролем правообладателя.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного заседания судом на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) было установлено, что обществом "Русинтерфинанс" было изменено наименование с общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Русинтерфинанс" на общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс".

В соответствии с частью 4 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении настоящего искового заявления Суд по интеллектуальным правам учитывает изменение наименования общества "Русинтерфинанс".

В судебном заседании представитель общества "Русинтерфинанс" в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представил ходатайство об уточнении заявленных требований, указал, что им сокращен перечень оспариваемых позиций 36-го класса МКТУ, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении следующих позиций 36-го класса МКТУ: "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции".

Представитель общества "Капуста" против удовлетворения ходатайства общества "Русинтерфинанс" об уточнении исковых требований не возражал.

Поскольку уточняя исковые требования, общество "Русинтерфинанс" сократило перечень товарных позиций по сравнению с первоначальным, судебная коллегия полагает, что названное уточнение прав и иных интересов лиц, участвующих в деле, не нарушает. Уточнение подлежит принятию на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело - рассмотрению по уточненным требованиям.

В судебном заседании судом в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв.

Судебное заседание 02.08.2017 было продолжено после перерыва в том же составе суда при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле.

Также в ходе судебного заседания после завершения стадии исследования доказательств в суд поступили дополнительные пояснения общества "Капуста" с приложенными к ним документами, поданные в электронном виде через систему "Мой арбитр".

Суд считает необходимым отметить, что в соответствии с положениями статей 162 и 164 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительно представленные доказательства, поступившие после окончания стадии исследования доказательств на стадии судебных прений, не были приобщены к материалам дела, в связи с чем не подлежат исследованию при рассмотрении настоящего спора по существу.

В судебном заседании представитель общества "Русинтерфинанс" поддержал заявленные требования (с учетом принятого судом уточнения), просил их удовлетворить.

В обоснование иска общество "Русинтерфинанс" указало, что оно является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку использует в своей деятельности сходное с товарным знаком обозначение для индивидуализации услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован этот знак.

В частности, общество "Русинтерфинанс" сообщило, что им использовался интернет-сайт с доменным именем ekapusta.ru для осуществления деятельности по предоставлению займов, на котором активно используются обозначения "екапуста" и "ekapusta".

Истец пояснил, что имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение, обладающее признаками сходства с оспариваемым товарным знаком. В частности, истцом была подана заявка N 2016705923 на регистрацию сходного с оспариваемым товарным знаком комбинированного обозначения со словесными элементами "Екапуста" в отношении однородных услуг 36-го класса МКТУ.

Кроме того, в подтверждение наличия у истца заинтересованности в подаче настоящего иска общество "Русинтерфинанс" указало, что в рамках дела N А45-20311/2015 был удовлетворен иск правообладателя спорного товарного знака о защите исключительного права на него - о запрете использования доменного имени ekapusta.ru и обозначений, сходных с товарным знаком, и взыскании компенсации, где общество "Русинтерфинанс" являлось ответчиком.

Помимо этого, общество "Русинтерфинанс" сообщило, что им было подано возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в Роспатент. Решением Роспатента в удовлетворения названного возражения было отказано. Названное решение Роспатента было оставлено в силе в рамках дела N СИП-472/2016.

Также общество "Русинтерфинанас" в иске отметило то обстоятельство, что произведенный им поиск сведений о наличии фактов использования правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых обществом услуг не дал никаких результатов.

Также в дополнительных письменных пояснениях, поданных в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общество "Русинтерфинанс" указывало, что представленные в материалы дела документы, как ответчиком, так и третьими лицами, не могут служить доказательствами использования спорного товарного знака правообладателем. При этом общество "Русинтерфинанм" отмечало, что часть представленных документов никоим образом не свидетельствует об осуществлении финансовой деятельности с использованием спорного товарного знака конкретно обществом "Капуста", а другая часть не может быть принята в качестве доказательств ввиду их противоречия деятельности, подтверждаемой этими документами, положениям российского законодательства.

Ответчик заявленное исковое требование не признал, по основаниям, изложенным в отзыве, просил в его удовлетворении отказать.

Так, общество "Капуста" указало, что спорный товарный знак используется ответчиком непрерывно с момента его регистрации в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно- денежные операции". При этом ответчик пояснил, что товарный знак используется как самим правообладателем, так и иными лицами под его контролем в составе одной группы компаний. Общество "Капуста", являясь организатором названной группы компаний, осуществляет координацию и взаимодействие внутри группы посредством заключенных договоров коммерческой концессии, а также с помощью технических средств, средств связи и общего интернет-ресурса kapusta.biz.

Использование спорного товарного знака в отношении оказываемых услуг по предложению займов населению осуществляется группой компаний в сети "Интернет", в том числе в доменном имени kapusta.biz, администратором которого является общество "Капуста", а также в предложениях об оказании услуг, объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Третьи лица (за исключением Роспатента) также представили в суд отзывы с приложенным к ним доказательствами, в которых сообщили о фактическом осуществлении ими деятельности по оказанию финансовых услуг, связанных с предоставлением займов населению, с использованием при этом спорного товарного знака под контролем правообладателя.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "КАПУСТА" по свидетельству Российской Федерации N 470657, зарегистрированного в отношении ряда услуг 36-го и 45-го классов МКТУ.

В частности, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг 36-го класса МКТУ: "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" (с учетом принятого судом уточнения искового заявления).

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (оказания услуг).

Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что общество "Русинтерфинанс" осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг в финансовой сфере, связанной с предоставлением микрозаймов населению онлайн.

В подтверждение названных обстоятельств общество "Русинтерфинанс" представило следующие документы:

свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Государственный реестр микрофинансовых организаций от 22.03.2012, которым подтверждается внесение общества "Русинтерфинанс" в указанный реестр за регистрационным номером записи 2120754001243;

справка акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 26.05.2017, которой подтверждается, что Герасев Александр Александрович является администратором доменного имени e-kapusta.ru;

договор аренды доменного имени от 01.05.2013 N 1, согласно пункту 1 которого Арендодатель (Герасев А.А.) предоставляет Арендатору (общество "Русинтерфинанс") во владение и пользование доменное имя e-kapusta.ru, владельцем которого является Арендодатель, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату за использование доменного имени; согласно пункту 6.2 названного договора, если срок договора истек (1 год в соответствии с пунктом 6.1 договора) и ни одна из сторон не изъявила желания его прекратить, договор считается автоматически продлен на тот же срок на прежних условиях, количество пролонгаций договора не ограничено;

дополнительное соглашение от 22.09.2015 N 1 к договору аренды доменных имен от 01.05.2013 N 1, согласно которому стороны изложили пункт 1.1 договора от 01.05.2013 N 1 в следующей редакции: "1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во владение и пользование доменные имена e-kapusta.ru, екапуста.рф, владельцем которых является Арендодатель, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату за использование доменных имен";

дополнительное соглашение от 10.11.2016 N 2 к договору аренды доменных имен от 01.05.2013 N 1, согласно которому стороны изложили пункт 1.1 договора от 01.05.2013 N 1 в следующей редакции: "1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во владение и пользование доменные имена ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф, владельцем которых является Арендодатель, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату за использование доменных имен";

скриншоты интернет-сайта https//:ekapusta.ru с предложением услуг по предоставлению займов онлайн, на страницах которого используются комбинированные и словесные обозначения "екапуста", "еКапуста";

выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "Русинтерфинанс" (по состоянию на 21.02.2017), согласно которой основным видом деятельности указана деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

информационное письмо генерального директора общества "Русинтерфинанс" Герасева А.А., содержащее сведения о деятельности общество "Русинтерфинанс" с использованием комбинированных обозначений "еКапуста", как микрофинансовой организации, его объемах выданных средств по заключенным договорам микрозайма, объемах выручки.

Учитывая названные обстоятельства, судебная коллегия, изучив представленные в материалах дела документы, приходит к выводу о том, что общество "Русинтерфинанс" фактически участвует в осуществлении коммерческой деятельности, связанной с оказанием финансовых услуг по предоставлению займов, то есть услуг, однородных услугам 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции", для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых заявлено требование о прекращении его правовой охраны.

Также истцом представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию комбинированного обозначения , в которое входит словесный элемент "капуста", сходного, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком "КАПУСТА". В частности, обществом "Русинтерфинанс" в Роспатент была подана заявка N 2016705923 на регистрацию вышеназванного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36-го класса МКТУ, в том числе и таких позиций, как "финансовая деятельность; кредитно-денежные отношения".

Из представленного в материалы дела уведомления федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 24.01.2017 усматривается, что по результатам проверки соответствия заявленного обозначения по заявке N 2016705923 требованиям законодательства заявленное истцом комбинированное обозначение было признано сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, зарегистрированным, в частности, в отношении услуг 36-го класса, однородных заявленным истцом услугам 36-го класса МКТУ.

Таким образом, Роспатентом установлено сходство до степени смешения спорного товарного знака "КАПУСТА" ответчика и заявленного истцом на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "капуста", а также однородность услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуг 36-го класса МКТУ, которые были заявлены истцом на регистрацию.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента, касающимся сходства до степени смешения заявленного истцом обозначения и товарного знака ответчика, а также с выводом об однородности услуг "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и которые были заявлены истцом на регистрацию.

Также судебная коллегия полагает, что заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подтверждается следующими обстоятельствами.

Как следует из представленных в материалах дела судебных актов по делу N А45-20311/2015, общество "Капуста" обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с требованиями о запрете обществу "Русинтерфинанс" использовать доменное имя ekapusta.ru и обозначения, сходные до степени смешения со словесным товарным знаком "КАПУСТА" по свидетельству Российской Федерации N 470657, о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование указанного товарного знака.

При этом суд обращает внимание на то обстоятельство, что в обоснование заявленных требований общество "Капуста" ссылалось на факты использования обществом "Русинтерфинанс" для идентификации своей деятельности, в том числе в сети "Интернет", обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "КАПУСТА". В подтверждение названных обстоятельств обществом "Капуста" в материалы дела N А45-20311/2015 был представлен нотариальный протокол осмотра интернет-сайта ekapusta.ru от 04.08.2015.

Как следует из решения Арбитражного суда Новосибирской области от 09.02.2016, суд, руководствуясь статьями 1229, 1484 ГК РФ и принимая во внимание положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, при частичном удовлетворении исковых требований исходил из установленных материалами дела фактов нарушения обществом "Русинтерфинанс" исключительного права общества "Капуста" на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 470657.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 названное решение оставлено без изменения.

Кроме того, суд обращает внимание на то, что решение Арбитражного суда Новосибирской области от 09.02.2016 по делу N А45-20311/2015 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 по тому же делу были оставлены без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016.

Также коллегия судей полагает обстоятельством, подтверждающим заинтересованность общества "Русинтерфинанс" в подаче настоящего иска, и наличие спора в рамках дела N СИП-472/2016 по заявлению общества с "Русинтерфинанс" о признании недействительным решения Роспатента от 15.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 470657. К участию в названном деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено общество "КАПУСТА".

Из содержания судебных актов, принятых в рамках дела N СИП-472/2016 следует, что в Роспатент 18.12.2015 поступило возражение общества "Русинтерфинанс" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 470657, мотивированное тем, что правовая охрана была ему предоставлена в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ. По результатам рассмотрения возражения 15.06.2016 Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470657.

Полагая, что решение Роспатента от 15.06.2016 не соответствует закону и иным нормативным правовым актам, нарушает его права и законные интересы, общество "Русинтерфинанс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016 по делу N СИП-472/2016, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2017, заявление общества "Русинтерфинанс" оставлено без удовлетворения.

Так, судебная коллегия, оценив представленные обществом "Русинтерфинанс" доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, приходит к выводу о том, что оно является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470657 вследствие его неиспользования в отношении услуг "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" 36-го класса МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-0 указано, что законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора от 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот (оказанием услуг).

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора от 23.09.2015).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что оспариваемый товарный знак не используется ответчиком в отношении услуг "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" 36-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны оспариваемого товарного знака (23.01.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование указанного товарного знака, исчисляется с 23.01.2014 по 22.01.2017 включительно.

Из представленных в материалы дела документов следует, что общество "Капуста" посредством администрирования и использования в своей деятельности доменного имени kapusta.biz и размещенного на нем интернет-сайта осуществляет активную коммерческую деятельность, связанную с предоставлением денежных займов, в сотрудничестве со своими партнерами - обществами "Капуста М", "Капуста К", "Капуста Киров", "Капуста Минусинск".

В подтверждение названных обстоятельств обществом "Капуста" в материалы дела были представлены следующие документы:

справка от 16.12.2016, выданная акционерным обществом "Регистратор Р01", согласно которой общество "Капуста" является администратором домена Kapusta.biz (дата окончания срока регистрации - 19.02.2018); счет от 16.11.2016 N 453425, платежное поручение от 16.11.2016 N 1931, акт сверки взаимных расчетов за период с 11.11.2016 по 16.11.2016 между акционерным обществом "Регистратор Р01" и обществом "Капуста";

распечатка с интернет-сайта www.nic.ru, содержащая сведения Wliois-сервиса о домене kapusta.biz, согласно которым администратором домена является общество "Капуста";

распечатки с интернет-сайта kapusta.biz, содержащие сведения о предложении услуг по предоставлению мгновенных займов, а также содержащие стилизованное комбинированное обозначение со словесными элементами "К КАПУСТА БУДЬТЕ БОГАТЫ" (распечатки выполнены 31.03.2017);

распечатка поисковой системы "Яндекс", содержащая сведения о наличии информации в отношении запроса "kapusta.biz" в период с 23.01.2014 по 23.01.2017 (том 3, л.д. 1-13);

распечатки с интернет-страницы https://vk.com/kapustabiz, содержащие сведения о группе "Вконтакте" со ссылкой на интернет-сайт http://www.kapusta.biz и стилизованные обозначения со словесным элементом "Капуста" (выполнены 15.05.2017);

распечатки с интернет-страницы https://www.instagram.com/kapusta.biz/, содержащие сведения об аккаунте kapusta.biz в Instagram со ссылкой на интернет-сайт kapusta.biz и стилизованные обозначения со словесным элементом "Капуста" (выполнены 15.05.2017);

договор от 11.04.2013 N 5325 о передаче неисключительного права на использование программы для ЭВМ и спецификация к нему (том 2, л.д. 66-71), в соответствии с условиями которых обществу "Капуста" за вознаграждение предоставлена неисключительная лицензия на использование программ для ЭВМ "ArchiCredit", предназначенных для автоматизации полного рабочего цикла предприятий малого кредитования (МФО); согласно пункту 5.2 договора от 11.04.2013 N 5325 права, предоставляемые обществу "Капуста" по договору, действуют в течение всего срока действия авторского права на Программу согласно действующему на дату заключения договора законодательству Российской Федерации, или срока, который будет установлен в будущем;

договор от 29.08.2012 N 189 АТ/АУ-12 оказания услуг "бесплатный вызов" с приложениями к нему, в соответствии с условиями которых Исполнитель выполняет обществу "Капуста" за оплату комплекс работ, в том числе по выделению интеллектуального номера 8-800-505-1000 (том 2, л.д. 72-84); согласно пунктам 8.1 и 8.2 договора от 29.08.2012 N 189АТ/АУ-12 договор действует в течение одного года с момента его подписания и автоматически продлевается на тот же срок и на аналогичных условиях в том случае, если ни одна сторон не заявит об обратном до истечения срока его действия;

договор от 01.04.2014 N 5-2014 на сопровождение с приложениями к нему, в соответствии с условиями которого обществу "Капуста" оказывается информационное обслуживание, заключающееся в обновлении и сопровождении Конфигураций 1С согласно приложениям к договору; согласно пунктам 9.1 и 9.2 договора от 01.04.2014 N 5-2014 договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014, в части взаимных расчетов - до полного их завершения, а в случае если ни одна из сторон не заявит письменно о расторжении договора за десять календарных дней до окончания срока его действия, то он автоматически пролонгируется еще на один год и так далее; счет на оплату от 03.04.2014 N 101, акт от 03.04.2014 N 109;

договор от 05.02.2016 N 1 уступки права (цессии) по договору займа, согласно пункту 1.1 которого Цедент (общество "Капуста Киров") передает, а Цессионарий (общество "Капуста") принимает в полном объеме права (требования), включая получение процентов за пользование займом, пеней и штрафов за просрочку возврата займа, а также уплаченной Цессионарием государственной пошлины за рассмотрение судами заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений, принадлежащие Цеденту и вытекающие из указанных в договоре договоров займа, заключенных между Цедентом и заемщиками; счет на оплату от 21.03.2016 N 2, акт от 21.03.2016 N 657, квитанция от 21.03.2016 к приходному ордеру N 8;

договор от 07.12.2015 N 4 уступки права (цессии) по договору займа, согласно пункту 1.1 которого Цедент (общество "Капуста Киров") передает, а Цессионарий (общество "Капуста") принимает в полном объеме права (требования), включая получение процентов за пользование займом, пеней и штрафов за просрочку возврата займа, а также уплаченной Цессионарием государственной пошлины за рассмотрение судами заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений, принадлежащие Цеденту и вытекающие из указанных в договоре договоров займа, заключенных между Цедентом и заемщиками; счет на оплату от 15.03.2016 N 1, акт от 15.03.2016 N 657; квитанция от 15.03.2016 к приходному кассовому ордеру N 8;

платежные поручения от 17.01.2017 N 594703, от 15.11.2016 N 212888, от 20.05.2016 N 161271, от 12.04.2016 N 841139, подтверждающие перечисление обществу "Капуста" денежных средств в счет погашения долга взыскателю (том 2, л.д. 91-94);

платежные поручения от 21.04.2016 N 894018, от 11.10.2016 N 24036, от 30.08.2016 N 712537, от 24.05.2016 N 176726, подтверждающие перечисление обществу "Капуста" долга по исполнительному производству;

договор займа от 26.12.2012 N Т50001027, согласно пункту 1.1. которого Заимодавец (общество "Капуста") предоставил Заемщику денежные средства в размере 7 000 рублей на срок с 26.12.2012 по 26.01.2013 включительно, а Заемщик обязался возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование займом в размере, в сроки и на условиях настоящего договора; расходный кассовый ордер от 26.12.2012 N 1026; платежные поручения от 30.01.2017 N 660531, от 15.02.2016 N 563072, от 15.01.2016 N 417297, от 31.12.2015 N 396601, от 01.04.2015 N 340, подтверждающие перечисление обществу "Капуста" денежных средств в счет погашения долга взыскателю в рамках исполнительного производства;

договор займа от 27.12.2012 N Т50001044, согласно пункту 1 которого Заимодавец (общество "Капуста") предоставил Заемщику денежные средства в размере 13 000 рублей на срок с 27.12.2012 по 27.01.2013 включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумма и уплатить проценты за пользование займом в размере, в сроки и на условиях настоящего договора; расходный кассовый ордер от 27.12.2012 N 1043; платежные поручения от 17.01.2017 N 595144, от 25.10.2016 N 106778, от 30.03.2016 N 776110, от 29.12.2015 N 368108, от 02.10.2015 N 765353, от 29.05.2015 N 980, от 12.03.2015 N 178, подтверждающие перечисление обществу "Капуста" денежных средств в счет погашения долга взыскателю в рамках исполнительного производства.

Исследовав представленные документы, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то обстоятельство, что часть представленных обществом "Капуста" документов не может быть принята в качестве доказательств, подтверждающих использование спорного товарного знака в спорный период, а именно: договоры займа от 26.12.2012 N Т50001027, 27.12.2012 N Т50001044, заключенные за пределами спорного трехлетнего периода, в течение которого ответчику надлежит доказывать использование спорного товарного знака; распечатки с интернет-сайтов kapusta.biz, https://www.instagram.com/kapusta.biz/, ttps://vk.com/kapustabiz, также выполненные за пределами спорного трехлетнего периода.

Вместе с тем обществом "Капуста" в материалы дела были представлены письма (ответы на обращения) Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 03.11.2016 N 05-103068, от 23.12.2016 N 05-121532, от 17.01.2017 N 05-4798, от 08.02.2017 N 05-11942, от 17.02.2017 N 05-13969, содержащие сведения о включении и исключении интернет-страницы kapusta.biz в/из Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" (далее - Единый реестр Роскомнадзора) в связи с обстоятельствами наличия на указанной интернет-странице информации о выдаче онлайн займов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Из указанных писем Роскомнадзора следует, что интернет-страница kapusta.biz на основании решения Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 20.07.2016 по делу N 2-1337/2016 была включена в Единый реестр Роскмнадзора в периоды 20.07.2016 - 17.01.2017, 24.01.2017 - 15.02.2017. При этом в соответствии с письмом Роскомнадзора от 17.02.2017 N 05-13969 указатель страницы сайта в сети "Интернет" http://kapusta.biz был исключен из Единого реестра Роскомнадзора. Также в письме было обращено внимание на то обстоятельство, что на интернет-ресурсе http://kapusta.biz неоднократно возобновлялся доступ к информации, признанной запрещенной.

С учетом названных обстоятельств, судебная коллегия полагает, что приведенные письма Роскомнадзора подтверждают фактическое размещение в спорный период на интернет-сайте kapusta.biz, администратором которого является общество "Капуста", сведений, связанных с оказанием услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" (о выдаче онлайн займов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям).

Также общество "Капуста" при обосновании доводов о фактическом использовании им, как правообладателем, и под его контролем спорного товарного знака в отношении заявленных в иске услуг 36-го класса МКТУ ссылалось на использование этого товарного знака его аффилированными лицами и бизнес-партнерами, в частности: обществом "Капуста К", обществом "Капуста Киров", обществом "Капуста М" и обществом "Капуста Минусинск".

Так, в материалы дела обществом "Капуста" были представлены документы, свидетельствующие о наличии аффилированных связей общества "Капуста" и обществ "Капуста Киров" и "Капуста К", а также о наличии договорных отношений с обществами "Капуста Минусинск" и "Капуста М" в отношении использования спорного товарного знака последними (договоры франчайзинга).

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Так, общество "Капуста" в отзыве на исковое заявление сообщило о том, что спорный товарный знак активно используется при ведении деятельности по предоставлению денежных займов обществом "Капуста К", единственным учредителем и генеральным директором которого является Камалов Руслан Игоревич, являющийся также единственным учредителем и генеральным директором общества "Капуста".

Указанные обстоятельства подтверждаются находящимися в материалах дела выписками из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "Капуста" (по состоянию на 28.02.2017; том 1, л.д. 62-65) и общества "Капуста К" (по состоянию на 30.03.2017; том 1, л.д. 66-68), уставом общества "Капуста К" 2015 года (том 4, л.д. 12-27), приказом общества "Капуста К" от 08.12.2015 N 1 о вступлении в должность генерального директора Камалова Р.И. (том 4, л.д. 28).

При этом суд учитывает то обстоятельство, что ранее, до января 2017 года общество "Капуста К" носило наименование - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Капуста К", которое впоследствии решением от 18.01.2017 N 3 единственного участника общества "Капуста К" Камалова Р.И. было изменено на общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Капуста К", о чем в ЕГРЮЛ 02.02.2017 была внесена запись за ГРН 2174350062203 (том 6, л.д. 53-56).

Из смысла статьи 53.2 ГК РФ следует, что аффилированность предполагает наличие взаимного интереса или взаимной зависимости между юридическими лицами или их участниками, органами управления и т.п. Кроме того, аффилированность свидетельствует о единстве интересов, целей принятия и реализации отдельных решений.

Учитывая изложенное обстоятельство, судебная коллегия, руководствуясь статьями 53.2 ГК РФ и положениями статьи 4 Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 22.03.1991 N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон от 22.03.1991 N 948-I), признает общество "Капуста" и "Капуста К" аффилированными лицами ввиду установления факта того, что единственным учредителем и генеральным директором названных обществ является Камалов Р.И.

В таком случае суд приходит к выводу о наличии оснований для исследования и оценки представленных в материалах дела документов, касающихся деятельности общества "Капуста К" на предмет использования спорного товарного знака под контролем правообладателя в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Как усматривается из материалов дела, общество "Капуста К" осуществляет деятельность в сфере микрофинансирования (предоставления микрозаймов). При этом, из представленных распечаток с интернет-сайтов yandex.ru, vp43.ru (том 3, л.д. 35, 38-52) следует, что в сети "Интернет" общество "Капуста К" в качестве контактных данных указывает телефон 8 (800) 505-10-00, на использование которого обществом "Капуста" заключен договор, а также интернет-сайт kapusta.biz, администратором которого также является общество "Капуста" и группу "Вконтакте" kapustabiz.

Так, в подтверждение использования товарного знака "КАПУСТА" обществом "Капуста К" в отношении услуг "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" в материалы дела как обществом "Капуста", так и обществом "Капуста К" (с отзывом) были представлены следующие документы:

договор аренды нежилого помещения от 14.11.2016, договор аренды торгового павильона от 01.03.2016 N 08-16 АТП, договор оказания услуг от 01.04.2016;

договор на оказание рекламных услуг от 21.03.2016 N 7М, согласно пункту 1 которого Заказчик (общество "Капуста К") поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению и распространению рекламных материалов, предоставленных Заказчиком, в газетах "Сельская правда", "Дуслык" Малмыжского района в объеме и на условиях, предусмотренных договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях в соответствии с договором; документы, подтверждающие исполнение договора на оказание рекламных услуг от 21.03.2016 N 7М, а также копии газет "Сельская правда" от 23.04.2016, от 16.04.2016, от 09.04.2016, от 02.04.2016 от 26.03.2016, содержащие рекламные объявления с использованием обозначения "КАПУСТА";

отчет о микрофинансовой деятельности по состоянию на 30 июня за первое полугодие 2016 года, подготовленный обществом "Капуста К" для общества "Капуста", в котором в качестве адреса сайта, на котором размещены правила предоставления микрозаймов, указан адрес www.kapusta.biz (том 4, л.д. 6-9);

договор потребительского займа от 14.09.2016 N 122-2409, в соответствии с условиями которого Кредитор (общество "Капуста К") передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом в размере, в сроки и порядке, которые определены условиями договора; на верхней части первой страницы договора от 14.09.2016 N 122-2409 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены анкета-заявка и копия паспорта заемщика, а также расходный кассовый ордер от 14.09.2016 N 122-2521 и приходные кассовые ордеры от 03.10.2016 N 122-5156, N 122-5157;

договор потребительского займа от 26.10.2016 N 122-2879, в соответствии с условиями которого Кредитор (общество "Капуста К") передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом в размере, в сроки и порядке, которые определены условиями договора; к договору приложены анкета-заявка и копия паспорта заемщика, а также расходный кассовый ордер от 26.10.2016 N 122-3022 и приходные кассовые ордеры от 10.11.2016 N 122-6079, N 122-6080.

Суд по результатам исследования и оценки названных документов пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждается факт использования спорного товарного знака под контролем правообладателя обществом "Капуста К" в отношении услуг по предоставлению займов, относящихся к услугам 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции".

При этом суд считает необходимым отдельно обратить внимание на то обстоятельство, что договор потребительского займа от 26.10.2016 N 122-2879 также подтверждает фактическое использование товарного знака при оказании услуг 36-го класса МКТУ. Так, в судебном заседании 02.08.2017 к материалам дела был приобщен оригинал договора от 26.10.2016 N 122-2879, на страницах которого судом было установлено размещение обозначения "КАПУ$ТА" в качестве фона на бланке договора (на копии указанная фоновая надпись не определяется). Представитель общества "Капуста" в судебном заседании пояснил, что при копирования оригинала документа указанное обозначение, выполненное в качестве фона, не отражается.

В отношении использования обществом "Капуста К" обозначения "КАПУ$ТА" судебная коллегия отмечает следующее.

Так, согласно положениям части 2 статьи 1486 ГК РФ законодатель признает использованием применительно к названной норме использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Суд, исследовав использованное обществом "Капуста К" на оригинале договора потребительского займа от 26.10.2016 N 122-2879 обозначение "КАПУ$ТА", пришел к выводу о том, что использование такого обозначения следует признать использованием товарного знака "КАПУСТА" по свидетельству Российской Федерации N 470657, поскольку изменение, допущенное в спорном обозначение (использование вместо буквы "С" знака "$") не меняет существа этого товарного знака и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку.

Судом также были исследованы документы, представленные в подтверждение использования спорного товарного знака под контролем правообладателя обществом "Капуста Киров".

При этом суд обращает внимание на следующее.

Как усматривается из материалов дела, согласно выписке из ЕГРЮЛ (по состоянию на 05.06.2012) общество "Капуста Киров" зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.2012 (том 4, л.д. 66-70). В соответствии с решением от 10.02.2012 N 1 единственного участника общества "Капуста Киров" и приказа от 16.02.2012 N 1 на должность генерального директора назначен Камалов Р.И. (том 4, л.д. 71-72). Вместе с тем согласно протоколу от 24.03.2016 общего собрания учредителей общества "Капуста Киров" в состав учредителей был включен Носенко Павел Юрьевич, на него были возложены полномочия генерального директора; Камалов Р.И. был освобожден от полномочий генерального директора и вышел из состава учредителей. Приказом от 24.03.2016 N 1 Носенко П.Ю. вступил в должность генерального директора общества "Капуста Киров". Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении общества "Капуста Киров" (по состоянию на 31.03.2017) запись о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - Носенко П.Ю., была внесена 25.03.2016 (том 1, л.д. 75-78).

Из изложенного следует, что в период с 16.02.2012 по март 2016 года единственным участником и генеральным директором общества "Капуста Киров" являлся Камалов Р.И., являющийся также единственным учредителем и генеральным директором общества "Капуста".

Таким образом, суд, основываясь на положениях статьи 53.2 ГК РФ и статьи 4 Закона от 22.03.1991 N 948-I, содержание которых было изложено в судебном акте ранее, приходит к выводу о том, что в период с 16.02.2012 по 24.03.2016 общество "Капуста" и "Капуста Киров" являлись аффилированными лицами.

Учитывая, что указанный период частично входит в период доказывания использования спорного товарного знака (с 23.01.2014 по 22.01.2017 включительно), судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для исследования и оценки представленных в материалах дела документов, касающихся деятельности общества "Капуста Киров" на предмет использования спорного товарного знака под контролем правообладателя в смысле части 2 статьи 1486 ГК РФ в период с 23.01.2014 по 24.03.2016.

Так, в подтверждение использования товарного знака "КАПУСТА" обществом "Капуста Киров" в отношении услуг "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" в материалы дела как обществом "Капуста", так и обществом "Капуста К" (с отзывом) были представлены следующие документы:

договор аренды нежилого помещения от 20.03.2015; договор субаренды нежилого субаренды нежилого помещения от 28.08.2014 N 423; трудовой договор от 12.08.2014 N Т-47-08/14;

договор оказания услуг от 12.01.2015 N 1/15, заключенный между обществом "Капуста Киров" и ООО "Свои люди" по разработке фирменного стиля; выписка операций по лицевому счету общества "Капуста Киров" за период с 16.01.2015 по 16.01.2015, согласно которому обществом "Капуста Киров" была произведена оплата ООО "Свои люди"; руководство по использованию фирменного стиля, разработанное брендинговым агентством "Свои люди", содержащее обозначение "КАПУСТА";

договор займа от 23.02.2014 N 01-0443, в соответствии с условиями которого Заимодавец (общество "Капуста Киров") предоставил Заемщику денежные средства на потребительские цели в размере 4030 рублей на срок с 23.02.2014 по 23.03.2014 включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование займом в размере 1168.7 рублей, в сроки и на условиях договора; на верхней части первой страницы договора от 23.02.2014 N 01-0443 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены анкета-заявка и копия паспорта заемщика, а также расходный кассовый ордер 23.02.2014 N 1-519 и приходные кассовые ордеры от 21.03.2014 N 1-1674, N 1-1675;

договор займа от 10.06.2014 N 04-0576, в соответствии с условиями которого Заимодавец (общество "Капуста Киров") предоставил Заемщику денежные средства на потребительские цели в размере 9000 рублей на срок с 10.06.2014 по 10.07.2014 включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование займом в размере 2790 рублей, в сроки и на условиях договора; в верхней части первой страницы и нижней части второй страницы договора 10.06.2014 N 04-0576 размещено обозначение "КАПУСТА"; договор залога от 10.06.2014 N 04-0576-3, заключенный согласно договору от 10.06.2014 N 04-0576; в верхней части первой страницы и нижней части второй страницы договора от 10.06.2014 N 04-0576-3 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договорам приложены анкета-заявка и копия паспорта заемщика, паспорт транспортного средства, а также расходный кассовый ордер от 10.06.2014 N 4-668 и приходные кассовые ордеры от 10.07.2014 N 4-1610, N 4-1611;

договор потребительского займа от 27.02.2016 N 02-0345, в соответствии с условиями которого Кредитор (общество "Капуста Киров") передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом в размере, в сроки и в порядке, установленных договором; в верхней части первой страницы договора от 27.02.2016 N 02-0345 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены анкета-заявка и копия паспорта заемщика, а также расходный кассовый ордер от 27.02.2016 N 2-367 и приходные кассовые ордеры от 02.03.2016 N 2-797, N 2-798;

договор от 01.06.2015 N 1542, в соответствии с пунктом 1.1 которого Заказчик (общество "Капуста Киров") поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению и размещению рекламных материалов; акт от 30.08.2015 N 5, подтверждающий исполнение договора от 01.06.2015 N 1542 (том 6, л.д. 5-8);

договор от 10.08.2015 N 50 на размещение рекламных/информационных/материалов, согласно пункту 1.1 которого Заказчик (общество "Капуста Киров" поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению и распространению рекламных/информационных/материалов, предоставленных Заказчиком, в газете "Отечество", распространяемой по Яранскому району Кировской области тиражом 5455 экземпляров; документы, подтверждающие исполнение договора от 10.08.2015 N 50 за период август - октябрь 2015 года (акты, счета; том 6, л.д. 11-15); копии газет "Отечество" за сентябрь-октябрь 2015 года (том 6, л.д. 16-31), содержащие размещение рекламных материалов, в которых использованы обозначения "КАПУСТА" и указаны в качестве контактных данных телефон 8 (800) 505 1000 и интернет-сайт kapusta.biz;

договор на размещение рекламных материалов в газете "Кировская искра" Уржумского района Кировской области от 28.01.2014 N 18; доказательства, подтверждающие исполнение договора от 28.01.2014 N 18 в период апрель - декабрь 2014 года, июль, ноябрь и декабрь 2015 года (счета, счета-фактуры, акты; том 4, л.д. 97-123); копии газет "Кировская искра" за 27.02.2016, 10.10.2015, 03.10.2015, содержащие размещение рекламных материалов, в которых использованы обозначения "КАПУСТА" и "КАПУ$ТА" (том 4, л.д. 129-133).

Вместе с тем судом не может быть принят в качестве доказательства использования спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ представленный в материалах дела договор потребительского займа от 05.08.2015 N 06-1553, заключенный обществом "Капуста Киров" с Заемщиком (том 4; л.д. 80-93), в связи с отсутствием в договоре и приложенных к нему документах фактов размещения спорного товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам по результатам исследования и оценки документов, представленных в отношении использования спорного товарного знака "КАПУСТА" обществом "Капуста Киров" (за исключением договора от 05.08.2015 N 06-1553 и приложенных к нему документов), пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждается факт такого использования под контролем правообладателя в отношении услуг по предоставлению займов, относящихся к услугам 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции".

При этом, как указывалось ранее, использование обществом "Капуста Киров" обозначения "КАПУ$ТА" при размещении рекламных материалов также подлежит признанию в качестве использования спорного товарного знака "КАПУСТА" ввиду отсутствия изменения существа этого товарного знака при таком использовании.

Также в материалы дела в качестве доказательств использования спорного товарного знака "КАПУСТА" были представлены документы, свидетельствующие о таком использовании под контролем правообладателя обществами "Капуста М" и "Капуста Минусинск" на основе договоров коммерческой концессии.

Так, в материалы дела были представлены договор франчайзинга от 10.12.2013, подписанный между обществом "Капуста" и обществом "Капуста М" (том 3, л.д. 68-74), и договор франчайзинга от 21.10.2013, подписанный между обществом "Капуста" и обществом "Капуста Минусинск" (том 3, л.д. 116-122), а также дополнительные соглашения к ним.

В соответствии с условиями названных договоров, целью их заключения является объединение усилий и ресурсов Сторон, а именно: денежные средства, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, запатентованное фирменное наименование организации (знак обслуживания), деловую репутацию и деловые связи, - с целью получения прибыли. Согласно договорам общество "Капуста" обязалось представить контрагенту за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в своей предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих обществу "Капуста" исключительных прав, а именно: товарный знак (КАПУСТА), коммерческое обозначение; коммерческую информацию; доступ к программному обеспечению (пункты 1.1 договоров франчайзинга).

Согласно пунктам 1.2 договоров франчайзинга, предметом договоров является открытие и функционирование в рамках микрофинансовой деятельности Офиса по выдаче займов.

В соответствии с пунктом 7.1 договора франчайзинга от 10.12.2013, заключенного обществом "Капуста" с обществом "Капуста М", договор является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания.

Согласно пунктам 7.1, 7.2 договора франчайзинга от 21.10.2013, заключенного обществом "Капуста" и обществом "Капуста Минусинск", договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его подписания, по истечении указанного срока договор считается продленным на 5 лет, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.

Как следует из положений пункта 2 статьи 1028 ГК РФ, предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся (в редакции, действовавшей на момент подписания договора, договор считается ничтожным).

В ходе разбирательства по делу судом было установлено, что представленные договор франчайзинга от 10.12.2013 и договор франчайзинга от 21.10.2013 не были зарегистрированы в Роспатента, в связи с чем предоставление права использования по указанным договорам не может быть признано состоявшимся, а такие договоры не имеют правовых последствий.

В свою очередь, как указывалось ранее, пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться иным лицом под контролем правообладателя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Сингапурского договора о законах по товарным знакам (подписан в г. Сингапуре 27.03.2006), ратифицированного Российской Федерацией 23.05.2009, договаривающаяся Сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.

Таким образом, иное лицо вправе осуществлять использование товарного знака, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем.

При этом для установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суду належит оценить все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу N СИП-110/2013.

Как усматривается из условий представленных договоров франчайзинга, общество "Капуста", как правообладатель товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470657, выразило волю на использование этого товарного знака обществами "Капуста М" и "Капуста Минусинск" в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности по выдаче займов.

При этом, как усматривается из положений разделов 3 договоров франчайзинга, обществу "Капуста" предоставлены права осуществлять контроль за деятельностью, осуществляемой контрагентами по договорам.

Также из представленных в материалы дела документов усматривается, что стороны договоров франчайзинга фактически исполняли взятые на себя обязательства в рамках этих договоров, в том числе общество "Капуста М" и общество "Капуста Минусинск" осуществляли перечисление вознаграждения обществу "Капуста", что подтверждается представленными счетами, актами и платежными поручениями за 2014 - 2016 годы (том 3, л.д. 75-104, 123-143; том 5, л.д. 18-26, 84-91).

Кроме того, судебная коллегия также обращает внимание на то, что в ходе судебного разбирательства обществом "Капуста" в материалы дела были представлены документы, свидетельствующие о направлении в адрес Роспатента заявлений о государственной регистрации договоров франчайзинга, заключенных обществом "Капуста" с обществами "Капуста М" и "Капуста Минусинск".

С учетом названных обстоятельств суд полагает необходимым исследовать представленные в материалы дела документы, касающиеся деятельности обществ "Капуста М" и "Капуста Минусинск" на предмет использования спорного товарного знака под контролем правообладателя в смысле части 2 статьи 1486 ГК РФ в спорный период.

Исходя из представленных документов, в том числе выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества "Капуста М" (том 1, л.д. 69-71), договора франчайзинга от 10.12.2013 (том 3, л.д. 68-74), свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (том 4, л.д. 27-28), судом установлено, что ранее общество "Капуста М" осуществляло свою деятельность под наименованием общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Капуста М".

Равным образом из материалов дела, а именно выписок из ЕГРЮЛ в отношении общества "Капуста Минусинск" (том 1, л.д. 72-74; том 5, л.д. 96), свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (том 5, л.д. 92-93) и договора франчайзинга от 21.10.2013 (том 3, л.д. 116-122), следует, что ранее общество "Капуста Минусинск" обладало наименованием общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Капуста Минусинск".

В подтверждение использования спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ обществом "Капуста" и обществом "Капуста М" в материалы дела были представлены следующие документы:

договор от 01.12.2015 N 05 субаренды нежилого помещения; трудовой договор от 15.08.2016 N 10к;

договор займа от 21.03.2014 N 26-0092, в соответствии с условиями которого Заимодавец (общество "Капуста М") предоставил Заемщику денежные средства на потребительские цели в размере 700 рублей на срок с 21.03.2014 по 21.04.2014 включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование займом в размере 672 рубля, в сроки и на условиях договора; на верхней части первой страницы и нижней части второй страницы договора от 21.03.2014 N 26-0092 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены анкета-заявка и копия паспорта заемщика, а также расходный кассовый ордер от 21.03.2014 N 26-139 и приходные кассовые ордеры от 03.04.2014 N 26-187, N 26-188;

договор потребительского займа от 11.09.2015 N 26-0752, в соответствии с условиями которого Кредитор (общество "Капуста М") передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом в размере, в сроки и в порядке, которые определены договором; на верхней части первой страницы договора от 11.09.2015 N 26-0752 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены кредитное досье, анкета-заявка и копия паспорта заемщика, а также расходный кассовый ордер от 11.09.2015 N 26-908 и приходные кассовые ордеры от 26.09.2015 N 26-2043, N 26-2044;

договор потребительского займа от 20.06.2016 N 26-0597, в соответствии с условиями которого Кредитор (общество "Капуста М") передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом в размере, в сроки и в порядке, которые определены договором; на верхней части первой страницы договора от 20.06.2016 N 26-0597 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены анкета-заявка и копия паспорта заемщика, а также расходный кассовый ордер от 20.06.2016 N 26-706 и приходные кассовые ордеры от 26.06.2016 N 26-1437, N 26-1438.

Вместе с тем суд обращает внимание на то обстоятельство, в качестве доказательства использования спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не могут быть приняты представленные в материалах дела договор потребительского займа от 15.04.2015 N 26-0325, заключенный обществом "Капуста М" с Заемщиком (том 3; л.д. 105-115), договор потребительского займа от 20.10.2014 N 26-0445 (том 7; л.д. 8-18) в связи с отсутствием в указанных договорах и приложенных к ним документах размещения спорного товарного знака.

При этом судебная коллегия, исследовав и оценив документы, представленные в отношении использования спорного товарного знака "КАПУСТА" обществом "Капуста М" (за исключением вышеназванных договоров), пришла к выводу о том, что материалами дела подтверждается факт такого использования под контролем правообладателя в отношении услуг по предоставлению займов, относящихся к услугам 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции".

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470657 обществом "Капуста Минусинск" под контролем правообладателя в отношении услуг 36-го класса МКТУ в суд были представлены следующие документы:

договор потребительского займа от 20.01.2017 N 19-0041, в соответствии с условиями которого Кредитор (общество "Капуста Минусинск") передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом в размере, в сроки и в порядке, которые определены договором; на верхней части первой страницы договора от 20.01.2017 N 19-0041 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены приходные кассовые ордеры от 14.02.2017 N 19-233, N 19-234;

договор займа от 24.01.2014 N 19-0028, в соответствии с условиями которого Заимодавец (общество "Капуста Минусинск") предоставил Заемщику денежные средства на потребительские цели в размере 10000 рублей на срок с 24.01.2014 по 24.02.2014 включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование займом в размере 9600 рублей, в сроки и на условиях договора; на верхней части первой страницы и нижней части второй страницы договора от 24.01.2014 N 19-0028 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены приходные кассовые ордеры от 27.01.2014 N 19-83, N 19-84;

договор потребительского займа от 15.10.2015 N 19-0988, в соответствии с условиями которого Кредитор (общество "Капуста Минусинск") передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом в размере, в сроки и в порядке, которые определены договором; на верхней части первой страницы договора от 15.10.2015 N 19-0988 размещено обозначение "КАПУСТА"; к договору приложены приходные кассовые ордеры от 06.11.2015 N 19-2668, N 19-2669.

Судебная коллегия по результатам исследования и оценки указанных документов пришла к выводу о доказанности факта использования спорного товарного знака обществом "Капуста Минусинск" под контролем правообладателя при осуществлении деятельности по выдаче займов, то есть при оказании услуг, относящихся к услугам 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции".

С учетом названных обстоятельств суд полагает, что представленными в материалы дела документами подтвержден факт использования обществом "Капуста" спорного товарного знака в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции" как самостоятельно, так и иными лицами под контролем общества "Капуста" в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При этом суд обращает внимание на то, что в рамках осуществления своей деятельности общество "Капуста" администрирует интернет-сайт с доменным именем kapusta.biz, на котором размещены сведения об оказании услуг по выдаче онлайн займов.

Также использование спорного товарного знака в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в отношении заявленных истцом услуг 36-го класса МКТУ подтверждается представленными в материалах дела документами, свидетельствующими об осуществлении деятельности, связанной с предоставлением займов, и рекламе такой деятельности с использованием этого товарного знака иными лицами под контролем правообладателя.

В свою очередь, доводы общества "Русинтерфинанс" о нарушении ответчиком и третьими лицами при осуществлении использования спорного товарного знака законодательства о микрофинансовой деятельности и о персональных данных не могут быть приняты судом во внимание, поскольку в рамках настоящего спора имеющими значение для дела, являются факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Таким образом, в рамках настоящего спора установлению подлежит факт использования/неиспользования правообладателем спорного товарного знака в отношении заявленных истцом позиций, для которых такой товарный знак зарегистрирован, вопрос же о соответствии самой фактической деятельности правообладателя, как юридического лица, требованиям закона исследованию не подлежит.

Равным образом в силу вышеназванных обстоятельств подлежат отклонению доводы общества "Русинтерфинанс" о недостаточности размещения третьими лицами рекламных материалов с использованием спорного товарного знака для признания такого размещения в качестве использования товарного знака, равно как и противоречии размещенных рекламных материалов закону.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Русинтерфинанс" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина