Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2017 г. N С01-624/2017 по делу N А51-27834/2016 Оставив принятые ранее судебные акты без изменения, кассационную жалобу истца - без удовлетворения, суд исходил из отсутствия сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения со спорным товарным знаком истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2017 г. N С01-624/2017 по делу N А51-27834/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 августа 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Пятого арбитражного апелляционного суда (судья Рубанова В.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем Витютневой Е.Д.), кассационную жалобу Находкинской таможни (ул. Портовая, д. 17, г. Находка, 692904, ОГРН 1022500713333) на решение Арбитражного суда Приморского края от 03.04.2017 по делу N А51-27834/2016 (судья Калягин А.К.) и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2017 по тому же делу (судьи Сидорович A.Л., Бессчасная Л.A., Солохина Т.А.) по заявлению Находкинской таможни о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Элли" (ул. Гоголя, д. 204Г, этаж 3, г. Новосибирск, 630015, ОГРН 1165476098688) к административной ответственности за совершение нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К участию в деле в качестве потерпевшего привлечено общество с ограниченной ответственностью "Инвестпроект" (Липовая аллея, д. 9, лит. А, 1111-1116, Санкт-Петербург, 197183, ОГРН 1037835028626).

В судебном заседании принял участие представитель Находкинской таможни Завгородняя Я.С. (по доверенности от 29.12.2016 N 05-30/126).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Находкинская таможня (далее - административный орган, таможня) обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Элли" (далее - общество "Элли") к административной ответственности за совершение нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

К участию в деле в качестве потерпевшего привлечено общество с ограниченной ответственностью "Инвестпроект" (далее - общество "Инвестпроект").

Решением Арбитражного суда Приморского края от 03.04.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2017 решение Арбитражного суда Приморского края от 03.04.2017 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, административный орган, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Административный орган, возражая против вывода судов первой и апелляционной инстанции об отсутствие различительной способности у товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404241 в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, указывает на то, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) указанному товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров, указанных в перечне, а следовательно, Роспатентом установлено наличие различительной способности у этого знака.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на необоснованность вывода судов первой и апелляционной инстанций о том, что словесный элемент "DIY", входящий в спорное обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 404241, является общеупотребимой аббревиатурой, указывающей на возможность самостоятельной сборки товара, поскольку факт выдачи Роспатентом свидетельства о государственной регистрации этого товарного знака опровергает данный вывод судов.

Административный орган не согласен с выводом судов об отсутствии сходства между обозначением, которым маркированы спорные товары, и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241.

В связи с этим таможня обращает внимание на наличие в материалах дела протоколов опроса свидетелей, которыми также подтверждается факт сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

Иными лицами, участвующими в деле, отзывы на кассационную жалобу не представлены.

В судебном заседании представитель административного органа поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Общество "Элли" и общество "Инвестпроект", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Элли" на основании внешнеторгового контракта от 01.06.2016 N EY/2016, заключенного с компанией SYNERGY TRADING COMPANY LIMITED (продавец) и компанией SHENZHEN HEYITIAN TRADE CO., LTD (отправитель), ввезло на территорию Российской Федерации товары и в целях их таможенного оформления под процедуру "выпуск для внутреннего потребления" представило 08.09.2016 административному органу декларацию на товары N 10714040/150916/002367.

При проведении таможенного досмотра, по результатам которого был составлен акт от 14.09.2016 N 10714040/150916/002367, административным органом установлено, что на упаковках части товаров N 4 - игрушки для детей (набор "Гараж" в коробке), артикул АЕ0801 (номер места - 012-16-0027, всего 3 грузовых места по 9 штук), артикул АЕ1016 (номер места - 012-16-0029, всего 2 грузовых места по 18 штук) нанесены обозначения "DIY amazing" и "SUPER DIY".

Таможня, полагая, что данные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241, зарегистрированным 22.04.2008 на имя общества "Инвестпроект", в том числе в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), направил соответствующий запрос его правообладателю.

Согласно письму правообладателя этого товарного знака (общества "Инвестпроект") от 04.10.2016 товары, ввезенные на территорию Российской Федерации обществом "Элли" без согласия общества "Инвестпроект", маркированные обозначениями "DIY amazing" и "SUPER DIY", являются контрафактными, поскольку нанесенные на них обозначения сходны с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241.

Административный орган, усмотрев в действиях общества "Элли" наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, вынес определение от 07.10.2016 о возбуждении дела N 1074000-659/2016 об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В рамках административного расследования, согласно протоколу изъятия вещей и документов от 07.10.2016, таможня произвела изъятие спорных товаров и по акту приема-передачи имущества от 07.10.2016 передала данные товары на ответственное хранение на склад временного хранения.

Кроме того, административным органом был произведен опрос свидетелей Демьяненко Е.А., Симеон В.А. и Шафранова С.М., в ходе которого было установлено, что указанные лица посчитали обозначения, которыми маркированы спорные товары, сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241.

Административным органом 07.11.2016 по факту установления в действиях общества "Элли" состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, составлен протокол N 10714000-659/2016 об административном правонарушении.

На основании перечисленных обстоятельств и в соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ указанный протокол и материалы административного производства были направлены в Арбитражный суд Приморского края.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходили из отсутствия сходства до степени смешения между обозначениями, которыми маркированы спорные товары, и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241.

Кроме того, суды пришли к выводу о том, что само по себе словесное обозначение "DIY" не обладает различительной способностью по отношению к товарам 28-го класса МКТУ, а также является общеупотребимой аббревиатурой ("сделай сам") для обозначения товаров, связанных с самостоятельным проведением потребителем работ по их сборке.

В связи с этим суды указали, что словесный элемент "DIY", использованный в обозначениях "DIY amazing" и "SUPER DIY", нанесенных на спорный товар, является описательным, поскольку указывает на функциональное назначение данного товара (детский конструктор, подлежащий самостоятельной сборке).

С учетом изложенного суды посчитали недоказанным наличие в действиях общества "Элли" факта незаконного использования данным лицом чужого товарного знака или обозначения сходного с ним до степени смешения, что составляет объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившегося в судебное заседание представителя административного органа, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

Суды первой и апелляционной инстанций верно установили наличие у общества "Инвестпроект" исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом "DIY" по свидетельству Российской Федерации N 404241, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 той же статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ (в редакции, действовавшей на момент выявления события административного правонарушения) незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 этой статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

В пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции соглашается с доводом административного органа о необоснованности выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии у товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404241 различительной способности в отношении товаров 28-го класса МКТУ ввиду того, что словесный элемент является общеупотребимой аббревиатурой ("do it yourself" - "сделай сам").

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Отсутствие у обозначения различительной способности относится к числу абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ).

Проводя экспертизу заявленного обозначения, Роспатент устанавливает наличие либо отсутствие предусмотренных законом оснований для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Выдав обществу "Инвестпроект" свидетельство о государственной регистрации товарного знака N 404241, Роспатент подтвердил соответствие этого обозначения установленным законом требованиям, в том числе требованию об обладании обозначением различительной способностью.

Решение Роспатента о предоставлении обозначению правовой охраны в качестве товарного знака может быть признано недействительным только по основаниям и в порядке, предусмотренным статьями 1512 и 1513 ГК РФ.

При этом вывод судов о том, что обозначение DIY является общеупотребимой аббревиатурой носит предположительный характер и не находит подтверждения в материалах дела.

Вместе с тем, несмотря на ошибочность вывода судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии различительной способности у товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404241, этот вывод не повлиял на правильность принятых судебных актов.

Суды первой и апелляционной инстанций, сравнивая обозначения, нанесенные на спорный товар, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241, учли опросы свидетелей, на которые ссылается административный орган в кассационной жалобе, по вопросу сходства сравниваемых обозначений и дали им исчерпывающую мотивированную оценку, которую изложили в обжалуемых судебных актах.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопреки доводу административного органа, суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сравнив обозначения, которыми маркированы спорные товары, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241 с точки зрения рядового потребителя, пришли к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Вопрос наличия либо отсутствия сходства между сравниваемыми обозначениями относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что суды, установив отсутствие сходства до степени смешения между обозначениями, которыми маркированы спорные товары, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404241, пришли к правомерному выводу о недоказанности административным органом состава административного правонарушения, вменяемого обществу "Элли".

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Приморского края от 03.04.2017 по делу N А51-27834/2016 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Находкинской таможни - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Н. Тарасов