Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2017 г. по делу N СИП-338/2017 Суд оставил без изменения решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации объемного товарного знака, поскольку обществом не представлено доказательств, свидетельствующих о приобретении спорным объемным обозначением различительной способности в ходе его длительного использования до даты подачи спорной заявки, равно как и доказательств, явно указывающих на возможность возникновения у потребителя ассоциации заявленного обозначения с обществом и производимым им товаром

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2017 г. по делу N СИП-338/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 18 сентября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Снегура А.А., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебных заседаний Лялиной А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Эфирное" (ул. Фрунзе, д. 2, г. Алексеевка, Белгородская обл., 309850, ОГРН 1023101533245) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации объемного товарного знака по заявке N 2014736242,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Федосова М.А. и Михайлова Т.Ю. (по доверенности от 15.06.2017 N 4590);

от заинтересованного лица - Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017),

установил:

открытое акционерное общество "Эфирное" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 02.02.2017 на решение Роспатента от 08.11.2016 об отказе в государственной регистрации объемного товарного знака по заявке N 2014736242.

Представители заявителя в судебном заседании 13.09.2017 поддержали заявленные требования, озвучили доводы, приведенные в письменных пояснениях на отзыв Роспатента.

Роспатент в отзыве от 07.09.2017 и его представитель в ходе судебного заседания требования заявителя оспорили, считая оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным.

Как усматривается из материалов дела, общество 28.10.2014 обратилось в Роспатент с заявкой N 2014736242 на предоставление правовой охраны объемному обозначению в отношении товаров 29-го "молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые", 32-го "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и услуг 35-го "реклама вышеуказанных товаров классов 29 и 32; продвижение товаров, а именно оптовая и розничная продажа вышеуказанных товаров классов 29 и 32" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Согласно материалам указанной заявки обществом заявлено на регистрацию объемное обозначение , представляющее собой изображение бутылки с ручкой. Так, в соответствии с описанием заявленного на регистрацию обозначения (раздел 571 заявки) объемный товарный знак является изображением бутылки с ручкой, визуально разделенной на три части, верхнюю, среднюю и нижнюю, имеющую кольцеобразный выступ в средней части, которая выполнена суженной в сравнении с остальными частями бутылки, и глубокую выемку, расположенную как в верхней, так и нижней частях бутылки, в которой установлена ручка бутылки и которая имеет вертикальные тонкие чуть вдавленные полосы, а по контуру повторяет рельеф боковых форм бутылки; верхняя часть бутылки отделена от средней части бутылки двумя ярко выраженными бороздками, прерывающимися с двух сторон возле глубокой выемки; нижняя часть бутылки визуально разделена на пять полос одинаковыми по ширине окружностями, одна из которых, находящаяся в части донышка бутылки, выступает от корпуса немного больше остальных; форма верхней части бутылки выполнена с использованием фирменного орнамента заявителя в виде стилизованно выполненных лепестков подсолнечника, крупные из которых направлены вверх, а кончики мелких - вниз, причем один из мелких лепестков своим кончиком упирается в верх ручки бутылки в месте, где та присоединяется к корпусу; верхняя часть бутылки, примыкающая к резьбообразному горлышку, выполнена плавно суживающейся и ровной, без выемок или рисунков; изображение включает в себя ручку, выполненную в контрастном по отношению к бутылке цвете и выполненную отчасти полой за счет боковых фигурных и полосообразных выемок с двух сторон и имеющую круглое отверстие в верхней части ручки и овальное отверстие в нижней части ручки, отдаленную от бутылки на расстояние, оставляющее место для руки; ручка примыкает к бутылке сверху посредством мягкого охвата тела бутылки в месте начала глубокой выемки, а снизу - посредством прилегания угла изгиба ручки по всей глубине выемки к ее нижней плоскости без выпирания за корпус; донышко бутылки выполнено с присутствием шести выступающих ребер жесткости, расположенных лучеобразно, то есть направленных в разные стороны на одинаковом расстоянии друг от друга с сужающимися началами, исходящими от середины донышка, и с притупляющимися концами, мягко вдавленными в окружность донышка; между лучами расположена маркировка, а также присутствует словесное обозначение "ЭФКО" - сокращенное наименование заявителя, согласно его учредительным документам, выполненное стилизованным шрифтом с дополнением его графическим элементом - листочками, как бы прорастающими из центра последней буквы "О", символизирующими экологичность продукции, кроме того, присутствуют знаки сертификации.

В заявке общество указало, что согласно с включением в состав неохраняемых элементов знака всех буквенных и цифровых элементов заявляемого изображения, в частности знаков соответствия, экологической маркировки и знаков сертификации, за исключением словесного обозначения "ЭФКО", вариации которого защищены на имя аффилированного с заявителем лица товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 326652, 407951, 427422, 172909, 243313 и 400249; заявляемое обозначение длительно и активно используется заявителем и его аффилированными лицами, как минимум, с 2007 года.

Решением Роспатента от 08.11.2016 в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно поскольку, во-первых, доминирующее значение в заявленном обозначении занимает форма бутылки, которая является традиционной формой, обусловленной исключительно ее функциональным назначением, то есть не обладает различительной способностью, и представленные заявителем материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров (услуг); во-вторых, заявленное обозначение сходно до степени смешения с промышленным образцом "Бутылка пластиковая" по патенту Российской Федерации N 55823 с более ранним приоритетом (12.05.2013).

Общество, не согласившись с указанным решением от 08.11.2016, обратилось 02.02.2017 в Роспатент с возражением, в котором привел следующие доводы:

заявленное обозначение - бутылка характеризуется наличием корпуса (тулова) с дном и горловиной, при этом корпус разделен на верхнюю и нижнюю части сужением в средней его части, в которой расположен выпуклый поясок. Верхняя часть тулова выполнена в виде выпуклого, сужающегося к горловине объема, с рельефным декором, представляющим собой лепестки подсолнечника, крупные из которых направлены вверх, а кончики мелких - вниз, причем один из мелких лепестков своим кончиком упирается в верх ручки бутылки в месте, где ручка присоединяется к корпусу (аналогичные рельефные элементы в виде лепестков подсолнечника использованы в объемном товарном знаке - бутылке по свидетельству Российской Федерации N 337880, правообладателем которого является заявитель, то есть являются элементами его фирменного стиля). Нижняя часть тулова выполнена цилиндрической, с поперечными кольцевыми канавками. В средней части тулова, в месте расположения ручки дугообразной формы, выполнена выемка;

форма заявленной бутылки не обусловлена исключительно функциональным назначением, поскольку для выполнения функции удержания жидких, вязких и т.п. товаров, для чего и предназначена бутылка, достаточно наличия тулова, дна и горловины;

форма заявленного объемного обозначения, образованная разделением тулова бутылки на части разной формы, на верхней из которых выполнен оригинальный рельефный декор, а на нижней - поперечные кольцевые канавки, а также выпуклым пояском в средней суженной части, никак не связана с функциональным назначением бутылки;

в заключении по результатам экспертизы не было учтено имеющееся в заявке описание заявленного объемного обозначения, которое необходимо рассматривать в совокупности с его изображением;

экспертизой не проанализированы признаки заявленного обозначения, не обоснован вывод об отнесении формы заявленной бутылки к традиционной форме бутылки, несмотря на оригинальность выполнения ее корпуса и декоративных элементов;

экспертизой не приведены какие-либо источники информации об объектах, обладающих тождественными или сходными признаками в части формы и декора бутылки;

наличие различительной способности заявленного обозначения также подтверждается предоставлением правовой охраны промышленному образцу "Бутылка" по патенту Российской Федерации N 66656 (приоритет от 17.11.2006), который был ранее противопоставлен экспертизой заявленному обозначению. Указанный промышленный образец характеризуется тождественной формой;

из внешнего вида промышленного образца по патенту Российской Федерации N 66656 и описания перечня его существенных признаков видно, что охраняемая им бутылка и объемное обозначение по заявке N 2014736242 характеризуются тождественными признаками;

предоставление правовой охраны промышленному образцу по патенту Российской Федерации N 66656 свидетельствует о его мировой новизне и оригинальности, т.е. нетрадиционности его формы, согласно сведениям, ставшим общедоступными в мире, до даты его приоритета, и однозначно подтверждает различительную способность заявленного обозначения по заявке N 2014736242;

при выдаче патента Российской Федерации N 66656 был проанализирован и промышленный образец "Бутылка пластиковая" по патенту Российской Федерации N 55823, с более ранним приоритетом (12.05.2003), который не был противопоставлен промышленному образцу по патенту Российской Федерации N 66656, ввиду отсутствия сходства;

сравнительный анализ основных существенных признаков противопоставленного промышленного образца по патенту Российской Федерации N 55823 и заявленного обозначения, определяющих восприятие сравниваемых объектов, позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения;

в отношении гипотетической возможности восстановления прекратившего свое действие патента Российской Федерации на промышленный образец N 55823 в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины заявитель сообщает, что это противоречит сложившейся практике экспертизы, поскольку нарушает права заявителя, который теряет приоритет при противопоставлении прекратившего действие патента. В случае восстановления действия патента Российской Федерации N 55823 патентообладатель не лишается возможности реализовать свои права, подав возражение в соответствии со статьей 1512 ГК РФ.

Роспатент по результатам рассмотрения указанного возражения принял решение от 16.03.2017 об отказе в его удовлетворении и сохранении в силе решения от 08.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны спорному обозначению.

Отклоняя доводы заявителя, приведенные в возражении, Роспатент указал нижеследующее.

Различительный характер заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных товаров. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, то есть выбран произвольно и не навязан товаром. Заявленное же обозначение представляет собой трехмерный объект - бутылку, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Наличие рельефных рисунков в верхней части бутылки, кольцеобразный выступ в середине бутылки, ручка, а также полосы в нижней ее части не придают заявленному обозначению достаточной различительной способности, либо определенный запоминающийся стиль. Так, сама по себе ручка, выполненная в середине бутылки, обеспечивает ее дальнейшее функциональное использование. Заявленная бутылка предназначена для хранения, транспортировки и дальнейшей реализации в ней заявленных товаров 29-го и 32-го классов МКТУ на прилавках однородной продукции. Словесный элемент "ЭФКО" выполнен на дне бутылки и не визуализируется, поэтому не придает заявленному обозначению различительной способности. Заявленные услуги 35-го класса МКТУ являются сопутствующими заявленным товарам 29-го и 32-го классов МКТУ в силу их прямого назначения. Как следствие, заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары и услуги заявителя от однородных товаров и услуг других лиц. При этом заявителем не представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг.

В отношении довода заявителя о наличии различительной способности у заявленного обозначения в связи с тем, что бутылке тождественной формы предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца "Бутылка" по патенту Российской Федерации N 66656 с приоритетом от 17.11.2006, Роспатент указал, что наличие прав на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

В то же время Роспатент в указанном решении согласился с доводами общества о соответствии заявленного обозначения подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, сняв противопоставление заявленному на регистрацию обозначению промышленного образца "Бутылка пластиковая" по патенту Российской Федерации N 55823 с приоритетом от 12.05.2003, ввиду прекращения его действия в связи с неуплатой патентной пошлины.

Общество, не согласившись с указанным решением Роспатента, вынесенным по результатам рассмотрения возражения, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании его недействительным, как не соответствующего подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Так, по утверждению заявителя, спорное обозначение является оригинальным в сравнении с иными существующими на рынке формами упаковки для аналогичной продукции.

Заявитель обращает внимание суда на практический подход потребителя к выбору товара, расположенному на полке продуктовых магазинов. Как утверждает заявитель, рядовой потребитель, совершая покупку продуктов питания, применительно к данному случаю - бутилированного масла, потребитель первым делом внимательно изучает тару и обращает свое внимание даже на информацию, размещенную на ее дне. В данном случае, как указывает заявитель, потребитель увидит словесный элемент "ЭФКО", являющийся "фирменным наименованием сети компаний истца".

Общество также указывает, что форма заявленного объемного обозначения, образованная разделением тулова бутылки на части разной формы, на верхней из которых выполнен оригинальный рельефный декор, а на нижней - поперечные кольцевые канавки, а также выпуклым пояском в средней суженной части, не связана с функциональным назначением бутылки, а направлена на декоративное оформление бутылки, придание ей оригинальности, по сравнению с другими видами бутылок, а, следовательно, различительной способности.

Кроме того, заявитель в обоснование своих требований указывает, что в оспариваемом решении не было проанализировано имеющееся в заявке описание заявленного объемного обозначения, которое необходимо было рассматривать в совокупности с его изображением. По мнению заявителя, описание заявленного обозначения в шести проекциях позволяют сделать обоснованный вывод о сложной геометрии заявляемого объемного обозначения, никак не связанной с функциональным назначением бутылки.

Вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку "не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем", заявитель оспаривает как не соответствующий пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, согласно смыслу и содержанию которого товарный знак обладает различительной способностью лишь в том случае, если способен индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 ГК РФ), но не "идентифицировать" изготовителей этих товаров.

Кроме того, заявитель указывает, что Роспатентом не были проанализированы признаки заявленного обозначения и Роспатент не обосновал вывод об отнесении формы заявленной бутылки к традиционной форме бутылки, несмотря на оригинальность выполнения ее корпуса и декоративных элементов. Вывод о традиционности выполнения заявленной бутылки, как указывает общество, мог быть сделан только при доказанности отсутствия различительной способности у вышеуказанных отличительных элементов, ввиду их частого использования в товарных знаках разных лиц. Однако в отсутствии в оспариваемом решении соответствующих сведений вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения является бездоказательным и необоснованным.

Также заявитель указывает на неправомерное игнорирование Роспатентом материалов из сети Интернет, представленных обществом в палату по патентным спорам в целях подтверждения довода о приобретении спорным обозначением различительной способности. По мнению заявителя, информация, размещенная в сети Интернет, приравнивается к официальным источникам информации о продукции любого производителя, выпускающего и реализующего свою продукцию на российском рынке.

Как утверждает заявитель, он производит и вводит в гражданский оборот товары, разливаемые с 2006 года в бутылку, заявленную на регистрацию в качестве объемного товарного знака. При этом ни одного документального подтверждения факта смешения товаров иных производителей с товарами заявителя Роспатентом не выявлено.

Согласно позиции заявителя, вывод Роспатента о том, что в сети Интернет заявляемое обозначение используется в комбинации с изобразительным элементом и исполнено в другом цветовом сочетании не имеет значения для настоящего дела, поскольку правовая охрана спорному обозначению испрашивалась применительно к форме, а не к комбинации формы с изобразительными элементами и цвету (цветовому сочетанию).

Позиция Роспатента о том, что наличие прав на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, также оспаривается обществом. Заявитель указывает, что в отношении промышленного образца "Бутылка" по патенту Российской Федерации N 66656 установлена оригинальность и мировая новизна. Как следствие, то же обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, является оригинальным.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок подачи заявления обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решения об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и предпринимателем не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2014736242 (28.10.2014) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявок).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

Согласно положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В то же время приведенное правило не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.4 Правил рассмотрения заявок).

Роспатент, исследовав заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, пришел к обоснованному выводу о том, что доминирующим элементом в нем является его форма. Остальные элементы, являющиеся, по мнению заявителя, отличительными, не придают заявленному обозначению достаточной различительной способности либо определенный запоминающийся стиль. Выполненный согласно описанию заявленного обозначения на дне бутылки словесный элемент "ЭФКО" не визуализируется, вследствие этого также не придает заявленному обозначению различительной способности.

Коллегия судей, детально исследовав заявленное обозначение с учетом его описания и приведенных в описании проекций, пришла к выводам, аналогичным выводам Роспатента, приведенным в оспариваемом ненормативном правовом акте. В частности, по мнению коллегии судей, как рядовых потребителей товаров 29-го и 32-го классов МКТУ и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ, форма спорного объемного обозначения (бутылки), наличие (тулова) с дном, горловиной и сужением в средней его части, ручки бутылки, выемки дугообразной формы в месте расположения ручки, обусловлены исключительно функциональным назначением бутылки, предназначенной для удержания (хранения, транспортировки) и использования (наливания) жидких, вязких и т.п. товаров, указанных в заявке на регистрацию. Иные элементы, на оригинальный отличительный характер которых ссылается общество, не являются доминирующими в спорном обозначении, более того, либо не различимы на заявленном обозначении, либо не обладают декларируемыми обществом оригинальными качествами.

Согласно подходам, выработанным правоприменительной практикой и отраженным в пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак. Таким образом, при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма объемного обозначения только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

Коллегия судей соглашается с мнением Роспатента, согласно которому, вопреки мнению заявителя, такие признаки оспариваемого обозначения, как разделение тулова бутылки сужением с выпуклым пояском на две части, одна из которых визуально разделена на части поперечными канавками, обусловлены его функциональным назначением. Указанные особенности бутылки, наряду с ручкой, используются для удобства удерживания емкости в руке и одновременно служат для усиления жесткости конструкции изделия в целом.

Бутылки подобной формы традиционно используются для хранения, транспортировки и реализации растительного масла, в том числе до даты приоритета спорного обозначения. В подтверждение этого Роспатентом представлены распечатки скриншотов из онлайн-сервиса "вебархив" (https://web.archive.org) по состоянию на май, июнь месяцы 2014 года.

Довод заявителя о том, что Интернет не является официальным источником информации и, вследствие этого, представленные Роспатентом распечатки из указанной телекоммуникационной сети не должны приниматься судом во внимание отклоняется коллегией судей как противоречивый и не основанный на законе.

Так, оспаривая представленные Роспатентом документы по источнику их происхождения, общество в то же самое время представило в обоснование своей позиции о приобретенной различительной способности спорного обозначения документы из того же источника.

Кроме того, заявителем не учтено, что информация из сети Интернет, самостоятельно зафиксированная лицом, участвующим в деле, доступными ему средствами, например, в виде скриншотов интернет-страниц или распечаток различных информационных ресурсов, относиться к числу письменных доказательств (статья 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представленные Роспатентом распечатки сведений из веб-архива WayBackMachine (web.archive.org) содержат дату фиксации информации (30.06.2014 и 10.07.2014), адрес нахождения информации в сети "Интернет" (edamoll.ru, dankproduct.ru, productbaza.ru, av.ru).

Согласно части 3 статьи 75 АПК РФ документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены этим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

Такие доказательства признаются относимыми, если дата фиксации содержащейся в доказательстве информации соответствует периоду доказывания, предшествующему дате подачи заявителем заявки на регистрацию спорного товарного знака (28.10.2014), либо если фиксация осуществлена после предъявления искового заявления в суд, однако зафиксированная информация подтверждает существование в сети "Интернет" сведений о фактах, имеющих место быть до даты приоритета. К числу последних относятся данные веб-архивов, которые и были представлены Роспатентом в обоснование своих доводов.

Указанные документы не были оспорены заявителем в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а аргумент о том, что аналогичный запрос заявителя привел к иным поисковым результатам, нежели отражен в распечатках, представленных Роспатентом, судом отклоняется, поскольку из представленной заявителем с письменными пояснениями распечатки усматривается, что заявитель вводил запрос в поисковой системе без использования сервисов, сохраняющих архивную информацию в сети Интернет.

При изложенных обстоятельствах представленные Роспатентом распечатки признаны судом относимыми и допустимыми доказательствами. Оснований сомневаться в их достоверности судом не усмотрено.

Довод заявителя о том, что объемное обозначение со словесным обозначением "IBERICA", нашедшее отражение на представленных Роспатентом скриншотах, используется незаконно и подтверждает утверждение заявителя о паразитарной конкуренции со стороны иных производителей масла подсолнечного, не имеет какого-либо значения для настоящего спора. Исходя из предмета и оснований заявленных требований, значение имеет сам факт использования аналогичных форм упаковки иными производителями на дату приоритета спорного обозначения, заявленного на регистрацию.

Коллегия судей также соглашается с мнением Роспатента о том, что довод заявителя об оригинальности спорного обозначения, обусловленной наличием на верхней части бутылки рельефных выступов в виде лепестков подсолнечника, является необоснованным, поскольку выступы в виде лепестков расположены на верхней части корпуса бутылки и имеют небольшую высоту, в связи с чем, как и рельефная надпись на дне бутылки, являются плохо различимыми для потребителя. Кроме того, рельефные выступы на верхней части корпуса бутылки также традиционно используются различными производителями пищевых продуктов, что подтверждается представленными Роспатентом распечатками скриншотов из вышеупомянутого онлайн-сервиса по состоянию на июнь месяц 2014 года.

Как справедливо указывает Роспатент, продукты питания, в отношении которых заявителем истребовалась правовая охрана спорного обозначения, относятся к товарам широкого (доступного) потребления, при выборе такого товара потребитель идентифицирует их в первую очередь по привычным ему элементам товарных знаков. При этом потребитель руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг. Отдельные элементы бутылок с жидкими продуктами питания, такие как сужения тулова, вдавленные или выпуклые полосы и рельефные изображения, при общем зрительном сходстве сравниваемых бутылок не могут свидетельствовать о наличии у каждой из них различительной способности в глазах потребителя.

В связи с вышеизложенным Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что форма заявленного обозначения не является оригинальной и не воспринимается как товарный знак.

Довод заявителя о том, что Роспатентом было проигнорировано описание спорного обозначения, приведенное в заявке, противоречит содержанию оспариваемого ненормативный правовой акт.

Равно коллегией судей отклоняется довод общества о несоответствии вывода Роспатента о непредставлении заявителем доказательств приобретения спорным обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования его до даты приоритета.

В силу статьи 6.quinquies (С) Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Иными словами обозначению, представляющему собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось как обозначение товаров производителя.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением.

Представленные в материалах административного дела, копия которого была приобщена судом к материалам настоящего судебного дела, распечатки из сети Интернет (том 2, листы дела 65-72) содержат отрывочные сведения и не подтверждают длительного и интенсивного использования спорного обозначения до даты приоритета (абзац седьмой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). В частности, указанные распечатки имеют датировку более позднюю нежели дата приоритета спорного обозначения, не содержат сведений об объемах производства и продаж масла подсолнечного. Более того, на запечатленных на названных распечатках изображениях указанные заявителем элементы, которые он считает отличительными (оригинальными), в большинстве своем не визуализируются. При этом доминирующее значение на указанных распечатках занимают изображения и словесные элементы, размещенные на этикетке, в частности, словесные элементы "СЛОБОДА", "Живая еда". Однако указанные элементы не входят в состав обозначения, заявленного на регистрацию по заявке N 2014736242.

Дополнительно представленные заявителем в ходе судебного разбирательства в обоснование довода о приобретенной различительной способности спорного обозначения документы не были предметом исследования Роспатента при принятии оспариваемого ненормативного правового акта. Указанные материалы не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, как следствие, в соответствии с пунктом 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, они относятся к дополнительным материалам, изменяющим мотивы возражения. Как следствие, вопреки мнению общества, не могут свидетельствовать о необоснованности соответствующих выводов Роспатента, несоответствии таких выводов доказательствам заявителя.

Указанная позиция нашла подтверждение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2016 по делу N СИП-102/2016.

Вместе с тем коллегия судей в целях всестороннего и объективного рассмотрения дела, а также обеспечения принципа процессуальной экономии сочла возможным оценить дополнительно представленные обществом документы.

Товарно-транспортные документы за 2007 - 2014 годы подтверждают значительные объемы выпуска и реализации масла бутилированного подсолнечного "Слобода", в том числе объемом 1, 1,8 и 3 л. Вместе с тем указанные документы не содержат спорного объемного обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, а также указания на заявителя по настоящему делу как на производителя и/или продавца.

В то же время согласно информационным письмам заявителя за подписью директора общества по маркетингу, а также утверждениям представителей общества, озвученным в ходе судебного процесса, начиная с 2007 года масло подсолнечное объемом 1,8 л. фасуется в упаковку (бутылку), заявленную на регистрацию в качестве товарного знака по заявке N 2014736242. По утверждению заявителя упаковка с 2007 года по дату подачи указанной заявки, а также по настоящее время не претерпела изменений.

Однако судом были исследованы образцы упаковки масла подсолнечного "Слобода" объемом 1,8 литра представленные суду на обозрение на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и в качестве вещественных доказательств в ходе судебного разбирательства (результаты исследований нашли отражение в том числе в протоколе судебного заседания и определении от 31.07.2017). Судом были выявлены отличия между представленными образцами, а также между образцами и обозначением заявленным на регистрацию в качестве объемного товарного знака, а именно: на образце, исследованном в судебном заседании 31.07.2017, в нижней части имеются вертикальные бороздки переходящие в радиальные бороздки на донце; на виде образца сверху ручка бутылки не выходит за ее габариты в отличии от спорного изображения, приведенного в заявке и дополнительно представленных на стадии экспертизы заявки описаниях и графических материалах (проекциях); ручки на различных образцах бутылок имеют различную геометрию - в форме букв "С" и "D", в последнем случае форма ручки отличается от заявленного обозначения; также различную геометрию имеет углубление под ручкой на различных образцах бутылок.

В связи с выявленными различиями представители заявителя, отвечая на вопрос суда, изменили в предварительном судебном заседании свои первоначальные пояснения, согласно которым масло подсолнечное "Слобода" вводится в оборот в бутылках емкостью 1,8 л., внешний вид которых остается неизменным с 2007 года и именно в таком виде обозначение было заявлено на регистрацию в качестве объемного товарного знака; подтвердили что не только этикетка, но и форма бутылки изменялись, однако считают такие изменения не существенными и не влияющими на приобретенную различительную способность обозначения.

Более того, в результате осмотра представленных образцов и изобразительных материалов коллегия судей пришла к выводу, что доминирующими элементами на представленных образцах являются выполненные в цвете словесные и изобразительные элементы этикеток, не входящие в спорное обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, а не форма бутылки и не рельефные элементы выполненные на ней.

Результаты исследования (осмотра) представленных заявителем образцов тары, как беглого на расстоянии "вытянутой руки", характерного процессу выбора потребителями товаров 32-го класса МКТУ невысокой стоимости, обычно расположенных на полках (стеллажах) продовольственных и универсальных магазинов, так и досконального, подтверждают, помимо прочего, изложенный выше вывод об отсутствии оригинальности у спорного объемного обозначения без учета этикеток, его незапоминаемости.

С учетом изложенного утверждение заявителя о том, что спорное обозначение приобрело различительный характер, носит декларативный характер, основанный на предположениях и допущениях. При этом заявителем не было представлено доказательств, отражающих объективное мнение непосредственно потребителей товаров и услуг, маркируемых, по утверждению заявителя, спорным обозначением. Таковым могло бы выступать заключение социологической экспертизы, проведение которой заявителем во внесудебном или судебном порядке не инициировалось.

Отзывы и мнения отдельных потребителей, нашедшие отражение в материалах дела, носят отрывочный характер, имеют отношение к товару маслу подсолнечное, маркируемому словесным обозначением "Слобода", а не к спорному объемному обозначению, при том что, на фотоизображениях, на которых одновременно запечатлены обозначение "Слобода" и объемное обозначение бутылки с ручкой, не представляется возможным отследить большинство отличительных элементов, на которые указывало общество в материалах заявки, возражении и в заявлении в суд. Сопоставление таких изображений (фотографий) с обозначением в том виде, в котором оно было указано в заявке на регистрацию товарного знака, дает лишь приблизительные результаты, не дающие возможности проверить декларативные утверждения заявителя об использовании с 2007 года спорного обозначения неразрывно с обозначением "Слобода".

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что обществом в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о приобретении спорным объемным обозначением различительной способности в ходе его длительного использования до даты подачи спорной заявки, равно как и не представлено доказательств, явно указывающих на возможность возникновения у потребителя ассоциации заявленного обозначения с обществом и производимым им товаром.

При этом коллегия судей отклоняет как несостоятельные доводы заявителя о том, что Роспатентом не было выявлено фактов смешения товаров иных производителей с товарами заявителя, а также о неправильном применении Роспатентом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, согласно смыслу и содержанию которого товарный знак обладает различительной способностью лишь в том случае, если способен индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а не самих хозяйствующих субъектов. Соответствующие обстоятельства не имеют значения для оценки охраноспособности обозначения применительно к подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и из текста оспариваемого решения не усматривается, что вывод Роспатента о невозможности регистрации спорного товарного знака по указанному основанию был мотивирован выводов о возможности введения потребителей спорным обозначением в заблуждение относительно товара или его производителя.

Представленное заявителем экспертное заключение Орловой В.В. по делу N А14-9441/2010 является неотносимым доказательством, поскольку из его содержания не следует, что оно имеет отношение к спорному обозначению, в регистрации которого в качестве товарного знака было отказано.

Довод заявителя об оригинальности и новизне спорного обозначения, мотивированный ссылкой на факт предоставления правовой охраны промышленному образцу "Бутылка" по патенту Российской Федерации N 66656, не свидетельствует о неправомерности оспариваемого решение Роспатента, поскольку как справедливо указал последний наличие прав на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

По смыслу статьи 1352 ГК РФ основное назначение промышленного образца - предоставление правовой охраны эстетичному виду (декоративности) изделий. Патент на промышленный образец предоставляет правовую охрану внешнему виду изделия, выраженному в его форме, конфигурации, орнаменте, сочетании цветов, линий и т.д.

В то же время основная функция товарного знака (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ) - обеспечить возможность отличить товары и/или услуги одного производителя от однородных товаров и/или услуг другого производителя.

В связи с вышеизложенным, при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" устанавливается его отличие от аналогичных изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства. В то время как при экспертизе объемного товарного знака должно быть установлено, что его форма является следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

Согласно пункту 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 695, при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" учитывается информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий такого же или сходного назначения (об аналоговом ряде), а также ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

Как правомерно указал Роспатент в отзыве на заявление общества, это связано с тем, что промышленный образец как результат интеллектуальной деятельности должен одновременно обеспечивать как возможность выполнения изделием его функций, так и внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия. Необходимость функциональных (технических) признаков в композиции промышленного образца обусловлена функциями изделия, поэтому признаки внешнего вида изделия, обеспечивающие его функциональность, всегда должны присутствовать в нем, в то время как признаки, обеспечивающие внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия, его эстетические особенности, могут отсутствовать либо существенно отличаться в изделиях одного и того же назначения. При этом, чем больше разработано образцов внешнего вида изделия, тем труднее создать принципиально отличающийся образ, внешний вид изделия, производящий принципиально новое впечатление. Поэтому чем шире представлен ассортимент изделия на рынке, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию внешнего вида, производящего новое, отличное от других промышленных образцов впечатление.

Согласно пункту 2.3 Рекомендаций по проверке новизны и оригинальности промышленного образца, утвержденных приказом Роспатента от 31.03.2009 N 48, при проведении экспертизы бутылки на предмет соответствия ее условию патентоспособности "оригинальность" должно учитываться, что, с одной стороны, техническая функция бутылки как изделия, а с другой стороны, насыщенный аналоговый ряд, существенно ограничивают возможности создания принципиально отличающегося образа внешнего вида изделия, производящего принципиально новое впечатление. Поэтому в случае бутылки даже небольшие отличия в выполнении доминантных признаков (нюансировка исполнения доминантных признаков) могут привести к выводу об отличии общих впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату приказа Роспатента следует читать как "от 31.03.2008 г."

Выдача Роспатентом охранного документа на указанный заявителем промышленный образец "Бутылка" свидетельствует о том, что зрительное впечатление, производимое совокупностью ее существенных признаков, отличается от зрительного впечатления, производимого совокупностью существенных признаков, присущих иным промышленным образцам схожего назначения - бутылкам. Однако данное обстоятельство не доказывает возможность промышленного образца "Бутылка" (тождественного ему обозначения), индивидуализировать товары 29, 32-го классов и сопутствующие им услуги 35-го класса МКТУ в качестве товарного знака, т.е. отличать их от товаров иных производителей в глазах потребителя.

Иной аргумент заявителя, основанный на предположении о том, что рядовой потребитель, совершая покупку бутилированного масла, в первую очередь внимательно изучит тару и обратит внимание на информацию, размещенную на ее дне, как следствие, увидит словесный элемент "ЭФКО", являющийся "фирменным наименованием сети компаний истца", заявлен без учета того, что на спорном объемном обозначении, заявленном на регистрацию в том виде, в котором он приведен самим заявителем в графе 540 заявки N 2014736242 (том 1, лист дела 65), словесный элемент "ЭФКО" не визуализируется.

Более того, мнение заявителя о том, что выбор потребителем товаров 32-го класса МКТУ начинается с ознакомление с обозначениями (информацией), нанесенной на дне тары, не совпадает с мнением коллегии судей, как рядовых потребителей.

Иных доказательств, опровергающих выводы Роспатента, в материалах дела не имеется.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент при экспертизе заявки пришел к обоснованному выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 4 пункт 1 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем данное обозначение не может быть признано охраноспособным.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку он принят уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения бремени судебных расходов по настоящему делу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявления открытого акционерного общества "Эфирное" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

А.А. Снегур

Н.Н. Погадаев