Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2017 г. по делу N СИП-232/2017 Оснований для признания недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против его решения в отношении товарного знака, нет, поскольку Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что форма бутылки, использованная в данном товарном знаке, не обладает различительной способностью

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2017 г. по делу N СИП-232/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей - Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дубровиной В.А.,

заявление компании F.LLI GANCIA & S.p.A (Corso Liberta, 66, 1-14053, Canelli, Italy) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2017 об отказе в удовлетворении возражения против решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 104773001520) от 29.06.2016 в отношении товарного знака по международной регистрации N 1225704.

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Гальцова П.Е. (по доверенности от 02.10.2014);

от Роспатента - Барский С.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-504/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-480/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания F.LLI GANCIA & S.p.A/Ф.ЛЛИ ГАНЧА и С.п. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2017 об отказе в удовлетворении возражения против решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.06.2016 в отношении товарного знака по международной регистрации N 1225704.

Требование заявителя обосновано тем, что, по его мнению, форма бутылки, использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, является оригинальной и обладает различительной способностью для товаров 33-го класса МКТУ, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента является недействительным в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент в письменном отзыве от 22.08.2017 на заявление считает, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы своего заявления, просит его удовлетворить, оспариваемое решение Роспатента признать недействительным.

Представители Роспатента в судебном заседании против удовлетворения заявления компании возражали по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей компании и Роспатента, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, решением Роспатента от 29.06.2016 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному товарному знаку по международной регистрации N 1225704 в отношении товаров 33-го класса МКТУ с дискламацией формы бутылки, использованной в указанном товарном знаке, а также словесных элементов "ORIGINALE", "APERITIVO", "ITALIANO".

На указанное решение Роспатента от 29.06.2016 компанией 28.09.2016 подано возражение, в котором выражено несогласие с дискламацией формы бутылки, использованной в товарном знаке по международной регистрации N 1225704.

При этом заявитель в указанном возражении согласился с дискламацией словесных элементов "ORIGINALE", "APERITIVO", "ITALIANO".

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 30.01.2017 об отказе в его удовлетворении.

При этом Роспатент исходил из того, что использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704 форма бутылки не обладает различительной способностью, в связи с чем в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана вышеуказанному товарному знаку была предоставлена с дискламацией формы бутылки.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

С учетом конвенционного приоритета (01.06.2014) товарного знака по международной регистрации N 1225704 правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 N 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом назначением товара, либо его видом.

Кроме того вопросы экспертизы заявленных обозначений на их соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ раскрываются в пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), отражающих многолетнюю практику Роспатента.

Согласно пункту 2.7 Рекомендаций, если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Комбинированный товарный знак по международной регистрации N 1225704 представляет собой трехмерное изображение бутылки с этикеткой, на которой расположены словесные элементы "GANCIA", "AMERICANO", "ORIGINALE", "APERITIVO", "ITALIANO".

Судебная коллегия отмечает, что как указано в оспариваемом решении Роспатента (страница 8 решения) объемное изображение формы бутылки, использованной в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, включает в себя, именно: "горловину в форме усеченного конуса и расширяющиеся плечики в форме двух усеченных конусов, соединенных широкими основаниями, расширяющееся книзу тулово в форме усеченного конуса, а также округлую вогнутую выемку, в которой размещена этикетка".

При этом под этикеткой расположена рельефная надпись, выполненная оригинальным шрифтом. Товарный знак по международной регистрации N 1225704 выполнен в красном, белом, черном, синем, желтым и зеленом цветовом сочетании.

Судебная коллегия учитывает, что при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма бутылки только функциональным назначением или она является следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации.

Комбинированный товарный знак по международной регистрации N 1225704 представляет собой реалистичное изображение стеклянной емкости цилиндрической формы, имеющей горловину, тулово и дно.

Судебная коллегия отмечает, что в целом товарный знак по международной регистрации N 1225704 представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется, главным образом, видом, свойством и функциональным назначением для товаров 33-го класса МКТУ.

В товарном знаке по международной регистрации N 1225704 использовано реалистичное изображение стандартной бутылки.

Судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что описание подобной формы бутылок, предназначенных для хранения, транспортировки и реализации товаров 33-го класса МКТУ, содержатся в ГОСТе 10117.2-2001 "Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры" (http://www.intemet-law.ru/gosts/gost/2752/).

При этом Роспатент ссылается на то обстоятельство, что бутылки подобной формы широко используются другими производителями товаров 33-го класса МКТУ для хранения, транспортировки и реализации алкогольных напитков (https://www.okevdostavka.ru/msk7vodka-dobryi-medved-0-5-730413-parent-20 http://www.sostav.ru/news/2004/12/07/vlad/).

Судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что исполнение в товарном знаке по международной регистрации N 1225704 горловины в форме усеченного конуса, расширяющихся плечиков и тулова, не придают данному товарному знаку оригинальности, являются традиционными и обусловлены исключительно функциональными особенностями изделия (возможность более комфортно и устойчиво держать бутылку в руке, создание условий для удобного использования, хранения и транспортировки).

Таким образом, правомерным является вывод Роспатента о том, что товарному знаку по международной регистрации N 1225704 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации без дискламации использованной в нем формы бутылки, поскольку стандартная форма бутылки используется различными производителями товаров 33-го класса МКТУ и не может индивидуализировать продукцию заявителя.

Судебная коллегия полагает, что довод заявителя о том, что форма бутылки, использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, обладает различительной способностью за счет размещения на ней рельефной надписи и вогнутой выемки, на которой размещена этикетка, является необоснованным в виду следующего.

В соответствии с пунктом 2.7 Рекомендаций оригинальность формы обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

При этом следует отметить, что с учетом малого размера, а также материала, из которого традиционно изготавливаются подобные емкости (стекло), при заполнении бутылки, использованной в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, товарами 33-го класса МКТУ, рельефная надпись и вогнутая выемка, в которой расположена этикетка, при визуальном восприятии товарного знака становятся слабо различимыми для потребителя.

Поэтому судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что рельефная надпись и вогнутая выемка не оказывают существенного влияния на саму форму бутылки, использованной в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, которая является традиционной для товаров 33-го класса МКТУ.

Также, по мнению компании, товарному знаку по международной регистрации N 1225704 может быть предоставлена правовая охрана без дискламации использованной в нем формы бутылки, поскольку данная форма не воспроизводит традиционную форму для бутылок, которая используется при производстве и реализации такой алкогольной продукции, как вермут.

В отношении указанного довода судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2.7 Рекомендаций для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящиеся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления.

К возражению компании от 28.09.2016 были представлены варианты традиционных форм бутылок для розлива, хранения и реализации алкогольных напитков.

При этом представленные заявителем примеры традиционных форм бутылок для розлива, хранения и реализации алкогольных напитков относятся исключительно к крепкой винной продукции, а именно вермуту.

Вместе с тем судебная коллегия учитывает, что правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 1225704 предоставлена для широкого перечня товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива) вино; вермут".

Форма бутылки, использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704 широко используется другими производителями товаров 33-го класса МКТУ, в связи с чем не может индивидуализировать производимую продукцию компании.

При этом использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704 форма бутылки также используется другими производителями непосредственно для такой алкогольной продукции как вермут (http://alcoonline.ru/index.plip?mact=News,cntntO_1_,print,0&cntnt0_1arti cleid=5988&cntnt01sliowtemplate=false&cntntO1retumid=15).

Указанные обстоятельства свидетельствует о том, что форма бутылки, использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, является традиционной для товаров 33-го класса МКТУ и не может выполнять функции индивидуализации для указанных выше товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Таким образом, Роспатент обоснованно пришел к выводу о том, что форма бутылки, использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, не обладает различительной способностью для товаров 33-го класса МКТУ, в связи с чем правовая охрана указанному товарному знаку в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ была предоставлена с дискламацией непосредственно самой формы бутылки.

Судебная коллегия также полагает, что довод заявителя о том, что товарному знаку по международной регистрации N 1225704 может быть предоставлена правовая охрана без дискламации использованной в нем формы бутылки, поскольку представленные заявителем документы свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании указанного товарного знака на территории Российской Федерации, в связи с чем указанный товарный знак приобрел известность среди российских потребителей, является необоснованным в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.7 Рекомендаций заявленному объемному обозначению, форма которого определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной для изделий такого же назначения, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем предоставлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

Судебная коллегия принимает во внимание, что в качестве приложений к возражению, поступившему в адрес Роспатента 28.09.2016, компанией были представлены договоры на поставку товаров 33-го класса МКТУ, маркированных обозначением "Gancia Americano", а также таможенные декларации о ввозе данной продукции на территорию Российской Федерации.

Вместе с тем, судебная коллегия учитывает, что указанные выше документы не содержат изображения товарного знака по международной регистрации N 1225704, а поставляемая (ввозимая) алкогольная продукция значится лишь под словесным обозначением "Gancia Americano".

При этом необходимо отметить, что исключительное право на словесное обозначение "Gancia Americano" уже принадлежит заявителю, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 495787, 495788 и международной регистрацией товарного знака N 779174.

Также судебная коллегия учитывает, что представленные договоры и таможенные декларации не свидетельствуют о фактическом доведении до российского потребителя продукции 33-го класса МКТУ с использованием товарного знака по международной регистрации N 1225704, поскольку данные документы не подтверждают введение данной продукции в гражданский оборот.

Поэтому судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что нет достоверных оснований полагать, что форма бутылки, использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, приобрела различительную способность в результате длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

Судебная коллегия считает, что необоснованным является довод компании о том, что Роспатент в оспариваемом решении от 30.01.2017 пришел к выводу о том, что продукция заявителя, маркированная обозначением "Gancia Americano", всегда поставлялась на территорию Российской Федерации именно с использованием формы бутылки, примененной в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, в связи со следующим.

Как следует из решения Роспатента от 30.01.2017, при рассмотрении возражения компании, поступившего 28.09.2016, были исследованы представленные компанией документы о деятельности компании и производимой им продукции.

При этом Роспатентом было установлено, что представленная в них информация касается, в основном словесной части заявленного обозначения (страница 9 решения).

Также судебная коллегия отмечает, что компанией не были представлены в материалы настоящего дела доказательства, свидетельствующие о введении в гражданский оборот алкогольной продукции с использованием товарного знака по международной регистрации N 1225704.

При этом Роспатент ссылается на то, что согласно информации, полученной им в сети Интернет, компания реализовывает товары 33-го класса МКТУ под обозначением "Gancia Americano" с использованием иной формы бутылки, которая также является традиционной для товаров 33-го класса МКТУ (http://!iquorpro.ru/brand/1ikerGancia/; http://winestyle.ru/products/Gancia-Americano.html; https://wineimport.ru/shop/vermut/gancha-amerikano/; https://www.sortitapps.com/item/alcohol/779095000Q_160/).

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что из решения Роспатента от 30.01.2017 следует, что компанией в Роспатент не были представлены документы, доказывающие ввоз на территорию Российской Федерации алкогольной продукции с использованием товарного знака по международной регистрации N 1225704.

Также Роспатентом правомерны не приняты во внимание представленные компанией агентские договоры по продвижению продукции на территории Российской Федерации, поскольку данные договоры также не содержат изображения товарного знака по международной регистрации N 1225704.

Судебная коллегия отмечает, что в приложениях к данным договорам, в частности "стандартам мерчендайзинга", содержатся правила экспонирования игристых вин, маркированных обозначением "GANCIA", при этом правила экспонирования алкогольной продукции, маркированной именно товарным знаком по международной регистрации N 1225704, в данных документах не содержится.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что в материалах административного дела отсутствуют доказательства надлежащего исполнения данных договоров. Компанией не были представлены такие доказательства и в суд.

Также Роспатентом правомерно не было принято во внимание представленное компанией в Роспатент маркетинговое исследование рынка алкогольной продукции в Российской Федерации, поскольку данное исследование касается лишь тенденции развития рынка алкогольных продукции и не содержит каких-либо сведений об известности товарного знака по международной регистрации N 1225704.

Довод компании о том, что товарному знаку по международной регистрации N 1225704 была предоставлена правовая охрана в других государствах без дискламации формы бутылки, в связи с чем, по мнению заявителя, указанному товарному знаку может быть предоставлена правовая охрана без дискламации использованной в нем формы на территории Российской Федерации, является необоснованным в силу следующего.

В соответствии со статьей 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) условия регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Наличие правовой охраны у товарного знака по международной регистрации N 1225704 в других государствах не опровергает вывод Роспатента о том, что использованная в нем форма бутылки не обладает различительной способностью на территории Российской Федерации

Вместе с тем и, как было указано выше, использованная форма бутылки в товарном знаке по международной регистрации N 1225704 не обладает различительной способностью на территории Российской Федерации, поскольку является традиционной для товаров 33-го класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что форма бутылки, использованная в товарном знаке по международной регистрации N 1225704, не обладает различительной способностью, в связи с чем правовая охрана данному товарному знаку была правомерно предоставлена с дискламацией именно самой формы бутылки.

При указанных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 30.01.2017 соответствует закону, и оснований для удовлетворения заявленных требований у суда не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявленные требования компании F.LLI GANCIA & S.p.A/Ф.ЛЛИ ГАНЧА и С.п.А оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина