Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2017 г. по делу N СИП-256/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, поскольку оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, однородных товарам, маркируемым оспариваемым товарным знаком, в силу схожести с уже известным товарным знаком

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2017 г. по делу N СИП-256/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2018 г. N С01-1084/2017 по делу N СИП-256/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дубровиной В.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Стройтепломонтаж-Оскол" (ул. Герцена, 2, г. Старый Оскол, 309500, ОГРН 1053109242702) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 11.04.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Стройтепломонтаж" (пер. Спортивный, д. 8, г. Воронеж, 394043, ОГРН 1023601533339).

В судебном заседании приняли участие представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковылин М.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-498/41), Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Стройтепломонтаж-Оскол" (далее - общество СТМ-Оскол") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатента) от 11.04.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Стройтепломонтаж" (далее - общество "СТМ").

Решением Роспатента от 11.04.2017 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789 признано недействительным частично.

Требование общества "СТМ-Оскол" обосновано тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 549789 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 319993, имеющим более ранний приоритет, и не может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Таким образом, по мнению общества "СТМ-Оскол" решение Роспатента принято в нарушение пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "СТМ-Оскол" в заявлении указывает (л. д. 10-11, т. д. 1), что на протяжении нескольких лет, оно тесно сотрудничало с обществом "СТМ" и являлось его официальным представителем на территории Белгородской области и использовало на котельных товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993, правообладателем которого является общество "СТМ".

В последующем общество "СТМ-Оскол" прекратило сотрудничество с обществом "СТМ", и после прекращения партнерских отношений в 2012 году общество "СТМ-Оскол" по собственной инициативе осуществило ребрендинг (л. д. 11, т. д. 1) и в настоящее время товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993, (правообладатель - общество "СТМ") не использует, так как стало правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 54789 (приоритет с 06.06.2013).

Роспатент в отзыве на заявление (л. д. 133-144, т. д. 16) не согласился с доводами, изложенными в заявлении, полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным.

Общество "СТМ" поддерживая позицию Роспатента, возражая против удовлетворения заявленных обществом "СТМ-Оскол" требований, представило в суд копию Заключения Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области от 29.06.2017 об обстоятельствах дела N 202-14к/23к о нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно указанному Заключению, материалами дела N 202-14к/23к подтверждается, что общество "СТМ-Оскол" знало о деятельности общества "СТМ" на рынке производства и реализации котельного оборудования. При этом, при регистрации (05.08.2005) и позднее общество "СТМ-Оскол" не предприняло попыток идентифицировать (то есть выделить среди прочих) свою деятельность и производимую продукцию, а факт добавления обществом "СТМ-Оскол" наименования "Оскол" к наименованию "Стройтепломонтаж", не может являться доказательством индивидуализации деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку наименование "Оскол" ассоциируется с населенным пунктом расположенным в Белгородской области. Добавление наименования населенного пункта (или иного географического обозначения) к наименованию иного юридического лица, вызывает безусловное впечатление о наличии связи между такими хозяйствующими субъектами. В современном деловом обороте широко распространена практика, в соответствии с которой, при образовании территориальных филиалов, юридическое лицо добавляет к своему основному наименованию наименование местности, в границах которой действует филиал.

Учитывая изложенные обстоятельства, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области пришла к выводу о том, что в действиях общества "СТМ-Оскол" содержатся признаки нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - ФЗ "О защите конкуренции"), связанные с незаконным приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица. Указанные действия общества "СТМ-Оскол" содержат признаки нарушения части 1 статьи 14.4, статьи 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" поскольку:

- направлены на получение преимуществ, поскольку незаконное использование товарного знака, принадлежащего обществу "СТМ", совокупности с использованием наименования "СТМ-Оскол" может создавать у потребителя необоснованное впечатление о наличии связи между обществом "СТМ" и обществом "СТМ-Оскол" и привести к смешению деятельности конкурентов. В свою очередь, общество "СТМ-Оскол" получает возможность использовать деловую репутацию общества "СТМ";

- нарушают требования гражданского законодательства (в том числе части 1, 3, 4 статьи 1474, части 1 статьи 1473, пункта 2 статьи 1475, части 6 статьи 1252 ГК РФ);

- способны причинить убытки в виде упущенной выгоды и создания необоснованных препятствий в осуществлении деятельности обществу "СТМ" - добросовестному хозяйствующему субъекту, осуществляющему законное использование собственного товарного знака и фирменного наименования.

Общество "СТМ-Оскол" и общество "СТМ", надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе посредством публичного размещения соответствующей информации в сети Интернет (http://arbitr.ru) и уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

От общества "СТМ-Оскол" 11.10.2017 в суд поступило ходатайство об отложении судебного заседания, назначенного на 12.10.2017, мотивированное тем, что ознакомившись с представленными в материалы настоящего дела доказательствами от Роспатента и общества "СТМ", заявителю необходимо время для подготовки документов для заявления ходатайства о назначении судебной экспертизы по делу.

В судебном заседании 12.10.2017 представители Роспатента оспорили доводы общества "СТМ-Оскол", просили отказать в удовлетворении заявленных требований. При этом возражали против удовлетворения заявления общества "СТМ-Оскол" об отложении судебного заседания.

Судебной коллегией отказано в удовлетворении заявления общества "СТМ-Оскол" об отложении судебного заседания, так как такое заявление общество "СТМ-Оскол" могло заявить ранее, как на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так и в судебном заседании 26.09.2017. Однако общество "СТМ-Оскол" представляло в суд ходатайства о проведении предварительных заседаний по делу, судебного заседания 26.09.2017 без участия своего представителя, и каких-либо ходатайств не заявляло (в том числе о необходимости предоставления обществу "СТМ-Оскол" времени для подготовки ходатайства о назначении судебной экспертизы).

Кроме того обществом "СТМ-Оскол" не указано, для разрешения какого именно вопроса ему необходимо подготовить документы для заявления ходатайства о назначении судебной экспертизы по делу, каким образом этот вопрос связан с предметом рассмотрения настоящего дела, не указаны уважительные причины, которые не позволили обществу "СТМ-Оскол" заявить такое ходатайство ранее.

Выслушав доводы представителей Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, товарный знак по заявке N 2013719095 с приоритетом от 06.06.2013 зарегистрирован Роспатентом за N 549789 на имя общества "СТМ-Оскол" в отношении товаров 06 и 11-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 22.12.2016 поступило возражение общества "СТМ" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789.

Указанное возражение было обосновано тем, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 произведена в нарушение требований пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указанный товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 319993, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение (общества "СТМ"), в отношении однородных товаров; способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а также в связи с тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением общества "СТМ".

Решением Роспатента от 11.04.2017 возражение общества "СТМ" удовлетворено частично, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789 признано недействительным в отношении всех товаров 06-го класса МКТУ, за исключением "баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; бункеры металлические; емкости для хранения кислот металлические; изделия из обычных металлов художественные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; свинарники металлические; стойла металлические; установки для парковки велосипедов металлические; ящики почтовые металлические", и всех товаров 11-го класса МКТУ, за исключением "устройства для освещения; аппараты и установки сушильные; мангалы".

Общество "СТМ-Оскол", не согласившись с приведенными выводами Роспатента, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании указанного решения.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "СТМ-Оскол" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "СТМ".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (06.06.2013) приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 законодательством, применимым для оценки охраноспособности данного товарного знака, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 N 4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, исходя из пункта 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений. Исходя из разновидности обозначения и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Таким образом, сходство обозначений может быть установлено на основании производимого ими общего зрительного впечатления, в формировании которого участвуют как охраняемые, так и неохраняемые элементы сравниваемых обозначений

Указанный вывод подтверждается правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, согласно которой должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из сочетания букв "СТМ", под которым на фоне узкого вытянутого по горизонтали прямоугольника расположено словесное обозначение "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ-ОСКОЛ", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Справа от указанной композиции расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения огнедышащего дракона.

Обозначение выполнено в светло-синем, синем, темно-синем, белом, красном и оранжевом цветовом сочетании. Элементы "СТМ" и "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ" оспариваемого товарного знака являются неохраняемыми.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993 является комбинированным и представляет собой сочетание букв "СТМ", выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположено словесное обозначение "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ"; обозначение выполнено в синем цвете.

Словесный элемент "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ" включен в названный товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

На основании требований пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений при экспертизе словесных обозначений состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются, в том числе со словесными обозначениями.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Роспатентом при проведении сравнительного анализа товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319993, установлено, что в их состав входят тождественные элементы "СТМ" и "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ".

При этом Роспатентом сделан правомерный вывод о том, что входящие в состав сопоставляемых товарных знаков сочетания букв "СТМ" и словесные элементы "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ" занимают центральное местоположение в сравниваемых товарных знаках и имеют идентичное расположение относительно друг друга (в обоих случаях словесные элементы "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ" и "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ-ОСКОЛ" расположены под буквами "СТМ"), выполнены буквами одного алфавита в одной цветовой гамме (сине-белой).

В связи с вышеизложенным, Роспатент обосновано указал, что сходная композиция сравниваемых товарных знаков и наличие в них тождественных элементов "СТМ" и "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ" формируют общее зрительное впечатление, производимое названными товарными знаками, а наличие словесного элемента "ОСКОЛ" и стилизованного изображения дракона в оспариваемом товарном знаке при тождестве элементов "СТМ" и "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ" не приводит к формированию у потребителя разного зрительного впечатления, производимого сравниваемыми товарными знаками в целом.

Судебная коллегия учитывает, что согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.06.2003 N 2050/13 добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не влияет на сходство до степени смешения с данным товарным знаком.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации следует читать как "от 18.06.2013"

Таким образом, Роспатентом сделан верный вывод о том, что сравниваемые товарные знаки формируют общее зрительное впечатление в глазах потребителя и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как следует из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 549789 зарегистрирован в отношении товаров 06, 11-го классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 319993 предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 и 19-го классов МКТУ.

Товары 06-го класса МКТУ "передвижные металлические конструкции и сооружения; баки металлические; дымоходы металлические; навесы металлические [строительство]; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; платформы для транспортировки грузов металлические, поддоны для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты половые металлические; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полы металлические; потолки металлические; решетки каминные металлические, решетки печные металлические; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; ступени лестниц металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы дымовые металлические", для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 549789, однородны товарам 06-го класса МКТУ "бассейны плавательные [конструкции металлические]; двери металлические; комплекты дверные; комплекты оконные; коробки, рамы дверные; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна; окна створчатые, форточки; рамы оконные; ставни наружные" и товарам 19-го класса МКТУ "перемычки дверные или оконные", в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 319993, поскольку они относятся к одним родовым группам (строительные изделия, конструкции), выполнены из одного материала (металл), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В отношении иных товаров 06 и 11-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, Роспатентом установлено отсутствие их однородности с товарами 06 и 19-го классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Роспатент правомерно отверг довод общества "СТМ-Оскол" об отсутствии однородности товаров, реализуемых обществом "СТМ-Оскол" и правообладателем противопоставленного товарного знаков, ввиду различия основных видов деятельности названных лиц, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), указав, что этот довод не основан на положениях нормативно-правовых актов в области правовой охраны товарных знаков в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1481 ГК РФ исключительное право на товарный знак предоставляется в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Поэтому в целях определения сходства до степени смешения обозначений, на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.3 Правил, должна быть установлена однородность товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, а не кодов основных или дополнительных видов деятельности правообладателя.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06-го классов МКТУ.

Следовательно, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 549789 не соответствует требованиям пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Также согласно пункту 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил ложными или способными ввести потребителя в заблуждения являются, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Таким образом, для отказа в регистрации (признания недействительной регистрации) товарного знака, необходимо установить, что при его восприятии через ассоциации, вызванные этим обозначением (одним из его элементов), в сознании потребителя может создаться представление об ином лице (лицах), которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

По мнению общества "СТМ-Оскол", в связи с приобретением известности его продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, (приоритет товарного знака "СТМ-Оскол" 06.06.2013) потребитель не может быть введен в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

Между тем судебная коллегия учитывает, что документов, подтверждающих известность продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак (06.06.2013), ни в Роспатент, ни в суд обществом "СТМ-Оскол" представлено не было.

Разрешительная документация, сертификаты соответствия и свидетельства, договор N 70/16 от 17.03.2016 на изготовление полиграфической продукции, договор возмездного оказания услуг N 33-щ от 18.03.2015 по размещению рекламно-информационных материалов с приложением имеют дату, значительно более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (06.06.2013).

Как правомерно отмечает Роспатент, дилерские договоры и договор поставки товаров не имеют даты и не подписаны сторонами, а рекламные материалы и каталог продукции общества "СТМ-Оскол" не имеют выходных данных, а также на указанных рекламных проспектах присутствуют одновременно товарные знаки общества "СТМ-Оскол" и общества "СТМ".

Таким образом, представленные обществом "СТМ-Оскол" доказательства не свидетельствуют об известности оспариваемого товарного знака именно на дату его приоритета (06.06.2013).

Более того, судебная коллегия учитывает, что само общество в заявлении, поданном в суд отмечает, что на протяжении нескольких лет, до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 (06.06.2013), оно тесно сотрудничало с обществом "СТМ" и являлось его официальным представителем на территории Белгородской области и использовало на котельных товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993, правообладателем которого является общество "СТМ", а в последующем общество "СТМ-Оскол" прекратило сотрудничество с обществом "СТМ".

После прекращения партнерских отношений, в 2012 году общество "СТМ-Оскол" по собственной инициативе осуществило ребрендинг (л. д. 11, т. д. 1), и в настоящее время товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993 (правообладатель - общество "СТМ") не использует, так как стало правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 54789 (приоритет с 06.06.2013).

Судебная коллегия отмечает, что Роспатентом в оспариваемом решении от 11.04.2017 верно установлено, что существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 54789, обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Роспатент обосновано указал, что возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета товарного знака сходного до степени смешения обозначения при производстве обществом "СТМ" однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

В решении от 11.04.2017 Роспатент правомерно установил, что обозначение использовалось и продолжает использоваться обществом "СТМ", в своей деятельности, шире того объема правой охраны, который предоставлен товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 319993, а именно, данное обозначение использовалось и используется также в деятельности связанной с производством, установкой и обслуживанием оборудования, предназначенного для отопительных, канализационных и водораспределительных систем, а работая на рынке указанных товаров, общество "СТМ" зарекомендовало себя как надежный и проверенный поставщик теплотехнического и отопительного оборудования, что подтверждается письмами партнеров и потребителей продукции (страница 13 решения Роспатента).

Также Роспатент обосновано пришел к выводу о том, что совокупность представленных материалов возражения (договоры поставки и монтажа оборудования, сертификаты соответствия, лицензии, сведения о рекламе, рекламные материалы, финансовые документы, сведения об участии в выставках за период с 2002 по 2014 годы) свидетельствует о том, что обозначение было введено в гражданский оборот для индивидуализации систем и элементов отопления, водоснабжения и канализации задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 54789 (06.06.2013), приобрело известность среди потребителей и благодаря его использованию в течение длительного времени стало ассоциироваться именно с обществом "СТМ", а не с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 (обществом "СТМ-Оскол").

Роспатент верно отметил, что обществом "СТМ", представлены письма потребителей о реальном смешении производителей однородной продукции, которые воспринимают общество "СТМ-Оскол" как организацию, имеющую родственные связи с обществом "СТМ", что является дополнительным подтверждением введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара (страница 13 решения Роспатента).

Учитывая указанные обстоятельства, Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что, так как обозначение также использовалось и используется в области производства технологического оборудования, систем водоснабжения и канализации, следовательно, данная деятельность соотносится с частью товаров 11-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве Российской Федерации N 549789, а именно "устройства для нагрева, получения пара, водораспределительные и санитарно-технические; баки расширительные для систем центрального отопления; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения", поскольку они принадлежат к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

То есть, обществом "СТМ" были представлены в Роспатент документы, подтверждающие тот факт, что обозначение получило известность у потребителей в связи с тем, что начало использоваться с 2002 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.06.2013) и продолжает использоваться указанным лицом в своей деятельности, связанной с производством, установкой и обслуживанием товаров, являющихся однородными указанным товарам 11-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Так обществом "СТМ" в Роспатент представлены технические условия ТУ 5772-001-56459992-2003 на блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей от 2003 года; протоколы лабораторных исследований от 10.09.2003, 30.07.2004 и 16.11.2004, сертификаты соответствия и другая разрешительная документация, согласно которым в указанный период времени обществом "СТМ" выпускались оконные и дверные блоки из поливинилхлоридных профилей.

Согласно представленному договору купли-продажи N 14/02-2011 от 07.02.2011 с приложением и счетом-фактурой общество "СТМ" закупало оборудование для производства окон из ПВХ.

В представленных в Роспатент письмах общества с ограниченной ответственностью "Карапузик", общества с ограниченной ответственностью "МаркТрейдъ", общества с ограниченной ответственностью "Гранд-экс" содержатся сведения о выполненных обществом "СТМ" в период с 2005 по 2008 годы поставках и монтаже оборудования для систем отопления.

Как следует из товарных накладных N 011133; 011134 от 24.12.2012 общество "СТМ" реализовало оборудование для систем отопления на общую сумму 346 414 рублей.

Вместе с тем, торговый оборот общества "СТМ" с обществом с ограниченной ответственностью "Выбор" за период с 01.01.2011 по 09.11.2016, согласно акту сверки взаимных расчетов между указанными лицами составил 3 174 844,47 рублей.

Также обществом "СТМ" в Роспатент были представлены полученные им многочисленные дипломы межрегиональных строительных выставок, в том числе диплом 14-той межрегиональной выставки "Строительство" 2002 года, диплом 16-той межрегиональной выставки "Строительство" 2003 года, диплом межрегиональной специализированной выставки "Строительство" 2004 года и так далее.

При этом обществом "СТМ" в Роспатент представлены документы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319993 при реализации товаров 06 и 19-го класса МКТУ и уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.06.2013).

Кроме того, обществом "СТМ" в Роспатент представлены договоры на оказание рекламных услуг, заключенные между обществом с ограниченной ответственностью "Газета "Камелот" и обществом "СТМ" в период с 2010 по 2015 годы; договор пользования несущей конструкцией здания (стеной) для размещения временной наружной рекламы N 58 от 01.01.2013, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Бизнес-центр "Этажи" и обществом "СТМ", с приложениями; договор оказания услуг N 74 от 27.11.2007, заключенный между индивидуальным предпринимателем Пряхиной Н.В. и обществом "СТМ", и соответствующий акт N 206 от 30.11.2007 на производство каталогов в количестве 5 000 штук; акт сверки взаиморасчетов между обществом с ограниченной ответственностью ИД "Свободная пресса" и обществом "СТМ" за период 01.01.2009 по 31.10.2016 с итоговой суммой 121 594,61 рублей.

Учитывая представленные договоры на оказание рекламных услуг, Роспатентом сделан обоснованный вывод о том, что общество "СТМ" вело активную рекламную деятельность в целях популяризации товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 319993, на потребительском рынке Российской Федерации.

Также обществом "СТМ" в Роспатент были представлены письма общества с ограниченной ответственностью "Алтанир", общества с ограниченной ответственностью "Вайлант Груп Рус", акционерного общества "Шнейдер Электрик", из содержания которых следует, что указанные лица воспринимают общество "СТМ-Оскол" как организацию, являющуюся филиалом / представительством / дочерней компанией общества "СТМ", что действительно является подтверждением реального смешения потребителями однородной продукции указанных производителей.

Таким образом, Роспатентом правомерно установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993 стал известен для потребителя задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 , в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, однородных товарам, маркируемым оспариваемым товарным знаком.

Следовательно, Роспатентом сделан правильный вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 в отношении части товаров 11-го класса МКТУ противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия пришла к выводу, что оспариваемое решение Роспатента соответствует нормам действующего законодательства, в связи с чем в удовлетворении заявления общества "СТМ-Оскол" следует отказать.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела подлежат отнесению на общество "СТМ-Оскол" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Стройтепломонтаж-Оскол" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина