Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2017 г. по делу N СИП-119/2017 Оснований для признания недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака нет, поскольку спорный товарный знак сходно до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2017 г. по делу N СИП-119/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть объявлена 17 октября 2017 года.

Судебный акт в полном объеме изготовлен 24 октября 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2018 г. N С01-1101/2017 по делу N СИП-119/2017 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление компании Global Marketing and Distribution AG (Dammstrasse, 19, Zug, Switzerland, 6301) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением "Marco Polo Little Cigars Cherry" по международной регистрации N 1218457,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (DzhL PDT D-r Dzhastin Sihombing 43, Siantar Timur, Kota Pematang SianDzhar, Sumatra, Indonesia),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Проничева Е.Ю. (по доверенности от 12.02.2016);

от заинтересованного лица - Ковалева О.А. (по доверенности от 19.06.2017),

от третьего лица - Мельников А.В. (по доверенности от 07.08.2017), установил:

иностранная компания Global Marketing and Distribution AG обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением "Marco Polo Little Cigars Cherry" по международной регистрации N 1218457.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 - иностранная компания N.V. Sumatra Tobacco Trading Company.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству компания Global Marketing and Distribution AG заявила отказ от требований к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности", указанному в качестве заинтересованного лица (ответчика) в заявлении, первоначально поданном в суд, а также представила письменные пояснения, дополняющие основания заявленных требований.

Протокольным определением от 17.10.2017 отказ от требований к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" и уточнение требований были приняты судом.

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для прекращения производства по делу в отношении федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности".

В судебном заседании 17.10.2017 представитель заявителя поддержал заявленные требования.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания требования компании Global Marketing and Distribution AG оспорили, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Компания N.V. Sumatra Tobacco Trading Company в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания поддержали позицию Роспатента.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Компания Global Marketing and Distribution AG является правообладателем объемного товарного знака по международной регистрации N 1218457 (с конвенционным приоритетом от 21.07.2014), произведенной Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.07.2014.

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному товарному знаку испрашивалась компанией Global Marketing and Distribution AG в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "cigarillos, cigares, allumettes, tabac (pour cigarettes a rouler et pipes)"/"сигариллы, сигары, спички, табак (для самоскручиваемых сигарет и трубок)".

Решением Роспатента от 19.04.2016 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному товарному знаку по мотивам несоответствия заявленного обозначения подпунктам 3 и 4 пункта 1, подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В частности, спорному товарному знаку был противопоставлен комбинированный товарный знак , зарегистрированный на имя компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company по свидетельству Российской Федерации N 104213 с приоритетом правовой охраны от 24.12.1990 в отношении товара "сигареты" 34-го класса МКТУ.

Компания Global Marketing and Distribution AG 19.08.2016 обратилась в Роспатент с возражением на указанное решение от 19.04.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации спорному товарному знаку. Возражение компании Global Marketing and Distribution AG было мотивировано следующим.

По мнению заявителя, отсутствует сходство до степени смешения спорного товарного знака с противопоставленным товарным знаком третьего лица, ввиду наличия в спорном обозначении оригинальных графических элементов, выполнения обозначения в цвете, использования оригинального принта, а также наличия в спорном и противопоставленном товарных знаков значительного количества иных элементов, предопределяющих разное зрительное впечатление. С учетом указанных обстоятельств компания Global Marketing and Distribution AG утверждала, что между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство, влекущая вероятность смешения соответствующих товаров в обороте.

Кроме того, компания Global Marketing and Distribution AG указывала на отсутствие риска введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых спорным обозначением, что подтверждается соглашением компании Global Marketing and Distribution AG и компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company о регистрации спорного обозначения, а также обозначений по международным регистрациям N 1219278, 1218454, 1218455 и 1218734 в Соединенных Штатах Америки. По мнению компании Global Marketing and Distribution AG, отсутствие такого риска достигается совместными действиями заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (третьего лица по настоящему делу), о которых последние договорились в рамках упомянутого Соглашения.

Заявитель является производителем сигарилл и сигар различных брендов и осуществляет их ввоз на территорию Российской Федерации. Сигариллы, маркированные обозначением "Marco Polo", поставляются заявителем на территорию ряда государств, в том числе, в Российскую Федерацию. Заявленному обозначению предоставлена правовая охрана на территории различных стран мира, среди которых, в частности: Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Норвегия, Португалия, Швеция, Словакия, Турция.

Принадлежащая заявителю марка сигарилл "Marco Polo", наряду с "Little Cigars Cherry", имеет несколько вкусовых разновидностей. Правовая охрана для таких упаковок в качестве объемных товарных знаков также испрашивается на территории широкого перечня стран по номерам международных регистраций N 1219278, 1218454 и 1218455, соответственно. Кроме того, Заявитель является также правообладателем комбинированного товарного знака "Marcopolo GMD" по номеру международной регистрации N 1218734, охраняемого на территории аналогичного перечня стран.

Заявленное обозначение в связи с активным использованием и маркетинговым продвижением в Российской Федерации приобрело значительную различительную способность и узнаваемость среди потребителей табачной продукции. Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 104213, напротив, не используется правообладателем, в связи с чем заявителем в Суд по интеллектуальным правам подан иск о досрочном прекращении его правовой охраны (дело N СИП-156/2016).

Решением Роспатента от 29.11.2016 в удовлетворении возражения компании Global Marketing and Distribution AG было отказано, решение Роспатента от 19.04.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1218457 было оставлено в силе. Указанное решение мотивировано следующим.

Форма упаковки по международной регистрации N 1218457 определяется главным образом функциональным назначением товаров 34-го класса МКТУ и является неохраняемой в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, что заявителем не оспаривалось.

Словесные элементы "Little Cigars CHERRY" являются неохраняемыми, поскольку и указывают на определенный вид заявленных товаров 34-го класса МКТУ "сигары" и их свойства - маленькие, вишневые (с вишневым вкусом). В отношении иных товаров 34-го класса МКТУ, указанных в международной регистрации и не являющихся сигарами, словесный элемент "Cigars" является ложным (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

При определении сходства сравниваемых знаков Роспатент исходил из визуального и смыслового доминирования словесных элементов "Marco Polo" / "MARCOPOLO", которые характеризуются тождественным звучанием. Семантическое сходство констатировано Роспатентом ввиду того, что указанные словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако, соотносятся с именем и фамилией известного средневекового итальянского купца и мореплавателя Марко Поло (Marco Polo), что предопределило вывод об одинаковых смысловых ассоциациях, возникающих при восприятии этих словесных элементов. Также Роспатентом принято во внимание, что исполнение сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов буквами одного и того же алфавита (латинского) усиливает их сходство друг с другом по визуальному критерию сходства.

На основании изложенного Роспатентом сделан вывод о том, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Также Роспатентом констатирована однородность товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, поскольку они относятся к одному роду товаров (табачная продукция), изготовлены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации, круг потребителей. При этом однородность сравниваемых товаров 34-го класса МКТУ заявителем не оспаривалась.

Довод заявителя о наличии Соглашения с правообладателем противопоставленного товарного знака о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в США был отклонен Роспатентом, поскольку указанное Соглашение не распространяется на территорию Российской Федерации.

Исходя из изложенного и учитывая, что маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте, Роспатент указан на несоответствие спорного знака по международной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака был отклонен Роспатентом, поскольку соответствующее решение Судом по интеллектуальным правам, к полномочиям которого законом отнесено разрешение таких требований, по делу N СИП-156/2016 на момент рассмотрения возражения заявителя не было принято. При этом Роспатентом (коллегией палаты по патентным спорам) было отклонено ходатайство о переносе заседания коллегии, поскольку оценивалась правомерность оспариваемого решения экспертизы Роспатента с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. В такой ситуации наступление в последующем благоприятных для заявителя обстоятельств в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака не могло повлиять на решение Роспатента.

Не согласившись с указанным решением Роспатента об отказе в удовлетворении возражения, компания Global Marketing and Distribution AG обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным, как не соответствующего пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным в силу следующего.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьей 1248 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на промышленный образец, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на промышленный образец и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.07.2014) спорного товарного знака по международной регистрации N 1218457 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Как указывалось выше, возражение компании Global Marketing and Distribution AG, по итогам рассмотрения которого был вынесен оспариваемый ненормативный правовой акт, было мотивировано единственным доводом об отсутствии обуславливающего возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров сходства до степени смешения спорного товарного знака с противопоставленным. В обоснование данного довода заявитель указывал на отсутствие сходства как такового в силу значительных различий у сравниваемых обозначений; на отсутствие опасности смешение товаров компании Global Marketing and Distribution AG и компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company вследствие, во-первых, наличия между ними соглашения о регистрации и использовании первой компанией, принадлежащих ей товарных знаков "Marco Polo"; во-вторых, известности продукции компания Global Marketing and Distribution AG, маркируемой спорным и иными обозначениями со словесным обозначением "Marco Polo" и, в-третьих, досрочным прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования.

При этом, как следует из контекстного и системного анализа текста указанного возражения, аргумент об отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя спорных товаров был заявлен не применительно к подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а подпункту 2 пункта 6 указанной статьи, а именно в обоснование довода об отсутствии смешения сравниваемых обозначений, размещаемых на табачной продукции заявителя и третьего лица.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку повторная проверка соответствия заявленного обозначения условиям охраноспособности на момент подачи возражения не осуществляется, а рассматриваются конкретные доводы подателя возражения относительно неохраноспособности этого обозначения на дату его приоритета, а также документы, представленные им в подтверждение своих доводов.

По мнению коллегии судей, Роспатент, оценив приведенные доводы возражения, пришел к законному и обоснованному выводу об отсутствии оснований для предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны спорному товарному знаку.

В обоснование своего требования заявитель приводит довод о том, что спорный товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, согласно которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил рассмотрения заявки обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.4 тех же Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 указанных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом указанные признаки для определения сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак третьего лица представляет собой этикетку, является комбинированным обозначением, включающим в себя словесный элемент "MARCOPOLO", выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде парусника, заключенного в прямоугольник. Также товарный знак включает в себя неохраняемые словесные элементы "100's", "20 CLASS A CIGARETTES", "MADE UNDER AUTHORITY OF FEDERAL ТОВАССО-USA", выполненные буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в красном, золотистом и черном цветовом сочетании.

Проведенный судом сравнительный анализ спорного и противопоставленного товарных знаков показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы "Marco Polo"/"MARCOPOLO", которые в сравниваемых товарных знаках являются доминирующими элементами. Указанные словесные элементы выполняют в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации)). Более того, указанные словесные элементы расположены в центральных частях обозначений. Остальные словесные элементы сравниваемых товарных знаков являются неохраняемыми, что заявителем не оспаривается.

Поскольку при сравнении комбинированных обозначений установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения являются сходными до степени смешения (пункт 6.3.2 Рекомендаций).

Вследствие фонетического тождества доминирующих словесных элементов "Marco Polo"/"MARCOPOLO" сравниваемые товарные знаки в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные графические отличия. Более того, сравниваемые товарные знаки не содержат каких-либо изобразительных элементов, которые могли бы повлиять на общий вывод об их сходстве.

Роспатентом также правомерно принято во внимание, что исполнение доминирующих словесных элементов сравниваемых товарных знаков буквами латинского алфавита усиливает их сходство друг с другом по визуальному признаку сходства.

Довод заявителя о том, что словесный элемент "Marco Polo" оспариваемого товарного знака выполнен в два слова, в то время как словесный элемент "MARCOPOLO" противопоставленного товарного знака выполнен в одно слово, не влияет на вывод о тождестве сравниваемых словесных элементов по фонетическому признаку сходства и не может служить основанием для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В вопросе смыслового сходства сравниваемых товарных знаков Роспатент пришел к правильному выводу о том, что словесные элементы "Marco Polo"/"MARCOPOLO" не являются лексической единицей какого-либо языка и отсутствуют в словарно-справочных материалах. Однако указанные словесные элементы соотносятся с именем и фамилией известного средневекового итальянского купца и мореплавателя Марко Поло (Marco Polo), что заявителем не оспаривается и обуславливает вывод об одинаковых смысловых ассоциациях, возникающих при восприятии данных словесных элементов сравниваемых товарных знаков. Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными и по семантическому признаку сходства.

На основании изложенного Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что спорный и противопоставленный товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия между ними, и в соответствии с пунктом 14.4.2 Правил являются сходными.

Однородность товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, заявителем не оспаривается.

Согласно пункту 14.4.3 Правил рассмотрения заявки при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товары 34-го класса МКТУ "сигариллы, сигары, спички, табак (для самоскручиваемых сигарет и трубок)", в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации спорному товарному знаку, являются бесспорно однородными товарам того же класса "сигареты", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку данные товары соотносятся как род-вид, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, взаимозаменяемостью (сигареты, сигариллы, сигары, табак) или взаимодополняемостью (спички).

В связи с изложенным суд признал верным вывод Роспатента о сходстве до степени смешения спорного и противопоставленного товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров, что исключает предоставление правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации в силу его несоответствия подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Представленный в материалах дела контракт на поставку сигар и сигарилл между заявителем и обществом с ограниченной ответственностью "Ван Трейд" и справка об объемах продаж в России не подтверждают довод заявителя о том, что его продукция хорошо известна российскому потребителю. Упомянутая справка является декларативной, исходит от самого заявителя и не подтверждена документально. Кроме того, данная справка, также как и таможенная декларация, были представлены заявителем после подачи возражения в Роспатент, в связи с чем не могли быть учтены при рассмотрении указанного возражения на основании пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (в редакции от 11.12.2003 N 164, далее - Правила рассмотрения возражений).

Так, в силу пункта 2.5 Правил рассмотрения возражений материалы, в которых приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий, могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Таким образом, заявителем в материалы дела не было представлено доказательств, подтверждающих широкую известность его продукции на территории Российской Федерации. Кроме того, указанный довод заявителя не влияет на наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков.

Довод заявителя о наличии соглашения с правообладателем противопоставленного товарного знака о регистрации заявленного обозначения в США правомерно был отклонен Роспатентом при рассмотрении возражения, поскольку из содержания указанного Соглашения не усматривается, что его действие распространяется на территорию Российской Федерации.

Более того, отсутствие согласия правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации подтверждается и позицией третьего лица, поддержавшего Роспатент в настоящем споре.

В отношении доводов заявителя о неиспользовании третьим лицом противопоставленного товарного знака, а также о том, что коллегия палаты по патентным спорам Роспатента при рассмотрении возражения компании Global Marketing and Distribution AG не учла и не дала надлежащей правовой оценки утверждениям заявителя о неиспользовании данного товарного знака, необходимо отметить следующее.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1486 ГК РФ вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием относится к компетенции суда. Соответственно, Роспатент не вправе самостоятельно без решения суда устанавливать факт неиспользования товарного знака.

При этом правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием лишь 24.01.2017 на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-156/2016 от указанной даты.

Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака ни на дату подачи возражения (19.08.2016), ни на дату заседания коллегии по патентным спорам Роспатента (03.10.2016), ни на дату принятия оспариваемого решения Роспатента (29.11.2016) не была прекращена, в связи с чем у Роспатента не имелось оснований не учитывать данный товарный знак при проведении анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом, как справедливо отмечено в отзыве Роспатента, при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правовая охрана прекращается лишь на будущее время. Таким образом, противопоставленный товарный знак на дату принятия оспариваемого решения Роспатента являлся действующим, следовательно, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака после принятия Роспатентом оспариваемого решения не может являться основанием для признания этого решения недействительным.

Указанный подход отражен в практике Суда по интеллектуальным правам, в частности, в постановлении от 19.10.2015 по делу N СИП-212/2015, в решении от 12.10.2016 по делу N СИП-497/2016, в решении от 10.04.2017 по делу N СИП-2/2017.

По тем же причинам Суд по интеллектуальным правам отклоняет довода заявителя о том, что коллегия палаты по патентным спорам Роспатента неправомерно при рассмотрении возражения компании Global Marketing and Distribution AG отказала в переносе заседания на более поздний срок в связи с рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам дела N СИП-156/2016 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

Кроме того, согласно пункту 4.3 Правил рассмотрения возражений дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 тех же Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Приведенный в письменных пояснениях заявителя от 19.05.2017 и от 13.10.2017 со ссылкой на судебную практику и позицию коллегиального совещательного органа Роспатента аргумент о том, что реализация права подателя возражения на перенос заседания коллегии палаты по патентным спорам является обязанностью последнего и не может осуществляться произвольно, принят судом во внимание. Однако, по мнению коллегии судей, в отсутствие на дату заседания коллегии (03.10.2016) ясных перспектив разрешения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-156/2016, отклонение Роспатентом указанного ходатайства заявителя являлось правомерным.

Приведенные заявителем в письменных пояснениях от 27.07.2017 доводы о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта нормам пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ оставлены судом без внимания, поскольку, как указывалось выше, соответствующие доводы не были заявлены компанией Global Marketing and Distribution AG в возражении, поданном в палату по патентным спорам, не были предметом рассмотрения Роспатента при вынесении оспариваемого решения, как следствие, не могут повлиять на вывод суда о соответствии ненормативного правового акта подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, на соответствие которой он подлежал проверке.

На основании изложенного требование компании удовлетворению не подлежит.

Данный вывод суда, в свою очередь, является в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по данному делу на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

прекратить производство по делу в части требований, предъявленных к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности".

Заявление компании Global Marketing and Distribution AG оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

А.А. Снегур

Н.Н. Тарасов