Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2017 г. по делу N СИП-153/2017 Суд оставил в силе решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку заявленное на государственную регистрацию комбинированное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2017 г. по делу N СИП-153/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 20 ноября 2017 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Клочковой Е.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Модус" (ул. Большая Тульская, д. 2, пом. XV, комн. 1, г. Москва, 115191; ОГРН 5087746172520) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), третье лицо: "Indian Motorcycle International, LLC" (2100, Highway 55 Medina, Minnesota 55340 (US) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 23.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 27.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014731961, при участии в судебном заседании:

от заявителя: Скоморохова Т.С. (по доверенности от 10.05.2017),

от ответчика: Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017), Барский С.А. (по доверенности от 19.06.2017),

от 3-го лица: извещен, не явился, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Модус" (далее - общество "Модус", заявитель) обратилось с требованием о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 23.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 27.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014731961.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено "Indian Motorcycle Inrernational, LLC" (далее - третье лицо).

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, полагая, что оспариваемое решение Роспатента противоречит пунктам 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При этом представитель общества "Модус" указывал на то, что заявленное им на регистрацию комбинированное обозначение со словесными элементами "INDIANA colours of nature" по заявке N 2014731961 не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 18-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 315996, 121802 и международным регистрациям N 860195, N 611308. Суд обращает внимание на то, что заявление не содержит доводов, оспаривающих выводы Роспатента относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508742.

Представитель Роспатента в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным отзыве.

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился. От него поступило заявление о рассмотрение спора в его отсутствие. Суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие 3-го лица в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество "Модус" обратилось в Роспатент с заявкой N 2014731961 на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 22.09.2014 комбинированного обозначения со словесными элементами "INDIANA colours of nature" в отношении товаров 18-го, 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

По результатам экспертизы 27.04.2016 Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров и услуг, так как оно не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (услуг), а также является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 369467, 508742, 315996, 121802 и международным регистрациям N 860195, N 611308.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.04.2016, заявитель обратился в Роспатент с возражением. При этом заявителем из испрашиваемого объема правовой охраны были исключены услуги 35-го класса МКТУ, в связи с чем при рассмотрении возражения заявителя товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 369467 не был противопоставлен заявленному обозначению.

По результатам рассмотрения данного возражения заявителя Роспатентом было принято решение от 23.11.2016 об отказе в его удовлетворении.

Не согласившись с указанным решением, общество "Модус" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, решения и действия (бездействия) недействительным являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение ими гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Как следствие, требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения не оспариваются, установлены статьями 1248, 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки N 2014731961 на регистрацию товарного знака - 22.09.2014 - правовая база для оценки правомерности предоставления ему правовой охраны включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила ТЗ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил ТЗ, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ признаком фонетического сходства обозначений является наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, а также вхождение одного обозначения в другое и характер совпадающих частей обозначений.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил признаком семантического сходства обозначений является подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Заявленное обозначение является комбинированным и содержит в своем составе словесные элементы "INDIANA" и "colours of nature", выполненные стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные друг под другом. Выше словесных элементов находится графический элемент, представляющий собой изображение птицы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 121802 является комбинированным, включает в себя словесный элемент "INDIAN", выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и стилизованное изображение индейца с головным убором, выполненное в черном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 12-го, 25-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 315996 является словесным, представляет собой слово "INDIAN", выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 12, 14, 18, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 508742 является комбинированным, включает в себя словесный элемент "INDIAN", выполненный стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохраняемый словесный элемент "motorcycle", выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Выше словесных элементов расположено стилизованное изображение индейца с головным убором, выполненное в черном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации N 611308 является комбинированным, включает в себя словесный элемент "INDIAN", выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и стилизованное изображение индейца с головным убором. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 611308 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11, 12, 14, 18, 25, 28, 32, 33, 34 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации N 860195 является комбинированным, включает в себя словесный элемент "INDIAN", выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и стилизованное изображение индейца с головным убором, выполненное в белом цвете. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 860195 предоставлена па территории Российской Федерации в отношении товаров 12, 14, 18, 25, 28 классов МКТУ.

Роспатентом установлено, что доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 121802, 315996, 508742, а также по международным регистрациям N 611308, 860195 является их единственный охраняемый словесный элемент "INDIAN", поскольку он расположен в центральной части товарных знаков и пространственно доминирует по отношению к графическим элементам.

При этом, вопреки доводу заявителя, доминирующим элементом комбинированного обозначения по заявке N 2014731961 также является его словесный элемент "INDIANA", поскольку он расположен в центральной части обозначения, выполнен жирным шрифтом заглавными буквами, в связи с чем при восприятии указанного комбинированного обозначения внимание потребителя будет акцентироваться, в первую очередь, именно на словесном элементе "INDIANA".

Сравнительный анализ комбинированного обозначения по спорной заявке N 2014731961 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам N 121802, N 315996, N 508742, а также по международным регистрациям N 611308 и N 860195 показал следующее.

Заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат в себе фонетически близкие к тождеству доминирующие словесные элементы "INDIANA/INDIAN", поскольку имеют близкое число букв и состав звуков, что обуславливает одинаковое звучание сравниваемых элементов.

При этом довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому признаку сходства за счет наличия буквы "а" в конце доминирующего элемента заявленного обозначения по заявке N 2014731961, является необоснованным.

Так, доминирующий элемент противопоставленных товарных знаков "INDIAN" фонетически полностью входит в доминирующий элемент заявленного обозначения по заявке N 2014731961 "INDIANA". При этом отличие слов "INDIANA" и "INDIAN" в один звук в конце слова не придает качественно нового звучания указанному обозначению, поскольку звук "а" на конце слова "INDIANA" редуцируется.

Довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому признаку сходства в связи с наличием в заявленном обозначении словесного элемента "colours of nature", который удлиняет его фонетический ряд, также является необоснованным.

Следует отметить, что при рассмотрении возражения заявителя Роспатентом верно было установлено сходство между сравниваемыми обозначениями исходя из фонетического сходства доминирующих элементов. При этом наличие других словесных элементов в заявленном обозначении не может свидетельствовать об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, поскольку доминирующий и единственный охраняемый словесный элемент "INDIAN" противопоставленных товарных знаков фонетически полностью входит в доминирующий словесный элемент "INDIANA" заявленного обозначения.

Таким образом, обозначение по заявке N 2014731961 и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства на основании пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Довод заявителя об отсутствии фонетического сходства со ссылкой на судебные акты по делу N А66-915/2015 не принимаются судом во внимание, так как выводы судов по указанному делу не являются преюдициальными для рассмотрения настоящего дела, и заявитель не учитывает особенностей фактических обстоятельств, имевших место в сравниваемых им делах. Кроме того, определение Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационной жалобы по указанному делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не содержит каких-либо правовых позиций, которые следует учитывать судам.

Сходство комбинированного обозначения по заявке N 2014731961 и противопоставленных товарных знаков по семантическому признаку обусловлено следующим.

Согласно словарно-справочным материалам "INDIANA" - штат в Соединенных Штатах Америки. Название штата Индиана (Indiana) появилось в XVIII веке в связи с тем, что данная территория была заселена индейцами и означает "страна индейцев". Само слово Индиана (Indiana) образовано от английского "Indian" - "индейский" с латинским суффиксом - а - (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1977/Индиана; http://judaism_enc.enacademic.com/9364/INDIANA).

Из изложенного выше следует, что доминирующий элемент "INDIANA" заявленного обозначения образован от слова "INDIAN", который, в свою очередь, означает "индеец; индейский" (https://translate.google.ru/#en/ru/indian), в связи с чем сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных понятий и идей.

Довод заявителя о том, что "термин" "Indiana" не следует рассматривать в географическом аспекте, так как доминирующий элемент заявленного обозначения "INDIANA" означает либо имя, либо в переводе с португальского языка - "абориген", либо "индийский" (как вариант перевода с английского), в связи с чем не является сходным по семантическому признаку сходства с противопоставленными товарными знаками, судом не принимается, так как он не опровергает верного вывода Роспатента об общей семантике сравниваемых словесных элементов. Имя "Индиана" не является распространенным и широко известным среднему российскому потребителю. В то же время российскому потребителю хорошо известно из школьных общеобразовательных предметов о наличии в США штата Индиана, а также о племенах индейцев, населявших оба американских континента на момент их открытия европейскими мореплавателями и после их колонизации. Также из тех же источников известно и происхождение слов "индеец", "индейский", связанное с историей открытия американских континентов в поисках морских путей в Индию. Значение "индеец; индейский", предлагаемое Роспатентом, и значения "абориген", "коренной житель", "индийский" предлагаемые заявителем, объединяются общей категорией "представитель коренного населения; имеющий происхождение от коренного населения", которое исторически применялось для коренных жителей колонизируемых земель, что общеизвестно. Сказанное свидетельствует об общей семантике сравниваемых обозначений во всех предлагаемых сторонами переводах, и, как следствие, о сходстве по семантическому критерию. Следует при этом отметить, что пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ за основу критерия сходства по семантическому критерию принимает подобие, а не тождество, заложенных в обозначениях понятий, идей, в связи с чем в данном случае наличие особенностей в переводах с английского и португальского языка, предлагаемых заявителем и Роспатентом, не влияет на очевидное подобие заложенных в сравниваемые обозначения понятий в обоих переводах.

Доводы общества "Модус" о том, что при анализе заявленного обозначения Роспатент проигнорировал ряд иных индивидуализирующих особенностей, влияющих на общее визуальное впечатление (т.1 л.д. 8-9), судом не принимаются, поскольку они не были заявлены в возражении, по результатам рассмотрения которого вынесено оспариваемое решение административного органа, и поэтому не являлись предметом исследования коллегии палаты по патентным спорам.

Таким образом, суд полагает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что комбинированное обозначение по заявке N 2014731961 является сходным по семантическому признаку с противопоставленными товарными знаками.

Сравнительный анализ комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков по графическому признаку сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения состоят из словесных элементов, выполненных оригинальным шрифтом, и изобразительных элементов в виде птицы и индейца с головным убором.

Вместе с тем следует отметить, что оценка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по графическому признаку не может иметь решающего значения при установлении сходства знаков в целом в силу установленного факта фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов "INDIANA/INDIAN".

При этом, как было указано выше, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам РФ N 121802 и N 508742 и международным регистрациям N 611308 и N 860195 имеют в своем составе изобразительный элемент в виде индейца с головным убором, что подчеркивает семантическое сходство между сравниваемыми обозначениями.

Более того, необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 315996 является словесным, не содержит каких-либо изобразительных элементов и фонетически полностью входит в словесный элемент заявленного обозначения.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения на основании пункта 14.4.2 Правил ТЗ, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ с целью определения однородности перечней товаров 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товаров 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным товарным знакам, был проведен Роспатентом с учетом положений пункта 14.4.3 Правил ТЗ.

Согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Так, с учетом уточнения объема (см. возражение - т. 2 л.д 2-7) правовая охрана обозначению по спорной заявке была испрошена для следующих товаров по классам МКТУ:

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, в том числе бумажники; бумажники для визитных карточек; изделия для документов кожаные; кошельки; несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные]; портмоне; ранцы; рюкзаки; саквояжи; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки туристические; сумки школьные; футляры для ключей [кожаные изделия];

25 - одежда, обувь, головные уборы, в том числе мужские ботинки, мужские полуботинки, мокасины; сандалии; сапоги; полусапоги; туфли; туфли комнатные; перчатки кожаные [одежда]; ремни кожаные [одежда], блузы, брюки, жилеты, костюмы, куртки, одежда из искусственной кожи, одежда трикотажная, пальто, платья, пуловеры, рубашки, свитера, шарфы, юбки, джинсы, шорты, свитера, кепки, шапки, шляпы, одежда кожаная, именно куртки кожаные, жилеты кожаные, брюки кожаные.

Роспатентом установлено, что указанные товары 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, являются однородными товарам 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку данные товары соотносятся как род (вид), имеют одно назначение, а также имеют одни условия сбыта и круг потребителей.

При этом довод заявителя о том, что товары 18, 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению по заявке N 2014731961, не являются однородными товарам 18, 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку владелец противопоставленных товарных знаков выпускает специализированные товары (одежда и обувь для мотоциклистов), является необоснованным. Специализация товаров для определенного вида деятельности в данном случае не исключает их отнесения к общим категориям товаров по родовому и видовому признакам - одежда, обувь, что и позволяет сделать вывод об однородности этих товаров.

Необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, перечень которых не ограничен товарами для мотоциклистов. Более того, перечни товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков совпадают.

В этой связи Роспатент, рассматривая возражение, проводил анализ однородности испрашиваемых товаров 18, 25 классов МКТУ заявленного обозначения по заявке N 2014731961 и товаров 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и пришел к правильному выводу об однородности этих товаров. Данный вывод по существу заявителем не опровергнут.

Относительно доводов общества "Модус" о несоответствии заявленного комбинированного обозначения по заявке N 2014731961 требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ к обозначениям, являющимся способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление о месте его происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается вводящим в заблуждение, если вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 года N 39 (далее - Рекомендации N 39), обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения о месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ и Правил ТЗ, а также Рекомендаций N 39, при рассмотрении возражения Роспатенту необходимо было установить, может ли в сознании потребителя через ассоциации, вызванные этим обозначением, создаться представление о месте изготовления товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение при восприятии данного обозначения.

Доминирующий словесный элемент "INDIANA" заявленного обозначения по заявке N 2014731961 является прямым указанием на конкретный с очевидностью известный для российского потребителя географический объект, штат США Индиана, и может восприниматься потребителем как указание на место производства товаров.

В соответствии с пунктом 2.4.1 Рекомендаций N 39 если на регистрацию заявлено географическое название, указывающее на географическое происхождение заявленного товара, ему нецелесообразно предоставлять правовую охрану даже в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что потребителем обозначение воспринимается как товарный знак изготовителя.

Такой подход объясняется тем, что географическое название, указывающее на географическое происхождение товара, должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями.

Если географическое название, заявленное в отношении товаров, имеющих географическое происхождение, входит в состав заявленного обозначения, регистрация может быть произведена с указанием его в качестве неохраняемого элемента.

Пунктом 2.4.2 Рекомендаций N 39 предусмотрены особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением.

Так, географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на две группы:

- являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;

- являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

Данное правило применимо и в том случае, если заявленное на регистрацию географическое название не соответствует действительному названию места производства или сбыта товара и нахождения производителя. Говоря иначе, если заявитель представит материалы, подтверждающие то, что географическое название, которое не соответствует названию действительного места нахождения производителя, воспринималось потребителем до даты подачи заявки как товарный знак производителя, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

В случае если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, регистрация обозначения может быть произведена с указанием географического названия в качестве неохраняемого элемента (подпункт 2.4.2.1).

Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать заявленное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана.

Если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, регистрация может быть произведена без указания его в качестве неохраняемого элемента (подпункт 2.4.2.2).

Как было указано выше, среднему российскому потребителю из школьных общеобразовательных предметов известно о существовании в США штата Индиана. Кроме того, из сведений, содержащихся в сети "Интернет" следует, что штат Индиана (Indiana) является всемирно известным территориальным образованием, девятнадцатым по счету штатом северо-восточного центра США. Ранее на территории современного штата Индиана на протяжении восьми веков проживала крупная индейская культура (Миссисипская культура). Территория этого штата сыграла значительную роль в развитии США (http://great-travel.ru/usa-states/2079-shtat-indiana-ssha.html).

Таким образом, доминирующий элемент "INDIANA" обозначения по заявке N 2014731961 способен вызывать при маркировке товаров 18, 25 классов МКТУ ассоциации именно с этим штатом, в то время как местом нахождения заявителя является Российская Федерация, а именно город Москва.

Довод заявителя о том, что заявленное комбинированное обозначение по заявке N 2014731961 не может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары, в частности, правообладателя противопоставленных товарных знаков, поскольку им были представлены контракты, свидетельствующие о сотрудничестве с бразильскими фабриками, также не принимается судом.

Решение Роспатента было мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 2.5.1 Правил ТЗ в части указания на способность заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, которое не соответствует действительности. При этом Роспатент не применял пункт 2.5.1 Правил ТЗ в части указания на способность заявленного обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Представленные заявителем в Роспатент при рассмотрении возражения материалы в отношении того, что слово "Indiana" также является названием муниципалитета в штате Сан-Паулу в Бразилии были рассмотрены Роспатентом и по результатам их анализа сделан правильный вывод о том, что они не подтверждают происхождение товаров 18, 25 классов МКТУ с территории муниципалитета Индиана штата Сан-Паулу, поскольку фабрики находятся в других территориальных образованиях Бразилии.

Кроме того, суд отмечает, что использование в заявленном на регистрацию обозначении доминирующего элемента, воспроизводящего фактически два одноименных географических названия - территориальных образований на территориях различных государств, только подтверждает вывод Роспатента о возможности введения потребителей в заблуждение относительно места производства товаров.

Таким образом, суд полагает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное комбинированное обозначение по заявке N 2014731961 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

При указанных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 23.11.2016 соответствует закону, и оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 13, 1483, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьями 4, 65, 71, 75, 110, 121-123, 156, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев