Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2017 г. по делу N СИП-236/2016 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2017 г. по делу N СИП-236/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Тарасова Н.Н.,

судей - Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Симоновой К.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Nine United Brand & Design AG (Feldeggstrasse 2, CH-8152, Glattbrugg, Switzerland)

к TEKSAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (Yildirim Mah. Tan Sok. N 1, Bayrampasa, Istanbul, TR)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям N 903030 и N 986226, вследствие их неиспользования;

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель Nine United Brand & Design AG - Яшина О.С. (по доверенности от 14.06.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Nine United Brand & Design AG (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к иностранному лицу - TEKSAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (далее - ответчик) о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям N 903030 и N 986226 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Вместе с тем, вопреки положениям статей 9 и 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не только не обеспечил явку своего представителя в судебное заседание, но и не представил письменный отзыв, заявленные по делу требования по существу не оспорил, доказательства какого-либо использования товарных знаков в оспариваемой части суду не представил.

В судебном заседании принят и удовлетворен судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем вынесено протокольное определение, частичный отказ Nine United Brand & Design AG от требований, заявленных в отношении товарного знака по международной регистрации N 903030.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Как установлено в части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В связи с изложенным производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

С учетом указанных обстоятельств дело подлежит рассмотрению в отношении требования о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986226 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Исследовав материалы дела, внимательно выслушав представителя лица, участвующего в деле и явившегося в судебное заседание, оценив представленные им в дело доказательства в их совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, TEKSAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 986226, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Вместе с тем из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Статьей 5C (1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS, заключено в Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Применительно к приведенной норме названного Кодекса (статья 1486 ГК РФ) заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака применительно к положениям статьи 1484 ГК РФ.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению истца, ответчиком спорные товарные знаки в течение последних 3 лет не используются, в связи с чем их правовая охрана подлежит прекращению по мотивам препятствия регистрации истцу собственного товарного знака.

С учетом даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (22.04.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков исчисляется с 22.04.2013 по 21.04.2016 включительно.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров истец обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, а ответчик, соответственно, подтвердить использование товарных знаков в трехлетний период, предшествовавший обращению с исковым заявлением о прекращении правовой охраны.

Заявленные по делу требования мотивированы компанией следующим.

Nine United Brand & Design AG как иностранное юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Швейцарии, осуществляет деятельность по управлению, лицензированию товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, а также является учредителем предприятий в Швейцарии и других странах, осуществляющих производство и продажу мебельной продукции и товаров для дома, начиная с 2002 года занимается проектированием и производством офисной мебели, маркированной собственным словесным товарным знаком "HAY" по международной регистрации N 1141139.

Так, компания конструирует и проектирует как офисную, так и домашнюю мебель и фурнитуру, а также сопутствующие товары для дома, в частности текстиль: ковры, покрывала, скатерти, постельное белье, полотенца.

Кроме того компания управляет сетью розничной торговли, осуществляющими деятельность под маркой "HAY" на территории Великобритании, Германии, Нидерландов и Норвегии.

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что названные обстоятельства сторонами по делу не оспариваются, о фальсификации представленных в дело доказательств, включая аффидевит должностного лица компании Лине - С. Лауридсена, договор поставки от 09.12.2013, заключенный компанией с Трио Лайн Польска Сп. З.о.о, каталоги предлагаемой компанией к реализации продукции, в установленном законом порядке суду не заявлено.

Принадлежащий компании словесный товарный знак "HAY" по международной регистрации N 1141139 зарегистрирован в отношении товаров 11, 20, 24-го и 27-го и услуг 35-го классов МКТУ, правовая охрана ему уже предоставлена на территории Австралии, Дании, Японии, Республики Корея, Сингапура, США, Вьетнама.

С целью расширения своей хозяйственной деятельности по производству и реализации продукции на территории Российской Федерации компания испрашивала предоставление правовой охраны своему товарному знаку на территории Российской Федерации, в чем Роспатентом было отказано по мотивам наличия противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям N 903030 и N 836410, имеющих более раннюю дату приоритета и зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем компанией был самостоятельно проведен информационный поиск на предмет выявления иных товарных знаков третьих лиц, включающих словесный элемент "HAY" или сходные с ним до степени смешения обозначения, в результате которого был выявлен товарный знак ответчика по международной регистрации N 986226, зарегистрированный, в том числе для услуг 35-го класса МКТУ.

Поскольку спорный товарный знак включает словесный элемент "HAYS" и зарегистрирован для однородных услуг 35-го класса МКТУ с более ранней датой приоритета, высока вероятность того, что данный товарный знак также может быть противопоставлен товарному знаку компании, что не позволит ей получить правовую охрану на территории Российской Федерации собственному товарному знаку.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В свою очередь, как разъяснено в пункте 42 Обзора, однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Анализ обозначений комбинированного спорного товарного знака и товарного знака "HAY" по международной регистрации N 1141139, свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения, обусловленного фонетическим и графическим сходством, что обусловлено сходством звучания обозначений, близостью звуков, составляющих обозначения, идентичностью состава гласных и близостью состава согласных, одинаковым числом слогов, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Наличие фонетического и графического сходства с учетом однородности товаров (услуг) может привести к смешению сходных товарных знаков в гражданском обороте и введению в заблуждение конечного потребителя реализуемых товаров и услуг.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что противопоставленные обозначения являются сходными до степени смешения, что не оспаривается сторонами по делу.

Одновременно судом в рамках оценки однородности учтены разъяснения высшей судебной инстанции, данные в пункте 37 Обзора, в котором отмечено: при выявлении сходства до степени смешения включенного в состав спорного товарного знака словесного обозначения с товарным знаком компании учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

С учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях его Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

При этом в силу частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Между тем из материалов дела усматривается, а сторонами по делу не оспаривается, что истец является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1141139 со словесным элементом "HAY", который реально используется компанией при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе при реализации товаров 20-го (мебель, зеркала и другие) 24-го (ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти), оказании услуг 35-го класса (подбор ассортимента товаров (исключая транспортировку) для третьих лиц), предоставление покупателям возможности комфортного обзора и покупки данных товаров через магазины розничной продажи, оптовые торговые точки или посредством электронных средств).

При этом вводимые компанией в гражданский оборот товары и услуги являются однородными услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба).

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, являющемся производителем товаров, что, по мнению суда, свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака ответчика.

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Вместе с тем ответчик своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, допустимых и относимых доказательств какого-либо использования в спорный период товарного знака по международной регистрации N 986226 в отношении услуг 35-го класса МКТУ суду не представил.

Убедительных причин невозможности раскрытия названных доказательств перед судом первой инстанции ответчик не указал.

Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

В силу изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводам о документальном подтверждении заявленных по делу требований и о том, что правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 986226 подлежит частичному досрочному прекращению.

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

производство по делу в отношении требований Nine United Brand & Design AG о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 903030 - прекратить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 986226 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в его регистрации.

Взыскать с TEKSAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (Yildirim Mah. Tan Sok. N 1, Bayrampasa, Istanbul, TR) в пользу Nine United Brand & Design AG (Feldeggstrasse 2, CH-8152, Glattbrugg, Switzerland) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска.

Возвратить Nine United Brand & Design AG 6 000 (Feldeggstrasse 2, CH-8152, Glattbrugg, Switzerland) из федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате платежным поручением от 20.04.2016 N 1119 государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур