Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2017 г. N С01-943/2017 по делу N А39-5506/2016 Суд отменил принятые ранее судебные акты о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и передал дело на новое рассмотрение, поскольку суды не вправе по своей инициативе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2017 г. N С01-943/2017 по делу N А39-5506/2016

Резолютивная часть постановления оглашена 5 декабря 2017 года

Постановление в полном объеме изготовлено 12 декабря 2017 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" на решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.03.2017 (судья Бобкина С.П.) по делу N А39-5506/2016 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 (судьи Устинова Н.В., Наумова Е.Н., Малькова Д.Г.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ул. Годовикова, д. 9, стр. 3, г. Москва, 129085, ОГРН 1107746373536)

к индивидуальному предпринимателю Юдиной Наталье Юрьевне (г. Саранск, ОГРНИП 304132728000021)

о взыскании компенсации, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (далее - общество "Маша и Медведь", общество) обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Юдиной Наталье Юрьевне (далее - ИП Юдина Н.Ю., предприниматель) с требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании компенсации по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 505856, N 505857, N 505916, а также 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на персонаж "Маша" аудиовизуального произведения "Дальний родственник".

Решением от 14.03.2017 Арбитражный суд Республики Мордовия удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию в сумме 15 000 руб., а также судебные расходы.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит их отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

В обоснование своей правовой позиции общество ссылалось на неправомерное снижение судом компенсации ниже минимального предела, установленного законом, при отсутствии соответствующих доводов и доказательств со стороны ответчика. Кроме того, заявитель кассационной жалобы выразил несогласие с указанными судебными актами в части отказа во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 505916.

Предприниматель представил письменные возражения на кассационную жалобу с доказательством направления в адрес истца, в которых просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

К судебному заседанию от общества "Маша и Медведь" поступило дополнение к кассационной жалобе, которое судом кассационной инстанции не рассматривалось по причине отсутствия в нарушение статей 8, 9, 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств направления его ответчику по имеющимся в материалах дела адресам в срок, позволяющий ответчику заблаговременно ознакомиться с данным документом и представить свое письменное мнение относительно доводов, изложенных в нем.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явились. От общества поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства. Суд кассационной инстанции рассмотрел указанное ходатайство и на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказал в его удовлетворении, так как заявитель не обосновал наличия уважительных причин для отложения судебного заседания.

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами нижестоящих инстанций, общество "Маша и Медведь" является правообладателем товарных знаков, включающих стилизованное словесное обозначение "Маша и Медведь", а также графические изображения персонажей "Маша" и "Медведь" в соответствии со свидетельствами Российской Федерации:

- N 505856 на товарный знак (знак обслуживания) - изображение персонажа "Маша" из сериала "Маша и Медведь", заявка N 2012732144, приоритет товарного знака 14.09.2012, зарегистрировано 07.02.2014, срок действия регистрации истекает 14.09.2022, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ;

- N 505857 на товарный знак (знак обслуживания) - изображение персонажа "Медведь" из сериала "Маша и Медведь", заявка N 2012732145, приоритет товарного знака 14.09.2012, зарегистрировано 07.02.2014, срок действия регистрации истекает 14.09.2022, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ;

- N 505916 на товарный знак (знак обслуживания) - надпись "Маша и Медведь" из сериала "Маша и Медведь", заявка N 2012714710, приоритет товарного знака 05.05.2012, зарегистрировано 07.02.2014, срок действия регистрации истекает 14.09.2022, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 09, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Кроме того, обществу принадлежит исключительное право на использование персонажей аудиовизуального произведения "Дальний родственник" (договор авторского заказа от 28.09.2010 N МиМ-С15, авторский договор заказа от 09.06.2010 N ОК-3/МиМ, договор авторского заказа от 09.08.2010 N АД-3/2010, прокатное удостоверение N 214006611).

В торговой точке ИП Юдиной Н.Ю. 11.02.2014 в магазине, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 19А, ТЦ "Глобус" 2 эт., отдел журналы, сотрудником истца зафиксирован факт неправомерного использования средств индивидуализации товаров путем реализации сумки с изображениями, сходными до степени смешения с вышеназванными товарными знаками, а также с изображениями героя (персонажа) "Маша" аудиовизуального произведения "Дальний родственник".

В подтверждение факта реализации ответчиком товара, на котором использованы спорные обозначения, истцом представлены: товарный чек от 11.02.2014 N 6, в котором отражены наименование и цена товара, имеется подпись продавца и оттиск печати, содержащей реквизиты предпринимателя с указанием его ИНН и ОГРНИП, совпадающие с соответствующими сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; диск, содержащий видеозапись момента реализации ответчиком товара (сумки); сам товар.

Общество, ссылаясь на то, что своими действиями по реализации товара предприниматель нарушает его исключительные права, обратилось в арбитражный суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Удовлетворяя иск частично и снижая размер компенсации до 15 000 руб., суд первой инстанции исходил из доказанности фактов нарушения ответчиком исключительных прав истца путем использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 505856 и N 505857, а также за нарушение исключительных авторских прав на персонаж "Маша" аудиовизуального произведения "Дальний родственник". При этом, снижая размер компенсации до 15 000 руб., суд первой инстанции руководствовался правовой позицией, изложенной в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края". Отказывая в удовлетворении иска в части требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 505916, суд первой инстанции исходил из того, что в объем правовой охраны этого товарного знака не включен проданный ответчиком товар.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции от 14 марта 2017 года и постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 с направлением дела на новое рассмотрение в силу следующего.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания (статья 1225 ГК РФ).

Как установлено пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно статье 1252 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных указанным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать от нарушителя компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (статья 1301 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Аналогичный методологический подход применяется и в делах о защите исключительных прав на товарные знаки с учетом того, что ответчику надлежит доказать размещение товарного знака на спорном товаре самим правообладателем или с его разрешения (исчерпание исключительного права на товарный знак).

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - совместное постановление Пленума N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Исходя из заявленных истцом требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на четыре самостоятельных объекта интеллектуальной собственности, рассчитанной истцом исходя из минимального размера компенсации (10 000 рублей), суммарный размер компенсации, заявленный ко взысканию, составил 40 000 рублей.

Однако, вопреки приведенным нормам и разъяснениям высшей судебной инстанции, размер компенсации был уменьшен судом апелляционной инстанции до 15 000 рублей, что свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции статей 1252, 1301 и 1515 ГК РФ.

Коллегия судей считает необходимым отметить, что согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев. При этом обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается именно на ответчика.

Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела предпринимателем не представлялись в суд доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих названным критериям.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Обществом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и пункта 1 статьи 1301 ГК РФ. Следовательно, снижение размера компенсации ниже минимального размера (десяти тысяч рублей за каждый факт нарушения) возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Данный правовой подход изложен в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Однако суд первой инстанции при разрешении настоящего спора не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установил, какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом, не дал данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации и вынести законное и обоснованное решение. Суд апелляционной инстанции также оставил без внимания эти обстоятельства.

Также суд кассационной инстанции полагает обоснованным и довод кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции нормы материального права, содержащейся в пункте 3 статьи 1484 ГК РФ, и неустановлении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения вопроса о наличии или отсутствии в действиях ответчика признаков нарушения исключительного права общества на товарный знак по свидетельству РФ N 505916. Установив факт отсутствия в перечне регистрации указанного товарного знака товара "сумка", проданного ответчиком, суд первой инстанции не исследовал, является ли этот товар однородным товарам, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству РФ N 505916. Вместе с тем, установление этих обстоятельств имеет важное значение для правильного разрешения спора.

Эти нарушения также не были устранены судом апелляционной инстанции.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы.

При таких обстоятельствах кассационная жалоба общества обоснована и подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для направления дела на новое рассмотрение Арбитражный суд Республики Мордовия.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, рассмотреть исковые требования в пределах оснований иска, заявленных истцом, правильно определить подлежащие применению нормы материального права с учетом даты совершения предполагаемого правонарушения, полно и всесторонне исследовать вопрос о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 505916, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с требованиями закона.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам нового рассмотрения данного дела суду апелляционной инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.03.2017 по делу N А39-5506/2016 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 по тому же делу отменить.

Дело N А39-5506/2016 передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев