Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2017 г. по делу N СИП-411/2017 Суд признал незаконным решение Роспатента о признании правовой охраны товарного знака недействительной полностью, поскольку спорное обозначение является фантазийным и не может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или производителя товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2017 г. по делу N СИП-411/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2017 года

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2017 года

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2018 г. N С01-108/2018 по делу N СИП-411/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Забузовой А.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Хлебпром" (ул. Молодогвардейцев, 2а, г. Челябинск, 454014, ОГРН 1027402543728) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.04.2017, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью "ПТО фирма АМА" (ул. Якорная, д. 2, г. Долгопрудный, Московская область, 141700, ОГРН 1155047009996);

при участии в судебном заседании представителей:

от открытого акционерного общества "Хлебпром" - Любочко Г.Н., Трусова Е.А., Нефедьев А.Н. по доверенности от 06.07.2017 N Ю280; Узакова С.Ш., по доверенности от 01.01.2017 N Ю2017;

от Роспатента - Кольцова Т.В. по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-496/41; Глоба Г.А., по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41;

от общества с ограниченной ответственностью "ПТО фирма АМА" - Бочкарева О.А., по доверенности от 20.05.2017, Литовкина Н.М., по доверенности N 5 от 04.08.2017, установил:

открытое акционерное общество "Хлебпром" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 11.04.2017 в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324624.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПТО фирма АМА" (далее - фирма).

В обоснование заявленных требований общество указало, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям действующего законодательства, а именно требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), и нарушает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности.

При этом, как полагает заявитель, оспариваемое решение Роспатента привело к нарушению прав потребителей и к введению их в заблуждение, а также к падению стандартов качества торта "Муравейник", что влечет ущерб для общества.

В частности, общество полагает, что товарный знак со словесным обозначением "МУРАВЕЙНИК" не является описательным по отношению к товарам 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "кондитерские изделия", не указывает на вид товара 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия" и не вошел во всеобщее употребление применительно к названным товарам. При этом, по мнению заявителя, вывод Роспатента об описательном характере обозначения "Муравейник" был сделан в отсутствие доказательств и со ссылкой на набор критериев, относящихся к иному аргументу, а именно: к аргументу о вхождение обозначения во всеобщее употребление.

Кроме того, заявитель указал, что вывод об описательном характере обозначения сделан Роспатентом на основании доказательств, относящихся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака, свидетельствующих о проведении претензионной работы и выпуске кондитерской продукции самим обществом.

Также общество ссылается на то, что Роспатент аннулировал спорный товарный знак в отношении всех кондитерских изделий 30-го класса МКТУ, не проанализировав охраноспособность обозначения для каждого из товаров, относящихся к кондитерским изделиям данного класса МКТУ, за исключением такого вида товара как торт.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленного требования. В нем отражено, что обозначение "Муравейник" является названием известного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака кондитерского изделия (торта) с определенной рецептурой. В связи с этим, по мнению Роспатента, обозначение "Муравейник" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия" является описательным и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку указывает на конкретный вид торта с определенной рецептурой.

Роспатент полагает, что словесный элемент "Муравейник" не способен выполнять основную функцию товарного знака, определенную в статье 1 названного Закона, а именно, индивидуализировать товары производителей (торты), поскольку указанный словесный элемент является характеристикой конкретного вида торта с определенной рецептурой, в связи с чем, по мнению Роспатента, обозначением "МУРАВЕЙНИК" не могут маркироваться кондитерские изделия другого вида с иной рецептурой и другими свойствами.

Роспатент указывает, что предоставление исключительного права на обозначение "МУРАВЕЙНИК" только заявителю поставило его, как одного из хозяйствующих субъектов, в преимущественное положение по сравнению с другими и привело к тому, что другие производители кондитерских изделий того же вида с той же рецептурой, известной задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не указывают на своем товаре его настоящий вид "Муравейник", а в связи с претензионной работой заявителя вынуждены вместо правильного видового наименования данного торта указывать иное обозначение для торта того же вида, свойства и формы. Как следствие, потребитель может быть введен в заблуждение относительно вида покупаемого им товара, в связи с чем, по мнению Роспатента, словесное обозначение "МУРАВЕЙНИК" должно оставаться свободным для использования всеми участниками рынка, реализующими подобную продукцию.

Роспатент пояснил, что считает фирму лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку на момент подачи возражения это лицо использовало обозначение, содержащее словесный элемент "МУРАВЕЙНАЯ", сходный до степени смешения с оспариваемым словесным товарным знаком, в качестве средства индивидуализации, а именно как элемент наименования производимой третьим лицом кондитерской продукции - торта "МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА".

Третьим лицом также представлен отзыв на заявление, в котором он просит в удовлетворении требований общества отказать, считает решение Роспатента законным, а предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку - не соответствующим положениям пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поддерживает позицию Роспатента.

По мнению фирмы, спорный товарный знак не обладает различительной способностью, является описательным, состоит из слова, вошедшего во всеобщее употребление в качестве товара определенного вида с общеизвестной рецептурой, и не может рассматриваться в качестве оригинальной идеи заявителя. Третье лицо пояснило, что регистрация оспариваемого товарного знака ведет к недобросовестной конкуренции со стороны обладателя товарного знака и нарушению прав фирмы как производителя кондитерской продукции.

В судебное заседание 05.12.2017 явились представители всех лиц, участвующих в деле. Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 11.12.2017.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же судебном составе при участии представителей всех лиц, участвующих в деле.

Представители заявителя в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в заявлении, просили признать недействительным оспариваемое решение Роспатента.

Представители Роспатента и фирмы поддержали доводы, изложенные в отзывах, с заявленным требованием не согласились, просили отказать в его удовлетворении, оставив оспариваемое решение в силе.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, представленные в материалы дела, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

При рассмотрении спора судом установлено, что словесный товарный знак "МУРАВЕЙНИК" по заявке N 2001732569 с приоритетом от 26.10.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01.04.2003 по свидетельству Российской Федерации N 241978 на имя общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Русский шоколад" в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33-го классов МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 17 апреля 2007 года за N РД0020893, исключительное право на указанный товарный знак в отношении услуг 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия" перешло открытому акционерному обществу "Хлебпром" и выдано свидетельство Российской Федерации N 324624.

Оспариваемый товарный знак "МУРАВЕЙНИК" по свидетельству N 324624 с приоритетом от 26.10.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству N 324624 зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

Фирмой в палату по патентным спорам 19.01.2017 подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием указанной регистрации пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Ссылаясь на недопустимость регистрации товарных знаков, состоящих только из обозначений указывающих на вид, количество, свойства, назначение, ценность товаров, на место и время их производства и сбыта, податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, указав, что словесное обозначение "МУРАВЕЙНИК" в отношении товара "кондитерские изделия" 30-го класса МКТУ определяет свойства и состав товара, поскольку торт "Муравейник" имеет конкретную рецептуру, по которой изготавливается различными производителями на протяжении длительного периода времени.

При этом фирма просила принять во внимание, что первые упоминания о рецептуре торта с наименованием "Муравейник" на основе прокрученного через мясорубку песочного теста датируются 1970-ми годами, что подтверждается информацией из открытых источников, а сам заявитель в Интернет-каталоге характеризует пирожные и торты "Муравейник" как продукты, знакомые с детства.

Являясь производителем кондитерской продукции, фирма выпускает продукцию под обозначением "МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА", взяв за основу общеизвестный рецепт кондитерского изделия "Муравейник", специфика которого состоит в прокручивании через мясорубку песочного теста, выложенного в виде горки, что напоминает муравейник.

Однако заявитель направил претензию на имя фирмы с требованием прекратить производство продукции под названием "МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА", считая это обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком "МУРАВЕЙНИК" по свидетельству N 324624.

Более того, ряд кондитерских фабрик, таких как "Сладкий мир", "Господарь", "У Палыча", ООО "Реал", ООО "Компания Реал", изготавливают продукцию, взяв за основу рецепт торта "Муравейника", однако вынуждены изменить название в связи с претензионной деятельностью общества.

По мнению третьего лица, данное обозначение до момента подачи заявки на оспариваемый товарный знак ассоциировалось у широкого круга потребителей исключительно с домашним десертом и не являлось оригинальной идеей общества. Способы приготовления кондитерского изделия с названием "Муравейник" с соответствующей рецептурой неоднократно публиковались в печатных изданиях в период с 1990 по 1998 годы.

В подтверждение своих доводов фирмой приведены следующие источники информации: сведения о претензиях заявителя к другим производителям торта "Муравейник"; сведения о претензиях общества к фирме; сведения об истории рецепта торта "Муравейник"; сведения из Интернет-каталога общества о продукции, выпускаемой под товарным знаком "Муравейник"; сведения из печатных изданий, содержащих рецепты кондитерского изделия (торта) под названием "Муравейник" (копии страниц изданий "Домашняя кондитерская", М.: "Московский кадровый центр", 1990, стр. 8; "Торты на все вкусы", г. Душанбе, ДПП "Анис", 1991, стр. 18; "Красна изба пирогами", г. Саратов "Редакционно-издательский отдел упрполиграфиздата", 1992, стр. 92; "Готовим по-домашнему", М.: "Колос", 1993, стр. 243; "Лакомка", М.: ЗАО "Фирма СТД", 1998, стр. 115); копии страниц сети "Интернет", содержащие публикацию рецептов торта "Муравейник".

Кроме того, фирма указала, что она заинтересована в аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку является производителем торта "МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА", в состав которого входит словесное обозначение "МУРАВЬИНАЯ", сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, и использует данное обозначение в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации.

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатентом принято решение от 11.04.2017 об его удовлетворении, а также о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324624 недействительной полностью.

Удовлетворяя возражение, Роспатент признал фирму лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны товарного знака, пришел к выводу о том, что спорное обозначение по отношению к товару "кондитерские изделия" 30-го класса МКТУ носит описательный характер и является видом товара, так как воспроизводит наименование кондитерского изделия с определенной рецептурой и формой, в связи с чем названное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В части приведенных в возражении доводов о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена неправомерно в силу отнесения его к категории обозначений вошедших во всеобщее употребление в качестве товаров определенного вида, Роспатент отметил, что третьим лицом не представлены необходимые сведения в подтверждение признаков, характеризующих товарный знак "МУРАВЕЙНИК" в качестве обозначения, вошедшего во всеобщее употребление в отношении товаров определенного вида.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось с настоящим заявлением в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым признано недействительным предоставление правовой охраны словесному товарному знаку "МУРАВЕЙНИК" по свидетельству Российской Федерации N 324624, в связи с чем затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения фирмы против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 324624 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается заявителем.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в действие главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса (основание, указанное в подпункте 3 пункта 1 этой статьи, соответствует основанию, указанному в возражении и ранее определенному в абзаце 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках; основание, указанное в подпункте 1 пункта 3 названной статьи, соответствует основанию, указанному в возражении и ранее определенному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках).

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не "любые лица", а "заинтересованные".

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленному основанию.

Поскольку фирма, являясь производителем кондитерской продукции, использует обозначение "МУРАВЬИНАЯ" в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации в наименовании выпускаемой кондитерской продукции - торта "МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА", Роспатент правомерно признал это лицо заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324624. Заявителем данный вывод Роспатента не оспаривается.

Роспатент обоснованно указал, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.10.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995 (далее - Правила).

Признавая недействительной правовую охрану оспариваемого товарного знака, Роспатент указал на то, что в отношении товара "кондитерские изделия" товарный знак указывает на вид и свойства товара (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака).

При проверке законности выводов Роспатента о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака) не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту 1.5 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как разъяснено в пункте 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них. Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие "общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров", а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятие "общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры". Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

(1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

(2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Судебная коллегия полагает, что Роспатент пришел к неправильному выводу о том, что словесное обозначение "Муравейник" является описательным и представляет собой вид товара, его простое наименование.

Так, согласно пунктам 67-70 Государственного стандарта Российской Федерации "Торговля. Термины и определения" ГОСТ Р 51303-99, утвержденного постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст, действовавшего на дату приоритета товарного знака, класс товаров - совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение (класс товаров может быть представлен, например, швейными изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами, культтоварами и т.п.); группа товаров - совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом потребительских свойств, показателей (примером конкретной группы товаров является верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты и т.п.); вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (примером конкретного вида товаров являются костюм, платье, куклы, сапоги, телевизор, холодильник, видеомагнитофон, кровать, творог и т.п.); разновидность товаров - совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (представляется в виде конкретных марок, моделей, артикулов, сортов).

Как указано в пункте 82 названного ГОСТа потребительские свойства товара - свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей.

Указанный ГОСТ отменен с 01.04.2014 в связи с утверждением национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст), имеющего аналогичные термины и определения.

Таким образом, вид товара - это совокупность товаров, объединенных общим названием, обозначением.

Судебная коллегия полагает, что, вопреки мнению Роспатента, обозначением, представляющим вид товара, его простым наименованием, является обозначение "торты" и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Данный вид товара делится на разновидности в зависимости от используемой классификации, например: по типу коржей: бисквитный, вафельный, песочный, творожный; по внешнему виду и типу начинки: кремовый, фруктовый, шоколадный и прочие.

Обозначение "Муравейник" не является видом товара, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара - торт.

Само словесное обозначение "Муравейник" является не описательным, а фантазийным, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение. Оно может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации, связанные с видом торта или его составом, основанные на предшествующем опыте, лишь при одновременном указании вида товара и его названия - торт "Муравейник", однако таких доказательств на дату приоритета товарного знака материалы административного дела, в том числе материалы, представленные вместе с возражениями третьего лица, не содержат. Представленные как заявителем заключение N 58-2017 от 13.03.2017, подготовленном Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам социологического опроса так и третьим лицом заключение от 17.08.2017 также подтверждают названный вывод.

При таких обстоятельствах у Роспатента отсутствовали основания для вывода о том, что обозначение "Муравейник" указывает на вид, состав или свойства товара, и для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной как не соответствующей пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Описательные обозначения изначально являются единицами языка, указывающими на товар на уровне вида, либо же описывающими свойства товара. При оценке описательного характера обозначения ключевую роль играет семантика словесного элемента. Следовательно, для установления описательности не могут использоваться признаки вхождения обозначения во всеобщее употребление, поскольку они лишь указывают на уровень использования обозначения на рынке, но не доказывают, что обозначение изначально является единицей языка, указывающей на вид или свойства товара. Вместе с тем, муравейник - наземная часть жилища муравьев в виде кучи из хвои, листьев, комочков земли (Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Москва, 2000, т. 5 л.д. 137).

Следовательно, буквальное толкование слова "муравейник" указывает на вид жилища муравьев и никак не может характеризовать товары 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

Таким образом, с учетом изложенного, коллегия судей полагает, что словесное обозначение "МУРАВЕЙНИК" применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, не носит описательный характер, а является фантазийным и соответственно, может выполнять функции средства индивидуализации для этих товаров.

В данном случае при отсутствии семантических признаков описательности обозначения Роспатент использовал критерии вхождения обозначения во всеобщее употребление для обоснования вывода об описательности обозначения.

Суд соглашается с выводом заявителя о том, что при установлении описательного характера обозначения "Муравейник" Роспатент необоснованно использовал критерии вхождения обозначения во всеобщее употребление.

Довод Роспатента о том, что такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товара "кондитерские изделия" поскольку создаст препятствия для использования этого названия иными производителями для указания названия известного торта, не может быть признан обоснованным, поскольку в настоящем судебном процессе проверяется не законность решения Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака по всем основаниям, указанным в Законе о товарных знаках, а законность решения этого органа о признании такой регистрации недействительной, вынесенного по результатам рассмотрения конкретного возражения, поданного по определенным основаниям.

По сути, все пояснения третьего лица, в том числе и изложенные в возражении, сводятся к тому, что некоторое время назад такое обозначение было придумано в качестве названия торта, изготовлено по определенной рецептуре и за счет конусообразной формы и неоднородной фактуры имеющего внешний вид, схожий с муравейником, после чего стало известно широкому кругу потребителей.

Между тем, указанные доводы подтверждают изначальную фантазийность спорного обозначения применительно к товарам "кондитерские изделия".

При этом указание третьим лицом в возражениях на сведения об опубликованных в печатных изданиях рецептах "Муравейник" ("Домашняя кондитерская", М.: "Московский кадровый центр", 1990, стр. 8; "Красна изба пирогами", г. Саратов "Редакционно-издательский отдел упрполиграфиздата", 1992, стр. 92; "Готовим по-домашнему", М.: "Колос", 1993, стр. 243; "Лакомка", М.: ЗАО "Фирма СТД", 1998, стр. 115), в которых торт "Муравейник" определен в качестве одного из названий тортов, не может подтверждать того, что это обозначение характеризует именно вид товара.

Так, в пункте 4.1.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, указано, что обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, использование спорного обозначения в справочниках недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При таких обстоятельствах позиция Роспатента о том, что использованное в печатных изданиях обозначение в любом случае становится видовым (а даже не вошедшим во всеобщее употребление), по сути дезавуирует применение абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку любое обозначение, встречающееся в любом справочнике автоматически будет считаться видовым обозначением товара.

Кроме того, имеющиеся в материалах дела сведения об опубликованных в сети Интернет и в печатных изданиях рецептах изготовления торта "Муравейник" не относятся к промышленному производству кондитерских изделий, а представляют собой публикации и сборники рецептур изделий для домашнего изготовления, не предназначенные для использования в промышленных масштабах.

Вывод Роспатента об известности рецепта до даты приоритета оспариваемого товарного знака, фактически, основан на четырех сборниках рецептур, относящихся к короткому периоду 1990-1993 годов. Доказательства существования и использования рецепта торта "Муравейник" до 1990 года в материалах дела отсутствуют. Представленные третьим лицом скриншоты кулинарных статей с различных сайтов из сети Интернет, датированные 2017 годом, не могут учитываться для целей доказывания обстоятельств, существовавших на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Вывод Роспатента об отсутствии у обозначения "МУРАВЕЙНИК" различительной способности в области кондитерского производства и его описательном характере в связи с известностью этого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве наименования кондитерского изделия с определенной рецептурой и формой сделан на основании сведений о производстве тортов и претензионной работе заявителя (источники [10] - [24], [28], указанные в оспариваемом решении Роспатента), после даты приоритета товарного знака в нарушение положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, пункта 5 статьи 1513 ГК РФ.

При этом норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, направлена на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Обратное применение названной нормы - к случаям, когда обозначение на момент подачи заявки на товарный знак соответствовало условиям охраноспособности, а потом перестало им отвечать, в том же порядке, что и к случаям устранения препятствий для существования товарного знака, означало бы, что необходимо аннулировать государственную регистрацию товарного знака с самого начала. Однако если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то как минимум весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось, правовая охрана должна действовать.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2015 по делу N СИП-286/2015.

Таким образом, вопреки доводам подателя возражения, обстоятельства, приведенные в обоснование неохраноспособности оспариваемого товарного знака, должны свидетельствовать о наличии нарушений при предоставлении ему правовой охраны, а не о возникновении несоответствия в период действия правовой охраны.

То есть такие обстоятельства должны либо существовать на момент подачи заявки, либо быть релевантны (актуальны) применительно к этой дате (например, сходство двух обозначений по общему правилу может определяться независимо от даты их сравнения).

Таким образом, в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства известности рецептуры торта "Муравейник", ее длительного, интенсивного и непрерывного использования различными производителями на территории России на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Ссылка Роспатента на недопустимость регистрации в качестве товарного знака, например, такого обозначения как "Эстерхази" для торта, судебной коллегией отклоняется, так как не относятся к существу рассматриваемого спора.

Довод третьего лица о том, что при регистрации товарного знака заявителем было допущено злоупотребление правом, отклоняется судебной коллегией как не подтвержденный документально. Третьим лицом не представлено доказательств, подтверждающих производство такого торта иными лицами на дату приоритета товарного знака и получение заявителем (или первоначальным правообладателем) посредством такой регистрации необоснованных преимуществ за счет монополизации обозначения, используемого иными лицами и известного потребителям.

Оспариваемым решением Роспатент неправомерно признал недействительным предоставление правовой охраны принадлежащему обществу товарному знаку, в связи с чем названное решение нарушает права и законные интересы заявителя.

С учетом изложенного решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324624 подлежит признанию недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Поскольку оспариваемым решением прекращена правовая охрана принадлежащего заявителю товарного знака с целью восстановления прав и законных интересов заявителя суд считает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану спорного товарного знака в полном объеме.

В силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с Роспатента в пользу общества.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования открытого акционерного общества "Хлебпром" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-I.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324624.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу открытого акционерного общества "Хлебпром" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев