Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2017 г. по делу N СИП-415/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против его отказа в государственной регистрации словесного товарного знака, поскольку Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2017 г. по делу N СИП-415/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузнецовым И.В.,

рассматривал в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (ул. Тельмана, д. 24, лит. "А", Санкт-Петербург, 193230, ОГРН 1027801527467) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации словесного товарного знака "Свердловское" по заявке N 2014739477 и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2014739477.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" - Кузнецова А.В. (по доверенности от 03.03.2017 N С-101);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-503/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации словесного товарного знака "Свердловское" по заявке N 2014739477 и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2014739477.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы заявления, просил удовлетворить заявленное требование.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве и письменных пояснениях, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленное требование подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 25.11.2014 общество обратилось с заявкой N 2014739477 о регистрации словесного обозначения "Свердловское" в качестве собственного товарного знака в отношении товаров 32, 33-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно уведомлению экспертизы от 21.12.2015, направленному обществу, слово "Свердловское" представляет производное слово от названия города "Свердловск", четвертый по численности населения, после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска и ассоциируется в первую очередь со Свердловской областью - субъектом российской Федерации, входящей в состав Уральского федерального округа, поэтому регистрация заявленного обозначения на имя общества, находящегося в Санкт-Петербурге, на основании пункта 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ не может быть произведена, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, а также местопроисхождения товаров.

Впоследствии в соответствии с уведомлением о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака от 06.07.2016 из перечня товаров первоначальной заявки N 2014739477 исключены все товары 33-го класса МКТУ и следующие товары 32-го класса МКТУ "пиво; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива".

После поступления от общества ответа на данное уведомление в котором содержалось указание на наличие у общества на территории Свердловской области филиала и производства, а также об отсутствии на дату подачи настоящей заявки такого сорта пива как "Свердловское", Роспатентом принято решение от 17.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в виду способности ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Не согласившись с решением Роспатента от 17.10.2016, общество обратилось в Роспатент с возражением от 17.01.2017, в котором указало на следующие обстоятельства: общество имеет несколько филиалов на территории Российской Федерации, в частности, филиал "Патра", расположенный в Свердловской области, г. Екатеринбург и образованный на месте Завода напитков и минеральных вод "Свердловский", строительство которого началось в 1983 году; Завод напитков и минеральных вод "Свердловский", являлся ключевым промышленным предприятием региона, в ходе приватизации 1994 года был преобразован в АООТ "Патра", приобретен заявителем и преобразован в действующую по настоящее время производственную площадку - филиал "Патра"; начиная с первых лет деятельности, завод выпускает безалкогольные газированные напитки (среди безалкогольных напитков "Тархун", "Байкал", "Дюшес", "Апельсин", "Яблоко", "Пепси-Кола", "Кока-Кола", "Фанта") и минеральную воду (первая партия минеральной воды под обозначением "Свердловский" была произведена 20.08.1988), а после запуска дополнительных производственных мощностей, с 1993 года, начал производство пива; на этикетках производимой продукции помещается название производителя - "Завод напитков и минеральных вод "Свердловский", а также товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 88282, действующий до сих пор; заявитель имеет фактическую возможность для производства безалкогольных напитков на производственных мощностях филиала "Патра", в частности, заявитель располагает документами на право использования скважины для получения воды в целях производства напитков, в том числе безалкогольных; в силу того, что в соответствии с действующим законодательством филиал не является самостоятельным субъектом права и не может приобретать права и обязанности без указания на юридическое лицо, в заявочной документации были добросовестно указаны реквизиты юридического лица, а именно заявителя; - производство безалкогольных напитков на производственных мощностях принадлежащих обществу филиалов, является устойчивой практикой заявителя, в частности, осуществляется производство лимонада и минеральной воды "Шихан", носящих название одноименного филиала, расположенного в г. Стерлитамаке, филиалом в г. Калининград осуществляется производство кваса "Остмарк", являющегося продолжением линейки пива "Остмарк", название которых семантически связано с историей г. Калининграда.

В целях предотвращения утраты исторической связи и известности обозначения "Свердловское" заявителем был осуществлен запуск производства пива под этим обозначением и подана заявка на регистрацию товарного знака; обозначение "Свердловский" в контексте производства и реализации напитков, в том числе безалкогольных, не отсылает к географическому наименованию - ни к прежнему названию города Екатеринбурга, ни к названию региона - Свердловская область, ни к каким-либо другим населенным пунктам, а возрождает историю предприятия по производству напитков, хорошо известного тем, кто живет и работает в этом регионе; отсутствие иных производителей с наименованием "Свердловский" или лиц, выпускающих безалкогольные напитки с обозначением "Свердловское", позволило Администрации г. Екатеринбурга предоставить согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака; заявитель обладает законным интересом в приобретении права на заявленное обозначение в отношении безалкогольных напитков с целью предотвращения появления продукции недобросовестных конкурентов и незаконной эксплуатации многолетней истории завода, принадлежащего заявителю; отказ в регистрации заявленного обозначения на имя заявителя нарушает принцип равенства субъектов гражданского оборота и противоречит сложившейся практике, когда регистрация в качестве товарных знаков обозначений, имеющих региональную коннотацию, осуществляется при подтверждении производственной связи с местом, с которым обозначение прямо или ассоциативно связано.

По мнению общества, отсутствуют основания полагать, что в отношении обозначения "Свердловское" заявителем будет осуществляться деятельность в ином, незаконном порядке путем производства маркируемой этим обозначением продукции в другом регионе; обозначение "Свердловское" обладает различительной способностью в отношении любых напитков, в том числе и безалкогольных, поскольку имеется устойчивая связь с предприятием заявителя, функционирующим долгое время и являющимся правопреемником предприятия, известного под наименованием "Свердловский", при этом широкая известность обозначения "Свердловский" как результата активной и беспрерывной деятельности предприятия не была утрачена за счет постоянной отсылки к его прошлому, в частности, посредством информации об истории завода в сети Интернет.

По результатам рассмотрения возражения общества от 17.01.2017 Роспатентом принято решение от 11.04.2017 о том, что заявленное обозначение "Свердловское" ассоциируется у потребителя с названием определенного российского региона, и, следовательно, вызывает представление о месте нахождения производителя товаров. При этом Роспатент указал на то, что согласно общедоступным сведениям из сети Интернет на территории Свердловской области в качестве производителей минеральных вод и других безалкогольных напитков зарегистрировано свыше семидесяти предприятий, которые вправе использовать при маркировке выпускаемой продукции обозначение "Свердловское" в качестве указания на местонахождение предприятия. Указанные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о том, что обозначение "Свердловское" исходя из его семантики не обладает различительной способностью и не воспринимается потребителем в качестве средства индивидуализации выпускаемой заявителем безалкогольной продукции, поэтому заявленное обозначение признано административным органом описательным - несоответствующем требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, предъявляемым к товарным знакам, то есть характеризующим товары, в том числе указывающее место и способ их производства или сбыта.

Вместе с тем, Роспатент отказывая в удовлетворении возражения общества не учел, что пунктом 1 статьи 1499 ГК РФ установлено, что экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Суд полагает, что Роспатент, при принятии оспариваемого ненормативного акта, не учел положения нормативных актов, определяющих полномочия Роспатента по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24.05.2011 N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" на Роспатент возложены функции по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Оказываемые Роспатентом услуги в указанной сфере деятельности носят публично-правовой характер. Выполняя публичную функцию по государственной регистрации товарного знака (статья 1480 ГК РФ), Роспатент проверяет наличие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренных статьей 1483 ГК РФ.

В систему норм права, определяющих полномочия Роспатента по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, входят и Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Правила N 56 изданы в соответствии со статьей 2 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I и статьей 43 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и применяются в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ (Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Правила N 56 определяют перечень возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент; условия подачи возражений и заявлений и требования к ним; регистрацию и прием возражения или заявления; порядок рассмотрения возражения или заявления Роспатентом; решения, принимаемые по результатам рассмотрения возражения или заявления; порядок вступление решения Роспатента в силу.

Пунктом 4.8 Правил N 56 предусмотрено, что при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 - 1.8 названных Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Из буквального толкования названной нормы права следует, что любое лицо, участвующее в рассмотрении такого возражения, а также член коллегии административного органа вправе представлять сведения из словарно-справочных изданий и/или указывать на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы.

Норма пункта 4.8 Правил N 56 не раскрывает понятие "дополнительные обстоятельства". Вместе с тем при определении этого понятия необходимо учитывать следующее.

Пунктом 2.5 Правил N 56 предусмотрено, что возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению данных возражений, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения.

Из материалов дела следует, что решение Роспатента от 17.10.2016 подвергалось сомнению подателем возражения лишь в части отказа в регистрации товарного знака по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, тогда как Роспатентом, при принятии оспариваемого решения от 11.04.2017, решение от 17.10.2016 анализировалось и на соответствие заявленного предпринимателем обозначения подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, при этом основания предусмотренные подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, послужившие основанием для отказа в регистрации словесного обозначения "Свердловское" в качестве товарного знака, были признаны необоснованными.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что дополнительные обстоятельства, которые в силу положений пункта 4.8 Правил N 56 могут быть приняты во внимание, должны относиться к тем правовым основаниям, которые приведены в возражении и проверяются административным органом в рамках доводов, содержащихся в возражении.

Иное не согласуется с задачами защиты гражданских прав в рамках административной процедуры оспаривания ненормативного правового акта государственного органа и реализуемой в рамках этой процедуры публично-правовой функции государственного органа, уполномоченного принимать решение по итогам рассмотрения административного спора.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что Роспатентом при рассмотрении возражения нарушены положения статьи 1500 ГК РФ, пунктов 4.8 и 5.1 Правил N 56, поскольку, по существу, Роспатентом изменено собственное решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Указанный выше вывод соответствует позиции, отраженной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2016 по делу N СИП-286/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2017 N 300-ЭС17-3239 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2017 N 300-ЭС17-6463 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2017 по делу N СИП-415/2017.

Довод Роспатента в представленных в суд письменных пояснениях о том, что в регистрации заявленного предпринимателем обозначения было отказано, в том числе и по подпункту 3 пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, как это указывалось в уведомлении экспертизы от 21.12.2015, противоречит фактическим обстоятельствам дела, поскольку из буквального толкования решения об отказе в регистрации товарного знака от 17.10.2016 следует, что единственным основанием для отказа в регистрации словесного обозначения "Свердловское" явилось несоответствие испрашиваемого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Из протокола заседания палаты по патентным спорам также не следует, что обществу была предоставлена возможность по представлению своих возражений относительно доводов о несоответствии испрашиваемого словесного обозначения "Свердловское" подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также возможность обществу предоставить доказательства приобретения эти обозначением различительной способности, как это указано в пункте 1.1 названной статьи.

Учитывая, что в соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции осуществляет проверку на соответствие закону ненормативного правового акта исходя из тех оснований, по которым оспариваемое решение было принято, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что указанные обстоятельства не были учтены Роспатентом, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, тогда как они носят существенный характер, данное условие, по мнению суда первой инстанции, является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным, в связи с тем, что Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 52 постановления N 5/29.

Как разъяснено в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, в том числе путем обязания Роспатента повторного рассмотрения названных возражений.

Таким образом, в силу того, что Роспатент свои обязанности выполнил ненадлежащим образом, Суд по интеллектуальным правам выявив указанный факт, принимая во внимание изложенное, приходит к выводу о том, что при рассмотрении возражения предпринимателя Роспатентом не установлены все обстоятельства имеющие существенное значение для рассмотрения возражения от 17.01.2017 на решение от 17.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014739477.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 11.04.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.01.2017 на решение от 17.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014739477, не соответствует статье 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, а оспариваемое решение признано судом несоответствующим действующему законодательству, а именно статье 1483 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пунктов 6 постановления N 5/29 и постановления N 6/8, решение Роспатента от 11.04.2017 признается недействительным, и нарушающим права и охраняемые законом интересы предпринимателя при осуществлении им хозяйственной деятельности.

Поскольку оспариваемое решение было признано незаконным, суд считает, что Роспатент, учитывая вышеизложенное, должен повторно рассмотреть возражение общества от 17.01.2017 на решение от 17.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014739477, с учетом решения суда.

Судебные расходы, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы предпринимателя президиумом Суда по интеллектуальным правам, распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167- 170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации словесного товарного знака "Свердловское" по заявке N 2014739477 как несоответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" от 17.01.2017.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" 3 000 (три тысячи) рублей, государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев