Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2017 г. по делу N СИП-582/2017 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорное обозначение создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2017 г. по делу N СИП-582/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 316784700061257) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.09.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" от 28.04.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 271395.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (2-ой Новокузнецкий переулок, д. 13/15, Москва, 115184, ОГРН 1027700042985).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны - Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 27.09.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41) и Русаков И.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-490/41);

от открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" - Бостан О.Н. и Шайхутдинова П.А. (по доверенностям от 08.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Аврамчук Александра Евгеньевна (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.09.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" от 28.04.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 271395.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - общество).

В обоснование заявленных требований предприниматель указывает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 271395 является неделимым словосочетанием "МАСКА-НЕВИДИМКА", и семантически нейтральным относительно указанных в свидетельстве на товарный знак товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), не несет прямого указания на качество товара, его изготовителя или место происхождения, а значит, не является ложным, следовательно, не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. В связи с чем, по мнению заявителя, его регистрация не противоречит пункту 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 (далее - Закон от 23.09.1992 N 3520-1), поскольку для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение необходимо установить возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Тогда как, по мнению предпринимателя, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку конфеты "МАСКА" выпускались кондитерской фабрикой "Алтай" с 1989 года, а также выпускались с 1967 года различными производителями. В связи с чем предприниматель полагает, что обозначение "МАСКА" потеряло свою различительную способность, и производство продукции под этим названием не имеет четкой ассоциации с фабрикой, принадлежащей обществу.

Предприниматель также считает, что представленные обществом в Роспатент доказательства об использовании обозначения "МАСКА" не содержат сведений о самом товаре, который был маркирован спорным обозначением, и его истории использования в гражданском обороте, а утверждение третьего лица о том, что наименование кондитерской продукции под наименованием "МАСКА" вызывает в сознании потребителя представление о конкретном изготовителе данной продукции, а именно о фабрике общества, существенно преувеличено, и не соответствует действительности.

Кроме того, по мнению предпринимателя, факт отсутствия введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров свидетельствует о том, что индивидуализирующая способность слова "МАСКА" снижена за счет его частого использования различными лицами для маркировки, в том числе и товаров 30-го класса МКТУ в различных товарных знаках. При этом, отсутствие ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, подтверждается, по мнению предпринимателя, проведенным по его заказу социологическим исследованием, которое показало, что подавляющее большинство потребителей полагают, что товары под обозначением "МАСКА-НЕВИДИМКА" производились, и производятся не обществом. Данное обстоятельство подтверждается еще и тем, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сосуществуют на рынке более 10 лет.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить, а оспариваемое решение Роспатента - отменить.

Представители общества и Роспатента поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Вместе с тем, решением коллегии судей, в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отзыв Роспатента был возвращен в судебном заседании его представителю, поскольку Роспатент представил в суд отзыв лишь 19.12.2017, тогда как согласно определению Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2017, письменный отзыв Роспатентом должен был быть предоставлен в суд не позднее 10.11.2017.

Из материалов настоящего дела следует, что предприниматель, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак 07.06.2016 N РД 0199680 является правообладателем словесного товарного знака "МАСКА-НЕВИДИМКА" по свидетельству Российской Федерации N 271395, зарегистрированного 06.07.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по заявке N 2003713784, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, включая шоколад и шоколадные конфеты", с датой приоритета от 16.07.2003.

В Роспатент 28.04.2017 от общества поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 271395, в котором заявитель полагал, что правовая охрана названному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона от 23.09.1992 N 3520-1, поскольку ему принадлежит исключительное право на словесный товарный знак "МАСКА" по свидетельству Российской Федерации N 125791, который также зарегистрирован в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед", и который, по мнению заявителя, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, однако имеет более раннюю дату приоритета (17.09.1993), тогда как оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, ввиду того, что благодаря высочайшему качеству кондитерской продукции общества, и ее присутствию на рынке России около 200 лет (начиная с 1826 года), и благодаря широкой дистрибьюторской сети, вся продукция общества ассоциируется в глазах потребителей с давними традициями кондитерского дела и с высоким качеством, заслужив доверие потребителей.

Общество отметило, что оно является производителем конфет "МАСКА" как минимум с 1943 года, поскольку фабрика "РОТ ФРОНТ" производила их на постоянной основе, и производит по настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, копиями этикеток конфет "МАСКА", справкой об объемах производства конфет "МАСКА", каталогами продукции с 1996 по 2007 годы. Осуществляемое фабрикой "РОТ ФРОНТ" производство конфет под обозначением "МАСКА" носило и носит интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (60 лет по состоянию на 2003), что также подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой об объемах производства конфет "МАСКА" за период с 1943 года по 2016 год; выведя на рынок в 40-х годах XX века конфеты "МАСКА", общество поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем продукции под обозначением "МАСКА", произведенной с 1966 по 2003 годы, составил примерно 14 868 250 килограмм. Также общество указало на то, что конфеты под обозначением "МАСКА" широко представлены на территории Российской Федерации, поскольку разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности общества и его управляющей компании - общества с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры", позволяют продавать конфеты под обозначением "МАСКА" во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья.

В связи с чем, по мнению общества, наименование кондитерской продукции, маркированной обозначением "МАСКА" вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение "МАСКА" в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфетами "МАСКА", производимыми фабрикой общества - "РОТ ФРОНТ". Вместе с тем, слово "МАСКА", по мнению общества, имеет словарное значение, семантически не связанное с кондитерскими изделиями, и поэтому изначально обладало высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий, следовательно, обозначение "МАСКА-НЕВИДИМКА" способно вызвать смешение с товаром под обозначением "МАСКА" и ее изготовителем.

Общество указало на то, что поскольку товарные знаки под обозначениями "МАСКА" и "МАСКА-НЕВИДИМКА", используются, и зарегистрированы в отношении идентичных товаров (кондитерские изделия), имеется вероятность их смешения и введения потребителей в заблуждение относительно ее изготовителя. Тогда как, учитывая широкую известность товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 125791 на дату подачи заявки на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 271395, очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании "МАСКА-НЕВИДИМКА" падает именно на словесный элемент "МАСКА", который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании "МАСКА-НЕВИДИМКА", поскольку словесный элемент "НЕВИДИМКА" выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово "МАСКА", ввиду того, что указывает на ее свойства (быть неузнаваемой, невидимой для других). Вместе с тем, центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания "МАСКА-НЕВИДИМКА", является словесный элемент "МАСКА", поэтому общество полагает, что известность и популярность конфет "МАСКА" и их производителя, при отсутствии таковой в 2003 году у обозначения "МАСКА-НЕВИДИМКА", использована правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271395 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением "МАСКА-НЕВИДИМКА", тем самым, вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием "МАСКА", которая всегда производилась фабрикой "РОТ ФРОНТ" (обществом), вводя, тем самым, потребителей в заблуждение относительно производителя конфет, кондитерских изделий.

В подтверждение указанных обстоятельств, к возражению обществом были приложены копии следующих документов: исторические документы (Историческая справка о деятельности фабрики "РОТ ФРОНТ", годовые отчеты фабрики "РОТ ФРОНТ", исторический этикет конфет "МАСКА" фабрики "РОТ ФРОНТ", статьи в газете "Кондитер", каталоги продукции "РОТ ФРОНТ"; справка об объемах выпуска конфет "МАСКА" за 1966 - 2016 годы; наиболее значимые награды фабрики общества - "РОТ ФРОНТ"; распечатка рейтинга "Global top. The world's leading confectionary companies"; свидетельства на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 125791 и 136593; сертификаты, декларации соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на конфеты "МАСКА".

По результатам рассмотрения указанного возражения, Роспатент 11.09.2017 принял оспариваемое решение, которым удовлетворил поступившее 28.04.2017 возражение, признав предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительной полностью.

Удовлетворяя поданное обществом возражение, Роспатент, исходил из того, что оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, однако, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении. Ввиду того, что возникновение таких ассоциаций возможно в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним до степени смешения словесного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Так, в частности, Роспатент, проведя сравнительный анализ товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 271395 и 125791, и установив, что визуальный признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам, не влияющим на вывод о сходстве знаков, посчитав, что добавление в оспариваемом знаке к слову "МАСКА" слова "невидимка" не вызывает ассоциаций, существенно отличающихся от ассоциаций с маской, признал их сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, поскольку определил полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Кроме того, Роспатент учел представленные обществом в материалы административного дела документы в подтверждение того, что обозначение "МАСКА" используется фабрикой - обществом "РОТ ФРОНТ" (третьим лицом) начиная с 1943 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о длительном и интенсивном использовании словесного обозначения "МАСКА" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 125791, в результате которого это обозначение приобрело широкую известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Вышеназванные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком "МАСКА-НЕВИДИМКА" по свидетельству Российской Федерации N 271395, способны восприниматься потребителем как товары, произведенные обществом либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию обществом как правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 125791 словесное обозначение "МАСКА-НЕВИДИМКА" вызывает ассоциации у конечного потребителя не с правообладателем оспариваемого товарного знака, а с обществом "РОТ ФРОНТ".

На основании вышеизложенного Роспатент решением от 11.09.2017 признал, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271395 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона от 23.09.1992 N 3520-1.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено, поданное обществом возражение, а следовательно, может затрагивать его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2003713784 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271395 (16.07.2003) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя Закон от 23.09.1992 N 3520-1 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии со статьей 1 Закона от 23.09.1992 N 3520-1 товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее - товары) других юридических или физических лиц.

В этом состоит сущность товарного знака, его назначение - отличать продукцию одного предприятия от продукции других предприятий.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона от 23.09.1992 N 3520-1 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

При этом на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по этому основанию правовая охрана товарного знака может быть прекращена полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как следует из материалов дела оспариваемый товарный знак "МАСКА-НЕВИДИМКА" по свидетельству Российской Федерации N 271395 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, включая шоколад и шоколадные конфеты".

Общество "РОТ ФРОНТ" является производителем конфет "МАСКА", согласно представленным документам, с 1943 года и производило их на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак в 2003 году, что подтверждается, копиями: плана реализации на 1943 год; перечнем номенклатур за 1960 год, годовых отчетов фабрики "РОТ ФРОНТ" за 1960, 1963, 1966, 1967, годы, техпромфинпланом на 1968, 1971, 1995 годы, приказами за 1969, 1972, 1973 годы о выполнении экспортных заказов; планами производства на 1975, 1977, 1986, 1990, 1992, 1993 годы приказами о выполнении заказ-нарядов за 1970 год; копиями годовых отчетов за периоды с 1943 - 2003 годы; копиями этикеток за период с 1949 - 2004 годы; справками об объемах выпуска конфет "МАСКА" за период с 1966 - 2016 годы, каталогами продукции за период с 1996 - 2007 годы.

Как следует из материалов дела, в период с 1949 года по 2004 годы минимальный годовой объем производства конфет "МАСКА" пришелся на 1998 год - 630 344 кг конфет, а максимальный - на 2003 год - 1 720 411 кг конфет в год, при этом общий объем производства конфет под обозначением "МАСКА", произведенной обществом "РОТ ФРОНТ" с 1966 по 2003 годы, составил не менее 14 868 250 кг.

Таким образом, материалами дело подтверждено, что обозначение "МАСКА" в течение длительного периода времени (60 лет до даты приоритета оспариваемого знака) непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - обществом "РОТ ФРОНТ", в результате чего приобрело широкую известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд поддерживает вывод Роспатента о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком "МАСКА-НЕВИДИМКА", способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с обществом "РОТ ФРОНТ", а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Общество "РОТ ФРОНТ" является правообладателем словесного товарного знака "МАСКА" по свидетельству Российской Федерации N 125791 (приоритет 17.09.1993), комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136593, включающего в себя неохраняемый элемент "конфета" и охраняемые элементы "МАСКА" и "РОТ ФРОНТ" (приоритет от 06.07.1994), то есть до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака "МАСКА-НЕВИДИМКА" по свидетельству Российской Федерации N 271395 в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ - кондитерские изделия, конфеты.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 271395 зарегистрирован для товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, включая шоколад и шоколадные конфеты".

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Обществом "РОТ ФРОНТ" представлены доказательства того, что, начиная с 1943 года, им интенсивно использовалось обозначение "МАСКА" для индивидуализации шоколадных конфет.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271395 общество "РОТ ФРОНТ" начало и интенсивно использовало обозначение "МАСКА" и выпускало продукцию - шоколадные конфеты "МАСКА", то есть товар тождественный товару "шоколадные конфеты" и однородный товарам "кондитерские изделия" и "шоколад".

Вопреки доводам предпринимателя, суд полагает, что обозначение "МАСКА" обладает высокой различительной способностью применительно к товарам 30-го класса МКТУ и, благодаря длительности его использования обществом "РОТ ФРОНТ" при выпуске кондитерских изделий и широкой популярности этих изделий среди потребителей, данное обозначение стало фактически широко известным товарным знаком именно как название кондитерских изделий, выпускаемых обществом "РОТ ФРОНТ".

Данные обстоятельства подтверждаются, в том числе и социологическим опросами, составленными по инициативе предпринимателя и проведенными Лабораторией социологической экспертизы социологии РАН, согласно которым 14% опрошенных указали, что в 2003 году товар, маркированный обозначением "МАСКА-НЕВИДИМКА", отнесли бы к производителю - кондитерская фабрика "РОТ ФРОНТ", в то же время ни один опрошенный во время социологического опроса не указал правообладателя (предыдущего) в качестве производителя кондитерских изделий с использованием оспариваемого товарного знака.

Как уже отмечено выше, пунктом 2.1 Правил установлено, что к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение, относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемое решение мотивировано тем, что регистрация спорного товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Подпунктом 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, разъяснено, что обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак "МАСКА-НЕВИДИМКА" по свидетельству Российской Федерации N 271395 с очевидностью сходен с используемым и зарегистрированным ранее обществом "РОТ ФРОНТ" словесным товарным знаком "МАСКА" по свидетельству Российской Федерации N 125791. Так, имеется полное вхождение словесного элемента товарного знака "МАСКА" по свидетельству Российской Федерации N 125791 в оспариваемый товарный знак "МАСКА-НЕВИДИМКА" по свидетельству Российской Федерации N 271395, что прямо относится пунктом 14.4.2.2 (1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания оспариваемого товарного знака и используемого обозначения обществом "РОТ ФРОНТ" в целом. Словесные элементы сравниваемых товарных знаков выполнены шрифтом кириллического алфавита (сходство по графическому признаку). Принимая во внимание, что, в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (3) Правил признаком семантического (смыслового) сходства является совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (в рассматриваемом случае это слово "МАСКА"), то имеет место и сходство и по семантическому признаку.

Суд приходит к аналогичным выводам при сравнении обозначения "МАСКА", используемого обществом с 1943 года, и оспариваемым товарным знаком.

В соответствии с пунктом C (1) статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

При этом суд исходит из того, что наличие у общества "РОТ ФРОНТ" принадлежащего ей товарного знака "МАСКА" по свидетельству Российской Федерации N 125791 является одним из оснований для квалификации спорного товарного знака как способного ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, следует признать правильным вывод Роспатента о том, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Поскольку товарный знак служит для индивидуализации товаров, то при наличии угрозы смешения товарных знаков возникает угроза введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Доводы заявителя о том, что конфеты "МАСКА" являются разновидностью товара, подлежат отклонению.

Так согласно заключению от 14.08.2017 и пояснению к нему, составленными Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН N 247-2017 конфеты "МАСКА" производились различными предприятиями, поэтому, по мнению экспертов, обозначение "МАСКА" использовалось в качестве вида товара.

Однако эти выводы не опровергают доводы Роспатента о подтверждении интенсивного использования обществом "РОТ ФРОНТ" обозначения "МАСКА" для индивидуализации шоколадных конфет с 1943 года, то есть задолго до дат, приведенных в этом исследовании - 1967, 1971 - 1987 годы.

Кроме того, в этом заключении сделан вывод о том, что конфеты "МАСКА" являются видом товара, однако он ни как не обоснован.

Так разновидностью кондитерских изделий являются: карамель, ирис, шоколадные конфеты, лакричные конфеты, трюфели, марципаны, пралине, помадные конфеты, фруктовые, молочные, ликерные, на вафельной основе, многослойные, кремовые, батончики, ореховые, в том числе грильяжные, салмиачные, желейные, цукаты, леденцы, из мороженного.

Доводы заявителя о том, что подавляющее большинство потребителей полагают, что товары под обозначением "МАСКА-НЕВИДИМКА" производились, и производятся не обществом, противоречат выводам изложенным в социологическом опросе, представленном самим предпринимателем, так согласно полученным ответам от опрошенных потребителей следует, что они в принципе не владели информацией о производстве по состоянию на 2003 год каких-либо товаров маркированных обозначением "МАСКА-НЕВИДИМКА". При этом суд отмечает, что при опросе респондентов не у них не выяснялось о производстве и реализации какого конкретно товара у них спрашивают мнение (л.д. 135 - 136 т. 4).

Вместе с тем Роспатент сделал вывод об интенсивном использовании обозначения "МАСКА" не в отношении всех видов товаров, а конкретного товара - конфет (кондитерских изделий).

Не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента и доводы предпринимателя о том, что кондитерской фабрикой "Алтай" конфеты "МАСКА" выпускались с 1989 года, поскольку эти обстоятельства также не опровергают факт интенсивного использования обществом обозначения "МАСКА" с 1943 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Каких-либо сведений о том, что потребители ассоциировали конфеты "МАСКА" с производителем - кондитерской фабрикой "Алтай" в материалах дела нет.

Более того, согласно представленным предпринимателем социологическим опросам, только 5% опрошенных указали, что производителем товаров с обозначением "МАСКА-НЕВИДИМКА" по состоянию на 2003 год является кондитерская фабрика "Алтай", при этом из представленных респондентам карточек не следует, что у них выяснялось мнение о производстве конфет либо кондитерских изделий (л.д. 107 т. 5).

Таким образом, принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что вывод Роспатента о не соответствии регистрации товарного знака "МАСКА-НЕВИДИМКА" по свидетельству Российской Федерации N 271395 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона от 23.09.1992 N 3520-1 является правильным, обоснованным, сделанным при правильном применении действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 11.09.2017 является законным и обоснованным и не нарушает прав и законных интересов заявителя, каких-либо иных оснований в подтверждение указанных доводов, заявителем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приводится.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев