Протокол Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 29 апреля 2016 г. N 14 О реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение

Протокол Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 29 апреля 2016 г. N 14

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29 апреля 2016 г. обсуждались процедурные вопросы, возникающие при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.

Заседание прошло в рамках конференции "Актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с охраной и защитой интеллектуальных прав", организованной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации совместно с Судом по интеллектуальным правам, Федеральной службой по интеллектуальной собственности; и стало заключительным мероприятием IX Международного форума "Интеллектуальная собственность - XXI век", проходившего под эгидой и при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В президиум заседания вошли:

1. Новоселова Людмила Александровна - председатель Суда по интеллектуальным правам - доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Яковлев Вениамин Федорович - советник Президента Российской Федерации, представитель Президента Российской Федерации в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист России.

3. Ивлиев Григорий Петрович - кандидат юридических наук, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

4. Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член НТС ФГУ ФИПС и научно-технической секции "Правовая охрана и экспертиза объектов промышленной собственности" ФГУ ФИПС, член Консультативного Совета при Роспатенте, член Апелляционной комиссии Роспатента по аттестации патентных поверенных.

5. Рузакова Ольга Александровна - доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, преподаватель кафедры интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

6. Корнеев Владимир Александрович - кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

7. Химичев Виктор Афанасьевич - кандидат юридических наук, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

Члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам присутствовавшие на заседании:

1. Васильева Елена Николаевна - кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права РАН.

2. Войниканис Елена Анатольевна - ведущий эксперт, координатор экспертного направления НП "ОКЮР", член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, член Научного совета по экономическим проблемам интеллектуальной собственности при отделении общественных наук РАН, член Экспертного совета по вопросам связи при ФАС России.

3. Гаврилов Эдуард Петрович - доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Государственного университета - Высшей школы экономики.

4. Герасименко Светлана Анатольевна - действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса.

5. Дементьев Владимир Николаевич - кандидат юридических наук, патентный поверенный, юрист Gowlings.

6. Калятин Виталий Олегович - кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО.

7. Линник Лев Николаевич - доктор гражданского права (Doctor der Zivilrecht. Bundesrepublik Deutschland), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик, действительный член Российской академии естественных наук, инженер-физик, патентный поверенный, вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных.

8. МакДональд Брюс Александер (США) - член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA).

9. Молотников Александр Евгеньевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

10. Орлова Валентина Владимировна - доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности, руководитель практики интеллектуальной собственности "Пепеляев групп".

11. Павлова Елена Александровна - кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

12. Рожкова Марина Александровна - доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав и кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

13. Руйе Николя (Швейцария) - доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош;

В заседании также приняли участие судьи Суда по интеллектуальным правам и иных судов, представители органов законодательной и исполнительной власти, а также представители юридического и делового сообщества.

Письменный отзыв направлен патентным поверенным Российской федерации, Евразийским патентным поверенным В.Н. Медведевым, также в письменной форме предложения по справке Суда внесла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова.

В приветственном слове собравшимся Людмила Александровна отметила, что в последний день работы в недели интеллектуальной собственности, в качестве замыкающего мероприятия Суд проводит открытое заседание Научно-консультативного совета с обсуждением проблемных вопросов, возникших в практике деятельности Суда, связанных с изменением формулы патентов.

Было обращено особое внимание, что на обсуждение поставлено несколько вопросов, и что традиционно они всегда обсуждались последовательно. Однако вопрос, который вынесен на обсуждение, о процедуре реализации права на внесение изменений в документы заявки на стадии рассмотрения возражений тесно связан с другими вопросами.

В связи с этим Л.А. Новоселова внесла предложение высказываться в целом по поставленным вопросам и одновременно обсудить предложения Роспатента.

Председатель суда призвала участников к активной дискуссии, подчеркнула практическую значимость озвученной проблематики, обратив внимание на бурную дискуссию в журнале Суда по интеллектуальным правам по этому поводу.

На обсуждение были предложены следующие вопросы, отраженные в справке Суда.

1. О наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражений дополнительных документов.

Реализация права на изменение документов заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец возможна при одновременном соблюдении трех условий:

а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной;

в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение (абз. 1 п. 1 ст. 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Подпунктом 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ предусмотрено, что заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (подп. 5 п. 24.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. N 327 (далее - Административный регламент N 327).

Исходя из пункта 1 ст. 1375 и п. 2 ст. 1378 ГК РФ изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в ее первоначальных документах при соблюдении требования единства изобретения и связи указанного в дополнительных документах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них. При этом в пункте 1 ст. 1378 ГК РФ содержится императивное правило о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений.

При применении указанных норм права возник вопрос о наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение дополнительных документов, направленных, в частности, на раскрытие изобретения в случае, если в процессе экспертизы заявки ее заявителю не было предложено представить такие документы, несмотря на то, что необходимость этого усматривалась из первоначальных документов заявки.

2. О сохранении права на самостоятельное изменение заявителем документов заявки.

В абзаце 2 п. 1 ст. 1378 ГК РФ предусмотрено право заявителя после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном п. 2 - 4 ст. 1386 ГК РФ, однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Однократное изменение формулы изобретения по инициативе заявителя допускается без изменения заявки на изобретение по существу в любое время после получения отчета об информационном поиске до принятия по этой заявке решения.

В связи с этим возникает вопрос о том, утрачивает ли заявитель право на изменение формулы изобретения по собственной инициативе, если в процессе экспертизы заявки по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был направлен запрос о представлении дополнительных материалов (п. 6 ст. 1386 ГК РФ), в том числе измененной формулы изобретения, а заявитель при ответе на запрос такой возможностью не воспользовался.

3. О возможности распространения положений абз. 2 п. 4.9 Правил N 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.

В пункте 1 ст. 1378 ГК РФ содержится правило о возможности изменения материалов заявки только до принятия по ней определенных решений.

Применительно к положениям п. 1 ст. 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на изобретение полностью или частично недействительным, признание патента недействительным частично, например, по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу изобретения как документ, выражающий сущность этого изобретения, причем таким образом, чтобы изобретение отвечало условиям патентоспособности.

В связи с этим возникает вопрос о соответствии части четвертой ГК РФ предусмотренного абз. 2 п. 4.9 Правил N 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.

Необходимо отметить, что нормы части четвертой ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение. Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно абзацу 1 п. 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности; а также - основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. N ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абз. 1 п. 4.9 Правил N 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

В силу абзаца 2 п. 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично.

В связи с изложенным возникают следующие вопросы:

а) о возможности распространения вышеизложенной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации и в отношении абз.2 п. 4.9 Правил N 56;

б) об обстоятельствах, при которых у Роспатента возникает обязанность предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения.

4. О допустимых вариантах изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.

В правоприменительной практике возник вопрос о том, каким образом может быть изменена формула изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение: можно ли допустить лишь исключение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков); или возможно перенесение признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт; или возможна корректировка независимого пункта формулы путем перенесения признаков из описания патента?

5. О правовых последствиях признания патента на изобретение частично недействительным.

Пунктом 1 ст. 1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

При этом встает вопрос о том, какое значение имеет изменение формулы изобретения для целей установления приоритета изобретения и защиты исключительного права.

В соответствии с п. 4, 5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично выдается новый патент. Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на изобретение.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 54 Постановления N 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Вместе с тем в случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право на изобретение, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

В то же время, в случае внесения в формулу изобретения изменений, приведших к иной совокупности существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, - не могут быть признаны нарушением прав патентообладателя, действия иных лиц по использованию изобретения, патента, который признан впоследствии частично недействительным.

Иное толкование правовых последствий применения п. 3 ст. 1398 ГК РФ входило бы в противоречие с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В том случае, если в результате судебного разбирательства по делу о защите исключительного права на изобретение было установлено, что продукт содержит или в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, а впоследствии патент на указанное изобретение был признан частично недействительным и взамен аннулированного патента был выдан новый патент с уточненной формулой, содержащей иную совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, - указанные обстоятельства являются вновь открывшимися и могут служить основанием для пересмотра иного судебного акта в порядке ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время, в случае признания частично недействительным патента, выданного на группу изобретений, изменения в который были внесены лишь в независимый пункт формулы одного из изобретений, использование без согласия правообладателя до аннулирования патента каждого признака (или эквивалентного), входящих в группу других изобретений, является нарушением права на эти изобретения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 2013 г. N 609/13 по делу N А60-17304/2011).

Л.А. Новоселова пригласила желающих выступить к микрофонам, одновременно передав слово заместителю руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.

Л.Л. Кирий озвучила точку зрения Роспатента по вынесенным на обсуждение вопросам, подчеркнув тот факт, что попытки приравнять процедуры, связанные с рассмотрением заявки до выдачи патента, и процедуры, которые применяются при рассмотрении возражений против патента, являются безосновательными. Она обратила внимание участников заседания на ст. 1378 ГК РФ, которая предусматривает, что изменения не должны приводить к изменению заявки по существу. Эти изменения, согласно п. 1 ст. 1378 ГК РФ, могут быть внесены до принятия решения, и при рассмотрении возражения против выданного патента эти положения применяться не должны. Она пояснила, что в данном случае заявитель утрачивает свой статус, он становится патентообладателем, делопроизводство по заявке завершается, в связи с чем, оснований для применения вышеуказанной нормы не усматривается.

Л.Л. Кирий обратилась к ст. 1398 ГК РФ, которая предусматривает оспаривание патента в целом или в части признания его недействительным, раскрыв ее содержание: "Если патент признается недействительным в части, патентообладатель фактически урезается в правах, и мы ограничиваем тот объем прав, который первоначально был выдан. Такие ограничения возможны только в рамках формулы, которая содержится в выданном патенте, путем исключения пунктов независимых или зависимых альтернатив, которые содержатся в независимом пункте, но не путем изменения формулы с включением в него каких-то признаков, например, из описания". Она объяснила это тем, что если это произойдет, то после принятия решения об отмене, об аннулировании патента и выдаче нового патента (в случае признания его частично недействительным) появится новый объект, с новым объемом прав, которого не было при выдаче патента по этой заявке, будут затронуты интересы третьих лиц, которые могли к этому моменту начать правомерное использование тех объектов, которые не охватываются первоначально выданным патентом. Подводя итог, она подчеркнула, что при рассмотрении возражений против выданного патента изменения могут быть внесены только путем исключения каких-либо пунктов или альтернативных признаков, но не путем включения признаков из описания или путем корректировки каких-то признаков с изменением содержания. При этом, если заявитель не воспользовался своим правом ответить на запрос экспертизы путем внесения изменений, это не значит, что он лишается права на инициативное изменение документов заявки.

Л.А. Новоселова предложила прокомментировать ситуацию, связанную с обязанностью Роспатента предложить внести изменения в том случае, когда происходит рассмотрение возражения, поскольку существует соответствующая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о наличии такой обязанности у Роспатента на этапе предоставления правовой охраны, и ее в целом ряде случаев распространяются на ситуацию, связанную с рассмотрением возражений.

Л.Л. Кирий отвечая на поставленный вопрос, заметила, что Коллегия палаты по патентам спорам считает своей обязанностью предложить заявителю внесение изменений, если это "спасает ситуацию". Однако если коллегия оценила ситуацию и пришла к выводу о том, что ничто "не спасет" патент, то она не обязана предлагать заявителю внесение таких изменений.

Л.А. Новоселова поблагодарила представителя Роспатента за комментарий и призвала участников заседания высказывать свои точки зрения на поставленные вопросы.

А.А. Осокин, адвокат, патентный поверенный, отметил в своем выступлении, что в позиции Роспатента есть уязвимое звено, и связано это со следующим: при условии действия старой, неизмененной формулы патента объем ее будет определяться с учетом признаков, указанных в описании, и потенциальный нарушитель должен учитывать это описание. В свою очередь, при внесении изменений с учетом уже имеющихся признаков могут появиться новые признаки, о которых тот же потенциальный нарушитель не мог знать. Таким образом, патентный поверенный указал на невозможность не учитывать правовую роль описания чертежей.

Л.А. Новоселова уточнила позицию А.А. Осокина, полагающего, что на стадии рассмотрения возражений можно принимать во внимание, в том числе и описание, в частности если в формуле соответствующие признаки не раскрыты, но они могут быть раскрыты с использованием описания.

А.А. Осокин заметил, что не столь категоричен в своих высказываниях, тем не менее, склонен настаивать, что "формула - это основное, но патент на изобретение или полезную модель включает в себя и описание, и чертежи".

Патентный поверенный В.Н. Рыбин полностью поддержал позицию представителя Роспатента, при этом указал на ошибочность мнения о том, что обратившись к описанию можно точно расширить объем правовой охраны и вывести что-то новое.

Патентный поверенный А.В. Залесов, начальник юридического отдела ООО "Союзпатент", в начале своего выступления, предложил уяснить саму природу спора о признании патента недействительным. Он акцентировал, что его личным мнением является утверждение о том, что спор о недействительности патента - это иск о ничтожности основания возникновения права. И в данном случае лицо, которое оспаривает данное обстоятельство, доказывает, что отсутствовали основания, позволяющие выдать данный патент.

А.В. Залесов полагает, что действия по признанию патента недействительным - это санкция, мера юридической ответственности патентообладателя. При этом в ряде стран, в случае такого признания, помимо того, что признается недействительным право с даты подачи заявки, также на патентообладателя накладываются дополнительные негативные последствия, как минимум в виде взыскания судебных издержек, если это судебная процедура, либо административных издержек, если это административная процедура. Если обнаружится, что патентообладатель сознательно ввел патентное ведомство в заблуждение, то возможны и иные санкции, вплоть до уголовной ответственности за установление незаконной монополии.

Далее А.В. Залесов обратился к международной практике, в частности, к Евразийскому патентному законодательству, привел примеры судьбы патента в рамках существующей оппозиционной процедуры, и тогда, когда оппозиционный срок истек и появляется возможность подачи иска о ничтожности основания возникновения права.

Патентный поверенный отметил, что лицо, которое спорит с патентообладателем, действует и в общественных интересах, добиваясь ликвидации незаконной монополии.

Переходя к вопросам процедуры, выступающий высказал озабоченность сложившейся ситуацией, при которой на сегодняшний день спор рассматривают лица, не обладающие властными полномочиями, то есть сотрудники отделения Федерального института промышленной собственности под названием "Палата по патентным спорам", при этом Роспатент в этом не участвует.

Касательно вопроса о внесении изменений в формулу изобретения, А.В. Залесов полностью поддержал позицию Л.Л. Кирий, пояснив, что из формулы должны быть исключены все неохраноспособные изобретения в рамках данного возражения и оставлены все патентоспособные варианты. При этом указал на невозможность произвольного комбинирования признаков даже из зависимых пунктов, поскольку в этом случае возникнет новая совокупность признаков, которая не предусматривалась первоначальным патентом.

По мнению докладчика, сам патентообладатель должен вносить изменения в формулу и, кроме того, обладать полным правом предлагать такие изменения. Роспатент в этом случае будет обязан рассматривать их в рамках представленной формулы. Л.А. Новоселова обратила внимание аудитории на последний вопрос справки Суда, касающийся последствий признания патента недействительным в части и представила письменную позицию патентного поверенного В.Н. Медведева, непосредственно не принимающего участие в заседании, но пожелавшего направить свое заключение по обсуждаемым вопросам.

Л.А. Новоселова тезисно озвучила основные положения направленной позиции, указав, что рассматривая вопрос по последствиям признания патента недействительным в части, В.Н. Медведев исходит из аннулирования "старого" исключительного права, основанного на выданном патенте, и выдачи нового патента с соответствующим объемом правовой охраны и новыми датами регистрации и выдачи. Именно эти даты и объем являются определяющими для целей защиты нового исключительного права.

Исходя из этой позиции, резюмировала Л.А. Новоселова, предполагается, что правовая охрана, которая была предоставлена первоначально, считается прекращенной, и мы должны считать, что на это вновь возникшее техническое решение по итогу корректировки формулы возникает новое исключительное право. Оно возникает в момент выдачи этого нового патента.

А.В. Залесов согласился с этим подходом и продолжил: "...Если мы стоим на той позиции, что это иск о ничтожности возникновения права, патент с данной формулой признается недействительным с даты подачи заявки ретроспективно, и выдается некий новый патент. С даты опубликования сведений о данной заявке есть некая временная правовая охрана изобретения, режим ''опубликованной заявки", что предусмотрено законом, но не как право на компенсацию за использование произведения в режиме временной правовой охраны, а как право запрещать неограниченному кругу лиц использовать данное изобретение.".

Л.А. Новоселова попросила уточнить высказанную точку зрения, в частности, пояснить судьбу лицензионных договоров, которые были заключены в отношении первоначально запатентованного изобретения.

Отвечая на поставленный вопрос, А.В. Залесов пояснил, что если патент признан недействительным, то применима соответственно оговорка в законе, согласно которой лицензионные платежи, фактически уплаченные до момента признания патента недействительным, могут быть сохранены у бывшего патентообладателя. Что касается новой совокупности, то в том случае, если она используется новым лицом, то фактически заключается новый лицензионный договор на некое новое изобретение, более узкое в сравнении с предыдущим. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой по лицензионному договору использовалось изобретение, чья охрана была признана недействительной.

Патентный поверенный Т.Б. Сазонова начала выступление ремаркой по вопросу совместного проекта Роспатента с Европейским патентным ведомством, который был направлен на гармонизацию внутренних процедур, и предложила рассмотреть возможные последствия этого проекта.

Кроме того, Т.Б. Сазонова поддержала позицию коллеги, который ранее привел примеры из европейской системы, отметив, что практики склонны считать, что окончательная форма патентной формулы и объем исключительного права формируется на этапе завершения либо процедуры оппозиции, либо истечения срока (девять месяцев) после опубликования решения о выдаче. Это происходит из-за того, что европейское патентное ведомство накладывает жесткие ограничения в отношении материалов, которые подпадают под поиск.

Т.Б. Сазонова еще раз предложила обратиться к европейской процедуре, которая, с ее точки зрения, обеспечивает баланс интересов и заявителя, у которого есть надлежащая охрана; и третьих лиц, которые знают, что они ни в какой момент "жизни" заявки и формулирования окончательной формулы изобретения не будут "удивлены" результатом. Одним из основных посылов европейского и судебного и правоприменительного решения является отсутствие риска, правовая четкость, предсказуемость, - как в возникновении окончательного права, так и в его толковании, что является основными фундаментами этой выдержанной процедуры.

В заключение своего выступления Т.Б. Сазонова еще раз обратилась с вопросом о последствиях совместного проекта Роспатента с Европейским патентным ведомством и просила уточнить, касались ли они процедуры оспаривания патента, а также возможности лавирования заявителя в делопроизводстве в работе с экспертом.

На поставленный вопрос Л.Л. Кирий ответила, что совместная работа продолжается и готовятся предложения по совершенствованию законодательства, поскольку в рамках действующего законодательства получить преимущества европейской системы не представляется возможным.

По поводу итогов работы по разработке публичного документа для обсуждения его широким кругом профессионалов Л.Л. Кирий заверила аудиторию, что такая работа обязательно будет продолжена.

Руководитель Роспатента Г.П. Ивлиев развил дискуссию по поставленному патентным поверенным вопросу, заметив, что такого рода изменение в процедуре необходимо согласовывать не только с патентными поверенными, которые видят правомерность такого внедрения, но и с представителями промышленности и производителями патента. Любое увеличение срока рассмотрения патента неблагоприятно сказывается на внедрении его в жизнь, поэтому вопрос о том, вводить ли оппозицию или не вводить, это вопрос не только процедурный. Он затрагивает сроки внедрения научно-технических достижений в этой сфере. Т.Б. Сазонова отметила, что данная процедура по российскому законодательству более простая быстрая, в сравнении с европейской, американской и тем более японской.

Л.А. Новоселова обратила внимание собравшихся на тот факт, что в настоящее время работа строится на основании не так давно принятой четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение существующей законодательной конструкции не может быть поддержано без серьезного анализа возможных последствий.

Далее в своем выступлении патентный поверенный Н. Богданов и предложил аудитории вернуться к письменной позиции, представленной В.Н. Медведевым и пятому пункту справки Суда, касательно того, что происходит с правом в случае признания патента недействительным. Он предложил исходить из положений закона, который требует, чтобы в случае признания патента недействительным право аннулировалось с самого начала: старое право исчезает и появляется новое. В свою очередь для его защиты существенное значение будут иметь момент, когда охрана была предоставлена, дата выдачи патента, дата публикации и объем формулы нового патента.

Далее был приведен пример с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2013 г., которое, по мнению выступающего, было принято не исходя из буквы закона, а в большей мере из аналогии права и чувства справедливости.

Н. Богданов заметил, что склонен согласиться с тем выводом, что право не прерывается, но сужается в объеме, и, возможно, это было бы необходимо закрепить в законе. Как следствие, право патентообладателя будет охраняться в более узком объеме. Открытым, по мнению Н. Богданова, остается вопрос, имеет ли новый патентообладатель, после частично признания патента недействительным, какие-то права в отношении тех третьих лиц, которые осуществляли какие-либо действия в период, когда он еще не был патентообладателем.

Также была высказана позиция по вопросу возможности предоставления дополнительных материалов при рассмотрении возражений в Роспатенте. Выступающий акцентировал внимание на положения закона, где указано, что представлять дополнительные материалы или вносить изменения возможно до вынесения решения по заявке. После того как решение вынесено, заявитель лишается возможности менять свою заявку. При этом Н. Богданов озвучил мнение о противоречии закону п. 4.9 Правил 2003 года о рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам.

С позицией патентного поверенного относительно положений Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не согласился заместитель председателя Суда В.А. Корнеев, прокомментировав, что, безусловно, судебная практика должна строиться на чувстве справедливости, но в первую очередь она должна быть основана на тексте закона. И в данном конкретном случае Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, прежде всего, основано на толковании закона. В.А. Корнеев отметил, что в ходе обсуждения возник вопрос о толковании ст. 1398 ГК РФ, в которой говорится, что патент в случае возможности его частичного сохранения аннулируется частично, и выдается новый патент. И в этом случае, поясняет он, главный вопрос в толковании этой формулировки, что патент "аннулируется частично". С его точки зрения, та позиция, что новый патент с измененной формулой должен действовать на будущее время - с даты выдачи патента, не согласуется с формулировкой о частичном аннулировании патента. По его мнению, в рассматриваемом случае закон говорит о том, что, безусловно, выдается новый патент, но при этом старый аннулируется частично. И с этой точки зрения Высший Арбитражный Суд Российской Федерации посчитал, что подобного рода формулировка закона означает, что в сохранившейся части патент действует со старой даты приоритета; и охраняться может решение в измененной части, но со старой даты приоритета. Тем самым В.А. Корнеев констатировал, что позиция высшего судебного органа была основана именно на этом, и на попытке буквального толкования нормы ст. 1398 ГК РФ.

Л.А. Новоселова поддержала коллегу, отметив, насколько важны в данный момент конструкции, обслуживающие оборот исключительных прав. И нормы Гражданского кодекса Российской Федерации должны толковаться таким образом, чтобы этот оборот защищать. Буквальный подход к толкованию нормы и попытка найти формальные основания для выводов, противоречащих исключительному праву, не конструктивны.

В ходе заседания продолжилась дискуссия между патентным поверенным Н. Богдановым и членами президиума. Также он отметил сложность вопроса об институте временной правовой охраны, и конструирование определенных схем применительно только к правовой охране изобретений, без учета норм о других результатах интеллектуальной деятельности, не совсем верно и требует доработки.

Доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош Николя Руйе привел примеры внесения корректировки, которые ограничивают патент, на примере швейцарского права. Он также отметил, что главной идеей является то, что патентообладатель имеет возможность защищать свою позицию до конца процедуры, и в случае решения ведомства об аннулировании патента частично - апеллировать против этого решения.

А.А. Осокин высказался по вопросу соотношений старого и нового исключительного права. По его мнению, новое право, возникшее на патент, было всегда или существовало как часть старого отмененного права, поэтому говорить о том, что право возникает, - неверно. Во-первых, новый патент действует с приоритетом старого патента. Во-вторых, когда патент оспаривается частично, могут быть две ситуации: когда изменения вносятся в формулу и добавляются, например, новые признаки; или же когда патент выдан на группу изобретений, и оспаривается только лишь одно изобретение из группы. При этом невозможно говорить, что исключительное право на устройство, в отношении которого охрана осталась, и которое никто не оспаривал, возникает только с выдачи этого нового патента. А.А. Осокин убежден, что процедура выдачи нового патента предназначена только для того, чтобы присвоить новый номер, и указать, в отношении какого именно объекта выдается этот патент.

Патентный поверенный М. Андреева внесла ремарку по поводу опубликования заявки, отметив, что для большинства российских заявок публикации не происходит, и, следовательно, в этом случае имеет место ущемление прав патентообладателя.

Л.Л. Кирий прокомментировала выступающего: заявка не публикуется до выдачи патента, публикация патента приравнивается к публикации заявки.

Е.Г. Авакьян, исполнительный директор Некоммерческого Партнерства "Содействие Развитию Корпоративного Законодательства", высказалась относительно признания недействительности патента в части и последствий, которые при этом могут наступить. Она указала, что аналогии можно найти в корпоративном праве: когда прекращаются корпоративные полномочия органа, они прекращаются с момента признания недействительным собрания, в этом случае действует презумпция публичной достоверности реестра. При этом есть полная защита у третьих лиц, которые не знали и не должны были знать об этом. В случае с прекращением действия патента и выдаче нового, фактически патентообладатель лишается возможности защитить тот результат, который охранялся на основании предыдущего патента.

Л.А. Новоселовой слово для выступления было передано В.А. Химичеву, председателю 2-го судебного состава, который констатировал, что развернувшиеся на площадке дискуссии сводятся к основному вопросу: какие имеются допустимые варианты изменения формулы изобретения и каковы правовые последствия этого. Он отметил, что выпал из обсуждения вопрос, касающийся процедуры, в частности, реализации права на изменение документов заявки в целом. Что касается данного вопроса, В.А. Химичев усмотрел проблему непосредственно в формулировке ст. 1398 ГК РФ, поскольку она предусматривает только одну форму - это форма иска, направленного на уничтожение патента. То есть если бы предусматривались иные возможности, например, перевод права по патенту, что предусмотрено законодательством Германии, но только по спорам об установлении патентообладателя. В целом, в упомянутом ранее постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделан вывод, что патент действует не в отмененной части. Соответственно, есть правовая охрана от незаконного использования, и это же можно переносить на плоскость действия лицензионных договоров. Касательно остальных вопросов справки: первый - о соотношении права на запрос экспертизы по изменению формулы изобретения, причем однократно, как предусматривает ст. 1378 ГК РФ.

В.А. Химичев выразил благодарность Л.Л. Кирий за благоприятную для заявителей позицию Роспатента, поскольку им предоставляется право внести изменения в формулу изобретения уже после того, как неоднократно были направлены запросы. Касаясь обязанности (права) Роспатента предлагать заявителю корректировать формулу изобретения, В.А. Химичев обратился к аудитории за уточнением, должно ли быть это предложение абстрактным или содержать определенные условия, раскрывать позицию, в связи с чем Роспатент пришел к такому выводу. Трудно говорить о полной абстракции такого предложения, потому что Роспатент предлагает внести изменения только при наличии определенных условий, когда он установит необходимость продолжения действия патента в неотмененной части, поскольку патент будет признан полностью недействительным, а если будут внесены изменения, - он сохранит свое действие в части. Именно такова на данный момент конструкция правовой нормы, резюмировал В.А. Химичев.

Л.А. Новоселова поблагодарила Виктора Афанасьевича за комментарий и пригласила желающих высказать свое мнение относительно сказанного.

О.А. Рузакова, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отметила важность рассматриваемых на заседании вопросов подачи возражений заявителем и прекращения действия патента, признания недействительным его как полностью, так и в части. При этом на сегодняшний день нет острой необходимости для внесения соответствующих изменений в четвертую часть ГК РФ, но данные вопросы требуют особого толкования и выработки правоприменительной практики.

Однако в комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ведутся работы над проектом о внесении изменений в главу 38 ГК РФ, в части государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ и часть 4 ГК РФ, прежде всего - в части определения прав исполнителей, заказчиков, других участников такого рода договоров. Также изменения затрагивают некоторые вопросы правового положения патентных поверенных, например, предлагается исключить требование об обязательной нотариальной форме доверенности патентных поверенных. Есть определенные предложения, продолжила выступление О.А. Рузакова, по внесению изменений и в авторское право, смежные права, например, в части режиссеров-постановщиков, имеются некоторые инициативы и по товарным знакам. Однако, пока период, который мы сейчас проходим, - это период становления правоприменительной практики, судебной практики. Вектором понимания судебной практики в данном случае является Суд по интеллектуальным правам, многие позиции которого имеют чрезвычайно важное значение для законодателя. И от имени председателя комитета П.В. Крашенинникова она еще раз поприветствовала собравшихся и поблагодарила за участие, пожелала творческих инициатив в сфере интеллектуальной собственности.

Слово было предоставлено В.А. Корнееву, который предложил рассматривать сегодняшнее обсуждение справки не как этап подведения итогов и завершение дискуссии по вопросу о том, каким образом можно изменять патент, какие процедуры могут при этом быть; а как ее начало, и призвал участников заседания и всех заинтересованных лиц продолжить ее на страницах журнала Суда по интеллектуальным правам, осветив актуальные вопросы, возникающие в практической деятельности, с научной точки зрения.

Л.А. Новоселова поблагодарила В.А. Корнеева, поддержав в предложении продолжить дискуссию, причем не только по рассмотренным, но и иным вопросам. Она отметила, что журнал Суда по интеллектуальным правам - хорошая дискуссионная площадка для тех специалистов, которые занимаются проблемами интеллектуальной собственности. Мнения, которые высказываются в такой свободной форме (в форме статей, публикаций) имеет большое подспорье для Суда, поскольку формировать практику не просто. Чем больше квалифицированных мнений будет высказано, тем меньше вероятность ошибки при принятии решения. Л.А. Новоселова призвала собравшихся активно высказывать свое мнение.

В.В. Лисицын, заведующий юридической клиникой Российского государственного университета правосудия, затронул вопросы медиации и концепции судебного примирения, процитировав присутствовавшего на заседании профессора В.Ф. Яковлева о существовании универсального способа прекращения всех споров - примирение сторон.

Л.А. Новоселова отметила, что Суд по интеллектуальным правам активно предлагает сторонам выбрать путь примирения, кроме того, имеются все возможности для медиаторов осуществлять свою деятельность на базе Суда, включая специальное помещение, активную пропаганду таких возможностей, распространение соответствующей информации в журнале Суда по интеллектуальным правам. Однако для того, чтобы стороны прибегали к соответствующим услугам, - важно, чтобы такая деятельность начиналась до Суда, то есть на стадии возникновения конфликта.

В заключение заседания Л.А. Новоселова поблагодарила всех за участие в дискуссии, включая предоставивших свои заключения в письменном виде, а также - всех организаторов конференции.