Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2018 г. по делу N СИП-674/2017 Суд удовлетворил требование о признании недействительным решения уполномоченного органа о признании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку полностью недействительным, поскольку установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2018 г. по делу N СИП-674/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 16 января 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. N С01-214/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бергман Е.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "МАЙ" (ул. Озерная, д. 1 А, г. Фрязино, 141191, ОГРН 1155050000192) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 14.08.2017 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 538291 недействительным полностью.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОРИМИ" (1-й микрорайон, участок 15/4, пгт. им. Свердлова, Всеволожский район, Ленинградская обл., 188682, ОГРН 1024700564217).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МАЙ" - Зуйков С.А. (по доверенности от 09.10.2017), Пелих А.Н. (по доверенности от 09.10.2017), Воробьев И.П. (по доверенности от 09.01.2018 N 17), Поставнина И.А. (по доверенности от 09.01.2018 N 17);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-489/41) и Халявин С.Л. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-483/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ОРИМИ" - Пфейфер Е.Г. (по доверенности от 10.03.2016 N 11); Малинина И.А. (по доверенности от 20.01.2017 N 09), до перерыва; Мелков Г.С. (по доверенности от 07.12.2017 N 112), до перерыва; Медведев Н.Ю. (по доверенности от 25.12.2017 N 50).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "МАЙ" (далее - заявитель, общество "МАЙ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.08.2017 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 538291 недействительным полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОРИМИ" (далее - общество "ОРИМИ", третье лицо).

Заявленные обществом "МАЙ" требования мотивированы неправомерностью вывода Роспатента о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538291 пунктам 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

В обоснование заявления общество "МАЙ" ссылается на то, что указанный товарный знак не является, вопреки выводам Роспатента, сходным до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков общества "ОРИМИ", а также не способен ввести в заблуждение потребителей относительно третьего лица как изготовителя чая.

Роспатент в своем отзыве и общество "ОРИМИ" в отзыве и письменных пояснениях возражали против удовлетворения заявленных требований, указывая на правомерность оспариваемого решения от 14.08.2017, а также на необоснованность доводов заявителя.

Общество "ОРИМИ", кроме того, полагает действия заявителя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака и попытками зарегистрировать другие товарные знаки со словесным элементом "ВЫСОКОГОРНЫЙ", а также оспариванием товарных знаков общества "ОРИМИ" злоупотреблением правом.

В судебном заседании представители общества "МАЙ" заявленные требования поддержали. Представители Роспатента и общества "ОРИМИ" просили в удовлетворении требований отказать.

Выслушав явившихся представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу нижеследующего.

Оспариваемый комбинированный товарный знак с приоритетом от 20.11.2013 зарегистрирован Роспатентом 30.03.2015 в отношении товара 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "чай" на имя закрытого акционерного общества "Компания "Май" (свидетельство Российской Федерации N 538291).

В результате перехода исключительного права на этот товарный знак без договора, зарегистрированного Роспатентом 06.04.2016 за N РП0005941, исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров было передано обществу "МАЙ".

В Роспатент 17.04.2017 поступило возражение общества "ОРИМИ" против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своего возражения третье лицо указало, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими обществу "ОРИМИ" товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 324681, 306600, 316319, 322565, 324734, зарегистрированными в отношении однородных товаров, в силу наличия в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента "ВЫСОКОГОРНЫЙ" и сходных по своему смысловому значению изобразительных элементов.

Также общество "ОРИМИ" ссылалось в возражении на то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя чая ввиду того, что до даты приоритета потребителю стали известны однородные товары, индивидуализируемые серией противопоставленных товарных знаков, содержащих названный словесный элемент.

Решением Роспатента от 14.08.2017 указанное возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных элементов "ВЫСОКОГОРНЫЙ". При этом имеющиеся в сравниваемых товарных знаках отличия по графическому критерию сходства (по применению заглавных или строчных букв, наличию иных словесных и изобразительных элементов) признаны Роспатентом второстепенными при восприятии товарных знаков в целом.

Роспатент также пришел к выводу о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя чая, поскольку до даты приоритета обществом "ОРИМИ" уже выпускались и активно рекламировались в ведущих средствах массовой информации однородные товары (чай), индивидуализируемые общим для противопоставленных товарных знаков серийным словесным элементом "ВЫСОКОГОРНЫЙ".

Не согласившись с решением Роспатента от 14.08.2017, общество "МАЙ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействия), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействия) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействия).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), следует, что при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.11.2013) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) этого пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого сравниваемыми товарными знаками.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Разделом 6 Методических рекомендаций предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с пунктом 6.3.1 указанных Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В силу пункта 6.3.3 Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Таким образом, из приведенных положений безусловно не следует, что внимание потребителя в комбинированном обозначении всегда акцентируется на словесном элементе. При оценке сходства обозначений большую роль играет формирование общего зрительного впечатления о таком сходстве. При этом значение отдельных элементов товарного знака определяется судом в каждом конкретном случае на основании собственной оценки сравниваемых обозначений и установлении возможности их ассоциирования друг с другом применительно к подпункту 14.4.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил N 32).

Согласно пункту 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

В связи с этим, для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Таким образом, для вывода о введении потребителя в заблуждение требуется не только наличие доказательств введения товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот, но и возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его производителем.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 538291 является комбинированным, содержит в своем составе расположенные в красном квадрате стилизованные изображения короны и развивающейся ленты, а также словесные элементы "МАЙСКИЙ", "ОТБОРНЫЙ", "ВЫСОКОГОРНЫЙ", выполненные заглавными буквами русского алфавита. Слова "ОТБОРНЫЙ" и "ВЫСОКОГОРНЫЙ" в товарном знаке являются неохраняемыми.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 322565 с приоритетом от 16.12.2005 представляет собой словесное обозначение "Нури Высокогорный", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "чай, чай со льдом".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 324734 с приоритетом от 16.12.2005 представляет собой словесное обозначение "Принцесса Высокогорный", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ "ароматизаторы; напитки на основе чая; настои нелекарственные; чай, в том числе растворимый чай, чай из трав и цветов, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками; чай со льдом".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 324681 с приоритетом от 14.10.2005 является комбинированным, представляет собой этикетку черного и оранжевого цветов, на которой расположены стилизованное изображение лица женщины в профиль, заключенное в красный овал, стилизованное изображение чайного пакетика, а также охраняемые словесные элементы "Принцесса Нури", "Высокогорный". Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ "чай, в том числе растворимый чай".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 306600 с приоритетом от 23.12.2004 является комбинированным, представляет собой этикетку черного и оранжевого цветов, на которой расположены стилизованное изображение лица женщины в профиль, заключенное в красный овал, а также словесные элементы "Принцесса Нури", "Высокогорный". Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ "чай, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай со льдом".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 316319 с приоритетом от 05.08.2005 является комбинированным, представляет собой этикетку черного и оранжевого цветов, на которой расположены стилизованное изображение лица женщины в профиль, заключенное в красный овал, стилизованное изображение листа, заключенное в два круга, а также охраняемые словесные элементы "ПРИНЦЕССА", "НУРИ", "Высокогорный". Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ "чай", в том числе растворимый чай, чай из трав и цветов, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай со льдом".

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

По мнению суда, Роспатент, приходя к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения ввиду наличия в их составе фонетически и семантически тождественных элементов "ВЫСОКОГОРНЫЙ", а также признавая имеющиеся в товарных знаках различия по графическому критерию играющими второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом, не учел следующее.

Наличие в сравниваемых товарных знаках общего элемента "ВЫСОКОГОРНЫЙ" не является достаточным для вывода об ассоциировании товарных знаков друг с другом, поскольку основное положение в оспариваемом товарном знаке занимает слово "МАЙСКИЙ", которое выполнено крупными буквами яркого белого (на красном фоне) цвета и расположено в центре всего товарного знака, на него падает логическое ударение и именно с этого элемента начинается осмотр всего обозначения.

При этом суд отмечает, что на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков, в том числе общеизвестных (свидетельства Российской Федерации N 103, 107, 436559, 432905, 58829, 272844, 538132, 436558, 389137, 506876, 164627, 204286, 134802, 471875, 453299, 161508, 216344, 474396, 475930, 408203, 288635, 247459, 605410, 480071, 400730, 610165, 610166, 362997, 480090, 260354) объединенная общим для них словесным элементом "МАЙСКИЙ", что придает последнему дополнительную различительную способность и повышает индивидуализирующее значение в оспариваемом товарном знаке.

Слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ" не является доминирующим в оспариваемом товарном знаке, занимает в нем незначительную часть, и, будучи выполненным в неярком цвете, частично сливается с общим фоном всего товарного знака, ввиду чего не оказывает влияния на восприятие товарного знака в целом. При этом данное слово находится в конце как оспариваемого, так и любого из противопоставленных товарных знаков.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков не образуют устойчивого словосочетания с элементом "ВЫСОКОГОРНЫЙ", что придавало бы ему большее индивидуализирующее значение и усиливало различительную способность.

Кроме того, в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 324681, 306600, 316319 имеются другие изобразительные элементы, которые не обладают какими-либо общими графическими признаками с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака.

При этом в указанных противопоставленных товарных знаках содержатся другие словесные элементы ("Принцесса Нури"), которые в силу своего оригинального характера и фантазийности, в сочетании с имеющим аналогичное смысловое значение изобразительным элементом в виде головы девушки ("принцессы") занимают доминирующее положение в товарном знаке и формируют его основной зрительный образ.

В то же время слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ" имеет высокую вероятность ассоциирования у потребителей с местом сбора чая ("высоко в горах"), т.е. может восприниматься в качестве характеризующего термина. При этом Роспатент, исключая данное слово из правовой охраны при государственной регистрации оспариваемого товарного знака, также исходил из того, что данный элемент не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойство и качество товара - то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Данное обстоятельство обусловливает гораздо меньшую изначальную различительную способность этого слова в сравнении со словесным обозначением "Принцесса Нури".

Суд обращает внимание на наличие в материалах дела представленных заявителем копий упаковок чая различных производителей, где слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ" очевидно используется в качестве дополнительного уточнения происхождения продукции, при одновременном наличии какого-либо другого словесного и (или) изобразительного элемента, индивидуализирующего товар конкретного производителя.

Применительно к доводу Роспатента и третьего лица о том, что противопоставленные товарные знаки образуют серию за счет включения в их состав слова "ВЫСОКОГОРНЫЙ", суд отмечает, что в силу второстепенного положения этого слова в противопоставленных товарных знаках данную серию образуют преимущественно словесные элементы "Принцесса Нури". В комбинированных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 324681, N 306600, N 316319 серийность также обусловлена занимающим значительное положение изобразительным элементом.

То обстоятельство, что словесное обозначение "ВЫСОКОГОРНЫЙ" содержится в составе всех противопоставленных товарных знаков, на что обращает внимание Роспатент, также не имеет существенного значения в рассматриваемом случае, поскольку в основу серии кладется именно сильный элемент (пункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций), в то время как это обозначение в силу сказанного выше таковым не является.

В связи с этим присутствие слова "ВЫСОКОГОРНЫЙ" в серии товарных знаков третьего лица не оказывает существенного влияния на различительную способность этого элемента.

Суд также обращает внимание на наличие у третьего лица других товарных знаков, в которых доминируют словесные элементы "Принцесса Нури" и изображение девушки, а слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ" отсутствует.

Указанный вывод не опровергается материалами, представленными обществом "ОРИМИ" в обоснование довода об активном использовании слова "ВЫСОКОГОРНЫЙ" до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Исследовав документы, представленные третьим лицом в подтверждение приобретения словом "ВЫСОКОГОРНЫЙ" высокой различительной способности, суд полагает, что эти документы данное обстоятельство не подтверждают, поскольку они свидетельствуют о продвижении не обозначения "ВЫСОКОГОРНЫЙ", а бренда "Принцесса Нури".

Из материалов дела не усматривается и активного продвижения словесных обозначений "Нури Высокогорный" и "Принцесса Высокогорный", представляющих собой товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 322565 и N 324734 соответственно.

В то же время суд отмечает, что в представленных материалах слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ" также фигурирует наряду с обозначением "Принцесса Нури", однако, вследствие использования этого обозначения на второстепенном плане, а также в силу большей различительной способности обозначения "Принцесса Нури" в сравнении со словом "ВЫСОКОГОРНЫЙ", индивидуализирующий эффект от мероприятий по продвижению товарных знаков относится, по мнению суда, преимущественно к обозначению "Принцесса Нури".

Из представленных третьим лицом документов не усматривается, что слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ" приобрело самостоятельную различительную способность и узнаваемость, в той мере, чтобы эта характеристика могла повлиять на выводы по вопросу о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Довод третьего лица о том, что представленные рекламные материалы по содержанию и семантической направленности ассоциируются со словом "ВЫСОКОГОРНЫЙ", подлежит отклонению, поскольку из содержания этих материалов не усматривается целенаправленного рекламирования именно данного обозначения.

При этом суд отмечает, что составленные с участием третьего лица документы во исполнение различных договоров на рекламу - счета-фактуры, акты об оказании услуг, содержат в качестве указания на вид продвигаемого бренда именно "Принцесса Нури", а не слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ", из чего следует, что стороны договоров сами воспринимали предметом своих мер по продвижению средства индивидуализации лишь данное обозначение.

Суд, воспринимая сравниваемые товарные знаки в качестве среднего российского потребителя, отмечает, что как оспариваемый, так и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 324681, 306600, 316319, воспроизводя в целом упаковки чая, имеют значительную известность и приобретенную различительную способность за счет оригинальных и выразительных элементов "МАЙСКИЙ" (который является общеизвестным товарным знаком) и "Принцесса Нури", что позволяет потребителю четко отличать товарные знаки друг от друга, в связи с чем использование элемента "ВЫСОКОГОРНЫЙ" не повлечет создания угрозы смешения товарных знаков.

То обстоятельство, что товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки (чай), совпадают, и являются товарами широкого потребления, по мнению суда, не влияет в конкретном случае на оценку данных обозначений на предмет сходства, и не вызывает угрозу возникновения не соответствующего действительности представления о принадлежности товаров и товарных знаков одному производителю.

В подтверждение своей позиции об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и угрозы введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров обществом "МАЙ" представлены социологический отчет ВЦИОМ, отчет Аналитического центра Юрия Левады и отчет Romir.

В то же время, в подтверждение позиции о наличии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и угрозы введения потребителей в заблуждение общество "ОРИМИ" представило отчет по итогам социологического опроса, проведенного кафедрой методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (далее - кафедра), и заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук (далее - Лаборатория).

Суд отмечает, что все представленные отчеты содержат как близкие по количественным значениям результаты социологических опросов (причем, проведенных как по заказу заявителя, так и третьего лица), так и различающиеся, в связи с чем, учитывая принцип равенства доказательств (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и отсутствие у суда возможности проверки степени достоверности результатов социологических исследований ввиду отсутствия анкет респондентов и опросных листов, суд оценивает результаты исследований по своему внутреннему убеждению исходя из собственного восприятия сравниваемых товарных знаков с позиции среднего потребителя.

Согласно отчету ВЦИОМ подавляющее большинство респондентов (81%) считают, что чай, маркированный сравниваемыми товарными знаками, выпускается различными производителями; абсолютное большинство респондентов (96%) считают, что не могли бы перепутать при покупке чай, маркированный данными товарными знаками.

При этом критическую оценку обществом "ОРИМИ" данных результатов, обусловленную тем, что поставленный перед респондентами вопрос о возможности перепутать упаковки чая не дает представления об опасности смешения сравниваемых товарных знаков и мнении потребителей о принадлежности этих товарных знаков одному или связанным производителям, нельзя признать обоснованной, поскольку ответ на данный вопрос позволяет судить о восприятии респондентами сравниваемых товарных знаков как не относящихся к одному и тому же источнику происхождения.

В то же время суд обращает внимание на то, что количество респондентов, которые утвердительно указали на сходство сравниваемых товарных знаков при проведении социологических опросов, проведенных кафедрой и Лабораторией, составило всего 12%, а число потребителей, которые полагают, что товарные знаки принадлежат одной и той же компании, составляет 14,7%, что в данной части соотносится с количественными показателями, усматриваемыми из отчета ВЦИОМ.

Согласно выводам Аналитического центра Юрия Левады, касающихся результатов сравнения упаковок чая, воспроизводящих сравниваемые комбинированные товарные знаки, слово "ВЫСОКОГОРНЫЙ" в принципе не выполняет для покупателей чая функцию обозначения, служащего для индивидуализации товаров одного из производителей чая и позволяющего отличить чай одного производителя от чая других производителей; чай "Майский отборный высокогорный" не смешивается в сознании респондентов с чаем "Принцесса Нури Высокогорный".

Данные результаты социологических исследований свидетельствуют об отсутствии угрозы смешения обозначений.

Суд полагает, что встречаемые в отдельных случаях показатели восприятия респондентами сравниваемых товарных знаков в качестве сходных либо относящихся к одному источнику происхождения (в частности, более 30%, с учетом "сомневающейся" группы респондентов, согласно заключению Лаборатории) не соответствуют действительному восприятию товарных знаков, а также не корреспондируют доказательствам использования товарных знаков, представленным обществом "ОРИМИ" в обоснование приобретения высокой различительной способности элемента "ВЫСОКОГОРНЫЙ" и, в силу изложенного выше, не подтверждающих приобретение такой способности.

Кроме того, при оценке результатов социологических исследований суд обращает внимание на то, что в ходе социологических опросов, проведенных Лабораторией и кафедрой, был задействован товарный знак общества "ОРИМИ" по свидетельству Российской Федерации N 586397, не входящий в число противопоставленных товарных знаков в настоящем деле, и имеющий более поздний приоритет (01.07.2015), чем оспариваемый товарный знак (20.11.2013).

Также, суд считает обоснованной ссылку заявителя на то, что при проведении социологического опроса Лабораторией применялись Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, не действовавшие на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками имеются существенные графические отличия и отличия по доминирующим словесным элементам, в связи с чем данные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Изложенные обстоятельства являются также основанием для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не создает угрозу возникновения не соответствующих действительности представлений об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Довод общества "ОРИМИ" о злоупотреблении правом в действиях заявителя подлежит отклонению ввиду следующего.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 63 постановления N 5/29, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Данное разъяснение применимо и к случаям оспаривания решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (20.11.2013), не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с частью 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между сторонами;

- наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом суд обращает внимание на то, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестным.

В обоснование рассматриваемого довода общество "ОРИМИ" указывает на стремление общества "МАЙ" извлечь необоснованные экономические преимущества от использования слова "ВЫСОКОГОРНЫЙ" и причинить вред обществу "ОРИМИ" посредством регистрации оспариваемого товарного знака, подачей заявок на регистрацию товарных знаков со словесным элементом "ВЫСОКОГОРНЫЙ", и совершением действий по оспариванию товарных знаков третьего лица.

Рассмотрев данный довод, судебная коллегия полагает, что названные действия не позволяют с очевидностью сделать вывод о том, что они были направлены исключительно на причинение вреда третьему лицу либо извлечение необоснованных экономических преимуществ, поскольку обозначение "ВЫСОКОГОРНЫЙ" на дату приоритета оспариваемого товарного знака не обладало, в силу изложенного выше, значительной различительной способностью и самостоятельной экономической ценностью.

Суд отмечает, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака заявитель указал на описательный характер слова "ВЫСОКОГОРНЫЙ", не претендуя, таким образом, на предоставление правовой охраны данному элементу, который впоследствии был дискламирован Роспатентом при принятии решения о государственной регистрации товарного знака именно в силу описательного характера этого элемента.

Кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака он уже был широко известен, как и противопоставленные товарные знаки третьего лица, что подтверждается результатами представленных в материалы дела социологических отчетов, поэтому действия по регистрации товарного знака могли разумно преследовать цель расширения имеющейся у заявителя серии товарных знаков с доминирующим обозначением "МАЙСКИЙ".

При таких обстоятельствах действия общества "МАЙ" по подаче заявок на регистрацию товарных знаков с элементом "ВЫСОКОГОРНЫЙ" и действия по оспариванию предоставления правовой охраны товарным знакам общества "ОРИМИ" также не свидетельствуют о том, что эти действия имеют направленность исключительно на причинение вреда третьему лицу, устранение его с рынка, использование необоснованных экономических преимуществ, либо обусловлены какими-либо иными недобросовестными мотивами.

Указанные действия представляются суду соответствующими принципам разумности и добросовестности, отражающими обычную практику принятия субъектом гражданского оборота мер, направленных на оформление и охрану своих исключительных прав на средства индивидуализации.

Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем требование общества "МАЙ" о признании оспариваемого решения недействительным подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Как разъяснено в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538291.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "МАЙ" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.08.2017 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 538291 недействительным полностью, как не соответствующее пунктам 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану указанного товарного знака.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "МАЙ" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин