Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2018 г. по делу N СИП-640/2017 Суд признал недействительным решение уполномоченного органа об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку имеется письмо правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором им выражается согласие на регистрацию товарного знака, такое согласие является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2018 г. по делу N СИП-640/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 23 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "Никольский завод светотехнического стекла" (ул. Л. Толстого, д. 170, г. Никольск, Пензенская область, 442680, ОГРН 1025800958644) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 20.06.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Светоимпорт" (ул. Мелитопольская, д. 1, корп. 2, стр. 3, Москва, 113546, ОГРН 1067760661550).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Никольский завод светотехнического стекла" - Викулов Н.А. (по доверенности от 15.01.2018 N 11);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Пронина С.В. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-491/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Никольский завод светотехнического стекла" (далее - общество "НЗСС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 20.06.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака и обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 07.11.2017 заявление принято к производству, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Светоимпорт" (далее - общество "Светоимпорт").

Заявитель не согласен с выводом Роспатента о сходстве до степени смешения обозначения по заявке N 2016701104 и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 312144. По его мнению, целостное восприятие комбинированного обозначения со словесным элементом "NiNa Glass" исключает угрозу смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку указанные обозначения имеют существенные визуальные отличия.

Требования заявителя также обоснованы предоставлением правообладателем противопоставленного Роспатентом товарного знака (третьим лицом по настоящему делу) письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке N 2016701104 в качестве товарного знака (том N 1, л. д. 65).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, согласно которому полагает оспариваемое решение считает законным и обоснованным и поддерживает изложенные в нем выводы, ссылаясь на то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в целом обладают фонетическим, семантическим и графическим сходством, установленным в ходе сравнительного анализа. Отдельно отмечает, что письмо-согласие не представлялось в Роспатент и не было предметом оценки при принятии оспариваемого решения.

Общество "Светоимпорт" в отзыве на рассматриваемое заявление подтверждает факт предоставления согласия на регистрацию и использование обозначения "NiNa Glass" в отношении заявленных товаров 11, 21, 34-го классов МКТУ и не возражает против удовлетворения заявленных требований.

Извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и посредством публичного размещения соответствующей информации в сети Интернет (http://arbitr.ru) и уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), общество "Светоимпорт" своих представителей в суд не направило. Вместе с тем в отзыве на заявление третьим лицом изложено ходатайство о рассмотрении настоящего дела без участия его представителей, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества "НЗСС" ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства, поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве на заявление, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение со словесным элементом "NiNa Glass" по заявке N 2016701104 с приоритетом от 19.01.2016 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества "НЗСС" в отношении товаров 11, 21, 34-го классов МКТУ, приведенных в перечне.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения 22.03.2017 Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения в отношении указанных товаров в связи с его несоответствием требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обусловленным сходством до степени смешения с товарным знаком со словесным обозначением "NiNa" по свидетельству Российской Федерации N 312144 (правообладатель - общество "Светоимпорт"), зарегистрированным в отношении однородных товаров 11 и 21-го классов МКТУ.

Общество "НЗСС" 20.06.2017 обратилось в Роспатент с возражением на указанное решение, в котором выразило несогласие с результатами проведенной экспертизы, просило отменить решение и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11, 21 и 34-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 30.08.2017 в удовлетворении возражения общества "НЗСС" было отказано, решение экспертизы Роспатента от 22.03.2017 оставлено в силе.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "НЗСС" в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей заявителя и органа, принявшего оспариваемый акт, оценив совокупность имеющихся в деле доказательств в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12 названного Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 указанной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Учитывая дату направления настоящего заявления в Суд по интеллектуальным правам (24.10.2017), срок, установленный законом для обращения в суд для оспаривания ненормативного правового акта, заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака и принятие по его результатам решения находится в пределах полномочий Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию комбинированного обозначения в качестве товарного знака (19.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 N 38572.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными по фонетическому, семантическому и сходными по визуальному признаку, в связи с чем признал их сходными до степени смешения в целом.

Общество "НЗСС" ссылается на наличие письма правообладателя противопоставленного товарного знака - общества "Светоимпорт", в котором им выражается согласие на регистрацию товарного знака по заявке N 2016701104.

Согласно правовым позициям, приведенным в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом изложенных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений высших судебных инстанций Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание представление непосредственно в суд письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака (общества "Светоимпорт") по свидетельству Российской Федерации N 312144, приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 30.08.2016 об отказе в удовлетворении возражения общества "НЗСС" подлежит признанию недействительным с одновременным обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражение общества "НЗСС" на решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке N 2016701104 с учетом получения согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения Роспатента следует читать как "от 30.08.2017"

Исходя из правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании вышеизложенного судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления относятся на общество "НЗСС"

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования акционерного общества "Никольский завод светотехнического стекла" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 20.06.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака как несоответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества "Никольский завод светотехнического стекла" от 20.06.2017.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев