Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2018 г. N С01-1094/2017 по делу N А40-219387/2016 Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело о защите исключительных прав на товарные знаки, солидарном взыскании компенсации, поскольку нижестоящие суды, сделав вывод о нарушении ответчиками прав истца на товарные знаки, не установили момент начала совершения каждым из ответчиков предполагаемых противозаконных действий или период такого нарушения, а также не дали оценку доводам ответчиков о том, что истец никогда не был ни правообладателем, ни производителем спорных товаров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2018 г. N С01-1094/2017 по делу N А40-219387/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2018 г.

Полный текст постановления изготовлен 2 февраля 2018 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" и общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2017 (судья Козленкова О.В.) по делу N А40-219387/16 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2017 (судьи Головкина О.Г., Трубицын А.И., Пирожков Д.В.) по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "КурортМедСервис" (ул. Кантемировская, 29, 1, Москва, 115477, ОГРН 1127746314112) к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (ул. Ленинская слобода, д. 19, эт. 1, оф. 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 1027700450337) и обществу с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (наб. Гончарная, 9/1 6, стр. 1, Москва, 115172, ОГРН 1047796332022),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ФАРММЕДТРЕЙД" (ОГРН 1047796332022),

о защите исключительных прав на товарные знаки, солидарном взыскании компенсации в размере 25 000 000 руб.,

при участии представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "КурортМедСервис" - Кожемякин Д.В. (по доверенности от 17.01.2017), Душин А.А. (по доверенности от 02.03.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" - Кондратенкова Ю.Б. (по доверенности от 14.12.2017), Хабаров И.А. (по доверенности от 26.09.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" - Горшенина И.А. (по доверенности от 11.11.2017), установил:

общество с ограниченной ответственностью "КурортМедСервис" (далее - общество "КурортМедСервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (далее - общество "Йодные технологии и маркетинг") и обществу с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (далее - общество "ПродуктСервис") о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 25 000 000 руб.; об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Морфей" по свидетельству Российской Федерации N 182117, произведенного обществом "Йодные технологии и маркетинг" в количестве 50 000 шт., дата выпуска Х.2013 г., а также контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Живые Витамины" по свидетельству Российской Федерации N 264357; об изъятии из оборота и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых обществом "Йодные технологии и маркетинг" по адресу: Россия, 249717, Калужская область, Козельский район, с. Фроловское или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на средства индивидуализации при производстве контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище "МОРФЕЙ. Капли" с незаконно размещенным товарным знаком "Морфей" по свидетельству Российской Федерации N 182117 и "Живые Витамины" по свидетельству Российской Федерации N 264357, в том числе: автоматические или полуавтоматические линии розлива и укупорки, состоящие из переходной емкости, блока розлива и укупорки, блока этикетировки, включающего термопринтер, картонажной машины, отдельно стоящей или входящей в состав линии; фальцовщик для подготовки листков-вкладышей, для их дальнейшего помещения в картонную пачку; стерилизаторы паровые объемом 30 литров; стерилизаторы воздушные; воздушный компрессор для подачи воздуха к оборудованию розлива и укупурки; реакторы для приготовления растворов с мотором и мешалкой пропеллерного типа от 0,3 м3 до 1 м3; белая полимерная пробка-капельница горизонтального типа диаметром 11 мм; белая полимерная крышка укупорочно-навинчиваемая с контролем первого вскрытия диаметром 18 мм; флаконы-капельницы из темного стекла марки ОС-1 с винтовой горловиной диаметром 18 мм, объемом 50 мл для хранения лекарственных средств; наклейка самоклеющаяся размером - 80 мм х 40 мм с флексаграфической печатью, соответствующая каждому виду продукции; пачка размером - 100 мм х 45 мм х 45 мм с принтом, соответствующим печати самоклеющейся наклейки; ящики из гофро-картона размером - 325 мм х 240 мм х 210 мм.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечено общество с ограниченной ответственностью "ФАРММЕДТРЕЙД" (далее - общество "ФАРММЕДТРЕЙД", третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2017 исковые требования удовлетворены, принят отказ от иска в части требований об изъятии и уничтожении контрафактного товара, орудий, оборудования или иных средств, используемых при производстве контрафактного товара. Требование о солидарном взыскании с ответчиков в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 25 000 000 руб. удовлетворено.

Дополнительным решением от 07.07.2017 судом принят отказ от иска в части требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Морфей" по свидетельству Российской Федерации N 182117, произведенного обществом "Йодные технологии и маркетинг" в количестве 50 000 шт., дата выпуска Х.2013 г., а также контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Живые Витамины" по свидетельству РФ N 264357.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2017 решение суда первой инстанции от 09.06.2017 оставлено без изменений.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Йодные технологии и маркетинг" и общество "ПродуктСервис" обратились с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят решение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2017 отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Заявители кассационных жалоб полагают, что:

выводы судов о нарушении ответчиками исключительных прав на товарные знаки основаны на неотносимых и недопустимых доказательствах истца, при этом в оспариваемых судебных актах отсутствует надлежащая правовая оценка доказательств и доводов ответчиков, что нарушает принципы состязательности и равноправия сторон в судебном процессе;

суды неправомерно предоставили правовую защиту интеллектуальных прав лицу, которое не являлось правообладателем товарных знаков;

взыскание компенсации в солидарном порядке в данном случае судами не основано на нормах права, подлежащих применению;

размер взысканной компенсации не обоснован, определен произвольно и без применения соответствующих норм права и критериев, определенных высшими судебными инстанциями;

судами не проверены доводы ответчиков об отсутствии вины.

Также общество "Йодные технологии и маркетинг" обращало внимание на следующие нарушения:

судами первой и апелляционной инстанции были неправомерно проигнорированы доводы ответчиков о том, что вменяемые им действия по использованию товарных знаков совершены до признания недействительным договора отчуждения прав на товарные знаки от 29.10.2012; выводы судов о том, что незаконность действий общества "Йодные технологии и маркетинг" подтверждена ФАС России, не соответствуют представленным в дело доказательствам;

судами неверно был определен характер спорных правоотношений;

суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалоб также не дал оценку соответствующим доводам и доказательствам сторон, и не устранил нарушения, допущенные судом первой инстанции.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "Йодные технологии и маркетинг" и общества "ПродуктСервис" поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах, просили их удовлетворить.

Представители общества "КурортМедСервис" возражали против удовлетворения кассационных жалоб, мотивы - в отзыве на кассационные жалобы.

Общество "ФАРММЕДТРЕЙД", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явилось, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационных жалоб в его отсутствие.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационных жалоб и отзыва на них, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в них, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как было установлено судами, обращаясь в суд с вышеуказанными исковыми требованиями, общество "КурортМедСервис" ссылалось на наличие у него исключительных прав на товарные знаки:

словесный "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" по свидетельству Российской Федерации N 264357, дата подачи заявки: 23.08.2002, дата регистрации: 26.02.2004, в отношении товаров следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

03 - косметические средства; 05 - биологические препараты для фармацевтических целей; детское питание; фармацевтические препараты; чаи, сборы лекарственных трав; 32 - безалкогольные напитки;

словесный "МОРФЕЙ-MORPHEUS" по свидетельству Российской Федерации N 182117, дата подачи заявки: 28.07.1999, дата регистрации: 30.11.2009, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды; 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование;

словесный "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019, дата приоритета: 17.11.2005, дата регистрации: 23.11.2007, в отношении товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе товары 30 кл., содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 кл.;

словесный "Баю-Бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422, дата подачи заявки: 20.09.1999, дата регистрации: 14.01.2000, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод; 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Ранее истец обращался в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу "ПродуктСервис", Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным договора от 29.10.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 182117, N 183422, N 264357 и N 338019, зарегистрированного Роспатентом 19.03.2013 под N РД 0120872, и применении последствий недействительности сделки путем обязания Роспатента внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; о признании незаконными действий Роспатента по регистрации договора от 29.10.2012 между ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" и ООО "ПродуктСервис" по отчуждению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 182117, N 183422, N 264357 и N 338019 с регистрационным номером N РД 0120872 от 19.03.2013; о признании исключительного права общества "КУРОРТМЕДСЕРВИС" на указанные товарные знаки; об обязании Роспатента внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2013 по делу N А40-49613/13, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2013, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Арбитражный суд города Москвы при повторном рассмотрении дела решением от 21.12.2015 в удовлетворении исковых требований отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2015 отменено: договор от 29.10.2012 N РД 0120872 по отчуждению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 182117, N 183422, N 264357, N 338019 признан недействительным, применены последствия недействительности сделки, признано исключительное право ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 182117, N 183422, N 264357, N 338019. Федеральную службу по интеллектуальной собственности обязали внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В удовлетворении иска в части признания незаконными действий Роспатента по регистрации договора от 29.09.2012 между ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" и ООО "ПродуктСервис" по отчуждению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 182117, N 183422, N 264357, N 338019 с регистрационным номером N РД 0120872 от 19.03.2013 отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 по делу N А40-49613/13 оставлено без изменения.

Таким образом, основываясь на положениях части 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд первой инстанции сделал вывод о том, что "начиная с 15 января 2013 года истец не утрачивал принадлежащих ему исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки".

Обществом "ПродуктСервис" 28.06.2013 было получено свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки "Морфей". Капли" N RU.77.99.11.003.Е.005628.06.13 с указанием на производителя добавки второго ответчика - общества "Йодные технологии и маркетинг".

Ответчики 02.09.2013 заключили агентский договор, в соответствии с которым общество "Йодные технологии и маркетинг" обязалось произвести на собственных мощностях для общества "ПродуктСервис" биологически активные добавки "Морфей", "Серебряный" и "Баю-Бай".

Ответчики заключили договор купли-продажи от 16.09.2013 N 1-09/2013, на основании которого общество "ПродуктСервис" обязалось поставлять обществу "Йодные технологии и маркетинг" биологически активные добавки, в том числе, "Морфей", произведённые обществом "Йодные технологии и маркетинг".

Согласно акту "о выполнении заказа/поручения" от 28.10.2013 общество "Йодные технологии и маркетинг" завершило производство указанной продукции, включая производство вторичной упаковки и этикеток, в следующем количестве: "Серебряный" - 50 000 штук, "Морфей". Капли" - 50 000 штук, "Баю-Бай". Капли" - 50 000 штук.

По товарной накладной N 3 от 30.10.2013 общество "ПродуктСервис" отгрузило обществу "Йодные технологии и маркетинг" первую партию биологически активных добавок "Морфей". Капли" и "Баю-Бай". Капли" в размере 5 292 штук, следующая поставка той же продукции в количестве 3 344 штук по накладной N 4 состоялась через две недели 15.11.2013.

Ссылаясь на информационно-рекламное обращение общества "Йодные технологии и маркетинг", истец утверждал, что начиная с октября 2013 года, указанный ответчик стал предлагать к продаже и вводить в гражданский оборот биологически активную добавку "Морфей", Капли".

Также судом первой инстанции было установлено, что "согласно решению Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2016 (т. 1 л.д. 102-121), оставленному в силе Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционный судом в судебном деле N А40-106368/16 (т. 1 л.д. 98-101) "введение БАД "Морфей", "Баю-Бай" и "Серебряный" производства ООО "ПродуктСервис" и ООО "Йодные технологии и маркетинг" в гражданский оборот сопровождалось введением потребителя в заблуждение в отношении производителя товара".

Суд первой инстанции также согласился с доводом истца о том, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-434/2013 от 30.04.2014 был установлен факт реализации каждым из ответчиков третьим лицам биологически активной добавки с использованием словесного обозначения "Морфей".

В обоснование своего довода о том, что биологически активная добавка "Морфей". Капли" производства общества "Йодные технологии и маркетинг" находилась в продаже, истец представил кассовый чек от 19.02.2014 N 31156888 третьего лица - общества "ФАРММЕДТРЕЙД" (т. 5 л.д. 35-37), фотографию упаковки товара (т. 1 л.д. 30-31, т. 5 л.д. 36-37).

Суд первой инстанции пришел к выводам, что "на произведённой ответчиком, ООО "Йодные технологии и маркетинг" продукции размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца "Живые Витамины" N 264357 и "Морфей-Morpheus" N 182117... Факт сходства до степени смешения как обозначений, так и самой упаковки продукции, произведённой обществом "Йодные технологии и маркетинг", с товарным знаком и упаковкой продукции ООО "КурортМедСервис" установлен решением Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2016, оставленным в силе судебными актами по делу N А40-106368/16, и не оспаривается ответчиками. Факт однородности товаров, произведённых ответчиком, ООО "Йодные технологии и маркетинг", и товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца "Живые Витамины" N 264357 и "Морфей-Morpheus" N 182117 установлен решением Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу N СИП-434/2013 (т. 1 л.д. 62-97)".

Также суд первой инстанции указал, что "в соответствии с применимой редакцией МКТУ от 01.01.2012 биологически активные добавки к пище относятся к 5 классу".

Также к 5 классу относятся фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей и биологические препараты для фармацевтических целей. Эти товары входят в перечень товаров, в отношении которых охраняются товарные знаки истца "Живые Витамины" N 264357 и "Морфей-Morpheus" N 183422.

Однородность товаров биологически активные добавки к пище, фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей, биологические препараты для фармацевтических целей установлена информационным письмом Роспатента от 05.11.2008 и постановлением Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации N 8817/11 от 29.11.2011 г. по делу N А40-103027/10-12-654 о товарном знаке "Вечерние".

Руководствуясь СанПиН 2.3.2.1290-03 "Продовольственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические требования к организации производства и оборота Биологически активных добавок к пище (БАД)" от 20.06.2003, пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", суд первой инстанции сделал вывод о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности биологически активных добавок к пище и товаров, относящихся к 5 классу МКТУ: "фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, чаи, сборы лекарственных трав и биологические препараты для фармацевтических целей" - одному производителю. При таких обстоятельствах товары из партии с паспортом качества N 859, произведённые обществом "Йодные технологии и маркетинг" в соответствии со свидетельством о государственной регистрации биологически активной добавки "Морфей". Капли" N RU.77.99.11.003.E.005628.06.13, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца "Живые Витамины" N 264357 и "Морфей-Morpheus" N 182117, были признаны контрафактными.

На основании норм статьи 1484, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ суд первой инстанции установил, что исковые требования о взыскании компенсации подлежат удовлетворению в полном объеме, согласившись с расчетом истца и не усмотрев оснований для ее снижения.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Между тем суд кассационной инстанции считает, что судами при рассмотрении настоящего дела нарушены основополагающие принципы арбитражного процесса - принципы законности, состязательности, равенства и равноправия сторон (статьи 6, 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также иные нормы процессуального права - о подготовке дела к судебному разбирательству (статьи 133, 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), об оценке доказательств (глава 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), о содержании судебных актов (статьи 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Кроме того, судами неправильно применены нормы материального права (неприменение закона, подлежащего применению), выводы судов не соответствуют представленным в дело доказательствам.

Так, делая вывод о нарушении ответчиками прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 264357 и N 182117, исходя из признания недействительным договора отчуждения прав на эти товарные знаки от 29.10.2012, зарегистрированного Роспатентом 19.03.2013 по N РД 0120872, и анализируя хозяйственную деятельность ответчиков, суд первой инстанции не установил момент начала совершения каждым из ответчиков предполагаемых противозаконных действий или период такого нарушения. Между тем данное обстоятельство имело существенное значение для дела, в том числе, для целей определения соответствующей нормативно-правовой базы, подлежащей применению. Суд первой инстанции не указал в решении от 09.06.2017, на основании какой нормы какого закона им был сделан вывод о возможности привлечения ответчиков к солидарной ответственности.

Делая вывод о нарушении ответчиками прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 264357 и N 182117 и о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности биологически активных добавок к пище и товаров, относящихся к 5 классу МКТУ: "фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, чаи, сборы лекарственных трав и биологические препараты для фармацевтических целей" - одному производителю, суд первой инстанции не установил правообладателя (правообладателей) этих товарных знаков и объем правовой охраны этих средств индивидуализации по состоянию на дату (период) совершения правонарушения и не указал, по каким причинам им были проигнорированы доводы ответчиков о том, что биологические активные добавки являются самостоятельным товаром, а свидетельство на товарный знак "МОРФЕЙ" было выдано в отношении товаров 05 класса МКТУ "Биологически активные добавки к пище" отдельно и позже - 10.11.2014 (свидетельство Российской Федерации N 526293) лицу, не участвующему в настоящем деле.

Также суд первой инстанции не проверил и не дал оценку доводам ответчиков о том, что истец по настоящему делу никогда не был ни правообладателем, ни производителем товара, зафиксированного на фотографиях, представленных в материалы настоящего дела, а в судебных актах по делам N СИП-434/2013 и N А40-2400/2014 речь идет об иных организациях - ООО "Мерцана Сервис", ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС", где последнее - другое юридическое лицо, не совпадающее с истцом по настоящему делу, но имеющее аналогичное название, другой адрес местонахождения, ИНН и ОГРН. Игнорирование этих доводов могло привести к ошибочному выводу суда первой инстанции о наличии риска введения потребителей в заблуждение при одновременном наличии на рынке товаров истца и ответчиков.

Так, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Требование об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ может быть удовлетворено при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя, то есть факта правонарушения.

При рассмотрении настоящего спора и решении вопроса о взыскании компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ суды должны были установить обстоятельства того, кто являлся правообладателем товарных знаков на дату совершения правонарушения исходя из публичных сведений, приведенных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, способы нарушения исключительных прав истца на товарные знаки каждым из ответчиков, а также факт возникновения риска смешения и введения потребителей в заблуждение относительно титульного правообладателя товарных знаков и лица, использующего спорные обозначения.

При этом следует учитывать, что установление факта неиспользования товарного знака правообладателем и, как следствие, отсутствие на рынке его товаров, маркированных этим товарным знаком, имеет принципиальное значение для решения вопроса о возникновении смешения в глазах потребителя и, как следствие, введение его в заблуждение относительно источника товаров, реально находящихся в гражданском обороте, на которых используются спорные обозначения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Неустановление судом первой инстанции даты (периода) предполагаемого правонарушения и правообладателя товарных знаков, определенного таковым по состоянию на этот момент в официальном источнике - Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, - не позволило суду полно и всесторонне оценить доводы ответчиков об отсутствии в их действиях вины с учетом того обстоятельства, что договор об отчуждении прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 264357 и N 182117 оспаривался в судебном порядке, и окончательная судьба прав на эти товарные знаки была определена только постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 по делу N А40-49613/2013.

Также следует отметить, что руководствуясь положениями статьи 167 ГК РФ и применяя к обществу "Йодные технологии и маркетинг" обстоятельства, установленные постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 по делу N А40-49613/13, суды не указали, какое отношение к этому обществу имеют эти обстоятельства и имеют ли они преюдициальное значение для него, а также могло ли оно знать о них и по состоянию на какой момент или период.

При этом суд первой инстанции, делая обобщающий вывод о противоправности действий ответчиков со ссылкой на ненормативные акты ФАС России, не дал оценку доводам общества "Йодные технологии и маркетинг" о том, что решением указанного административного органа было установлено отсутствие в действиях этого общества признаков недобросовестной конкуренции, что повлекло прекращение по делу об административном правонарушении в отношении него.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 23 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Вместе с тем судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

Таким образом, вина ответчиков в нарушении исключительных прав истца на спорный товарный знак в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ.

Также суд кассационной инстанции отмечает, что взыскивая компенсацию в заявленном истцом размере и соглашаясь с представленным им расчетом, суд первой инстанции не учел разъяснений, содержащихся в пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), согласно которому одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

В оспариваемом решении суда первой инстанции установлен один факт продажи БАД "Морфей" - по кассовому чеку от 19.02.2014 третьего лица - общества "ФАРММЕДТРЕЙД" по цене 125 руб. за 1 упаковку (двукратная стоимость товара = 250 руб.). При этом суд первой инстанции не обосновал со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, по каким причинам им были отклонены доказательства, представленные ответчиками в обоснование их доводов о том, что истец не доказал факт введения в гражданский оборот указанного им в расчете исковых требований количества товаров, а также относительно цены этого товара. Также, не усматривая оснований для снижения размера заявленной компенсации, суд первой инстанции, ссылаясь на длительность правонарушения и объем выпущенной продукции, не указал, какие доказательства, имеющиеся в материалах дела, позволили ему прийти к таким выводам. Вместе с тем, правильно указывая, что соответствующая редакция пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, закрепляющая право суда снизить размер компенсации ниже пределов, установленных указанным Кодексом, действует только с 01.10.2014, а редакция подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в свою очередь не предусматривала такой возможности, суд первой инстанции не принял во внимание правовые последствия, наступающие при недоказанности истцом размера исковых требований.

Суд апелляционной инстанции не устранил перечисленных нарушений суда первой инстанции и фактически уклонился от рассмотрения доводов апелляционных жалоб.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении, в частности, должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; обоснования принятых судом решений.

Аналогичные требования предъявляются нормами статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к постановлению суда апелляционной инстанции.

Принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными (часть 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем обжалуемые судебные акты приняты с нарушением указанных процессуальных норм, что могло привести к принятию неверных решения и постановления.

Также имеет место несоответствие выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, судами первой и апелляционной инстанции были неправильно применены нормы материального права.

Перечисленные обстоятельства в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены судебных актов.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения от 09.06.2017 и постановления от 26.09.2017 с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, при наличии правовых оснований для привлечения нарушителя или нарушителей к ответственности - определить размер компенсации с учетом всех необходимых критериев и принять судебный акт в соответствии с требованиями подлежащего применению законодательства, а также распределить судебные расходы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" и общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" удовлетворить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2017 по делу N А40-219387/16 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2017 по тому же делу отменить.

Дело N А40-219387/16 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

С.М. Уколов