Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2018 г. по делу N СИП-529/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака, поскольку обладателем исключительного права на спорный товарный знак в Роспатент подано заявление об отказе от его правовой охраны, а также им заключено соответствующее лицензионное соглашение с истцом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2018 г. по делу N СИП-529/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 февраля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 7 февраля 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. N С01-313/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Тарасова Н.Н.,

судей - Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Симоновой К.А.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, Москва, 107076, ОГРН 1037739476312) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.06.2017 об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "БИОКАЛЬЦИЙ" по заявке N 2015708513 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) зарегистрировать заявленное обозначение в отношении части товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" - Мызников Б.В. (по доверенности от 10.03.2017 N 83), Шляпникова Н.А. (по доверенности от 17.05.2017 N 95) и представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-483/4-1).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.06.2017 об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "БИОКАЛЬЦИЙ" по заявке N 2015708513 и об обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по заявке N 2015708513 в качестве товарного знака.

Роспатент представил отзыв на заявление, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным, просил в удовлетворении требований заявителя отказать.

В открытом судебном заседании представители общества заявленные требования поддержали, а представитель Роспатента, указывая на законность и обоснованность обжалуемого ненормативного правового акта, просил в удовлетворении требований общества отказать.

В судебном заседании, о чем вынесено протокольное определение, рассмотрено и удовлетворено судебной коллегией в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, письменное заявление общества об уточнении заявленных им требований, просившего обязать Роспатент зарегистрировать словесное обозначение по спорной заявке только в отношении товара 03-го (зубные пасты) класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Исследовав материалы дела, внимательно выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, на основании заявки N 2015708513 (дата приоритета - 26.03.2015) швейцарской компанией IWI AG было заявлено на регистрацию в качестве собственного товарного знака в отношении товаров 3-го (зубные пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях) класса МКТУ словесное обозначение "Биокальций", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В дальнейшем заявитель был изменен на общество.

По результатам заключения формальной экспертизы от 24.11.2016 в государственной регистрации товарного знака по названной заявке обществу было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения возражения общества от 23.03.2017 Роспатентом было принято решение от 19.06.2017, которым в удовлетворении этого возражения было отказано, а решение Роспатента от 24.11.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015708513 оставлено в силе.

При этом Роспатент руководствовался тем, что спорное словесное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное слитным написанием "Био" - первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к органической жизни; 2) относящийся к биологии, и "кальций" - химический элемент; в организме человека и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, "Азъ", 1996, стр. 45, 256; информация в сети Интернет, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/Kanb4Hft), то есть указывает на свойства (состав) товаров и будет восприниматься в глазах среднего потребителя зубной пасты и препаратов для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях, как описательное обозначение, то есть является неохраняемым.

Кроме того, Роспатент указал, в частности, что словесный элемент "Биокальций" включен в качестве неохраняемого в состав товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 482330, 489704, 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, принадлежащих компании IWI AG, что, по мнению регистрирующего органа, опровергает доводы общества о приобретении спорным словесным обозначением различительной способности.

Будучи несогласным с названным решением Роспатента, общество обратилось за защитой нарушенного права в Суд по интеллектуальным правам, обосновывая свое заявление тем, что оспариваемый ненормативный акт основан на неверном истолковании государственным органом положений пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а выводы Роспатент а не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В возражении общество ссылается на то, что оно является одним из лидеров на рынке зубной пасты и препаратов для полоскания рта (по оценке DSM Group, в первом полугодии 2016 общество занимало 3-е место на российском рынке зубных паст с долей рынка 9,7% в стоимостном выражении и 14,7% в объеме продаж зубных щеток, ополаскивателей для полости рта, зубных нитей, детских паст и очищающих пенок, других продуктов для ухода за полостью рта).

Кроме того, общество указывало, что его продукция является хорошо известной для российских потребителей, популярной и востребованной на территории Российской Федерации уже длительный период времени - с 2000 года, что является доказательством приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, важным аргументом в пользу регистрации обозначения "Биокальций".

Так общество отметило, что его продукция выпускается с 2003 года (за 2004-2008 года отгружено зубной пасты "Биокальций" на сумму 149 502 344,98 рублей, за 2009-2016 года - на сумму 4 284 405 312,28 рублей); согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией Нильсен, за период 2013-2015 годы товаров, маркированных обозначением "Биокальций" (зубные пасты, дорожные наборы (зубная паста + зубная щетка), ополаскиватели для полости рта), продано на общую сумму 2 103 323 000 рублей, из них: в Центральном регионе - 845 450 000 рублей, в Дальневосточном регионе - 15 008 000 рублей, в Северо-западном регионе - 276 081 600 рублей, в регионе Сибирь - 188 874 000 рублей, в регионе Юг - 193 318 000 рублей, в регионе Урал - 205 916 000 рублей, в Волжском регионе - 378 677 000 рублей.

Для информирования потребителей о продукции "Биокальций" заявителем обществом ежегодно выпускались буклеты, на производство которых им было потрачено 690 565 рублей.

Помимо этого, общество отметило, что степень информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров подтверждается данными социологического опроса "Определение наличия/отсутствия различительной способности обозначения Биокальций в отношении зубной пасты", проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ): большинство участников опроса ассоциируют обозначение "Биокальций" с зубной пастой и биологически активными добавками (59% и 57% соответственно), и у каждого второго респондента (48%), отметившего зубные пасты, такие зубные пасты ассоциируются с компанией заявителя.

На основании вышеизложенных доводов общество просило отменить решение Роспатента от 19.06.2017 и, с учетом уточнения в судебном заседании предмета заявленного требования, обязать Роспатент зарегистрировать заявленное обозначение по спорной заявке в качестве товарного знака на имя общества в отношении товара 03-го класса МКТУ (зубные пасты).

Дело рассмотрено судом по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты поступления заявки N 2015708513 (26.03.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обуславливающее право на заявление, заключается в отказе уполномоченного государственного органа в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 этого Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утверждённых приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, а Роспатентом, в свою очередь, не оспаривается, что до даты приоритета единственным другим лицом, использующим обозначение "Биокальций" именно для зубных паст была компания IWI AG. Из представленных в дело доказательств усматривается, что названное юридическое лицо является аффилированным с обществом лицом. Данное обстоятельство Роспатентом по существу не оспаривается.

Вместе с тем из материалов дела усматривается, а Роспатентом, в свою очередь, также не оспаривается, что компанией IWI AG 16.01.2018 были поданы заявления об отказе от правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436578, 436507, 436752, 448164 и 436360.

В отношении остальных противопоставленных Роспатентом спорной заявке товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 482330 и N 489704 между компанией IWI AG (лицензиаром) и обществом (лицензиатом) было заключено дополнительное соглашение от 01.09.2017 N 2/2017 к лицензионному договору от 19.12.2011.

Согласно указанному соглашению лицензиар за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, предоставляет лицензиату исключительную лицензию на использование названных товарных знаков для индивидуализации всех товаров, работ или услуг, и в отношении территории для которых предоставлена правовая охрана.

При этом Роспатентом не оспаривается то обстоятельство, что спорная продукция (зубные пасты) вводились в гражданский оборот самим обществом, а производились либо им самостоятельно, либо иными юридическими лицами, но по его оригинальным рецептам и под его контролем.

В связи с названными обстоятельствами Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для признания обжалуемого решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "Биокальций" по заявке N 2015708513 недействительным.

Суд по интеллектуальным правам считает, что в настоящем деле подлежит учету по аналогии правовая позиция, выраженная в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), согласно которой представление правообладателем противопоставленного товарного знака письма-согласия в суд является основанием для отмены решения Роспатента и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия оспоренного в суде решения.

Таким образом, правоприменительная практика, сформированная Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, свидетельствует о возможности регистрации товарного знака в исключительных случаях, выразившихся в устранении препятствий для предоставления ему правовой охраны, даже после вынесения Роспатентом решения об отказе в такой регистрации.

В рассматриваемом случае подача компанией IWI AG (после обращения общества за судебной защитой нарушенного права) заявления об отказе от правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436578, 436507, 436752, 448164 и 436360, а также заключение между компанией IWI AG и обществом соответствующего лицензионного соглашения в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 482330 и N 489704 безусловно свидетельствует об отсутствии обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Как разъясняется в пункте 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Исходя из положений пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, заключение между обществом и компанией IWI AG соответствующего соглашения, равно как установление судом первой инстанции факта аффилированности этих юридических лиц, а также установление факта реализации на территории Российской Федерации иными юридическими лицами, но от имени общества, является самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента от 19.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014733138 недействительным и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Таким образом, наличие вышеуказанных обстоятельств является самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента незаконным.

С учетом изложенного решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "Биокальций" по заявке N 2015708513 подлежит отмене.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества на решение об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "Биокальций" по заявке N 2015708513 с учетом обстоятельств, установленных судом при рассмотрении настоящего спора.

Частью 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Вместе с тем согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления относятся судом на общество.

Руководствуясь статьями 111, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "Биокальций" по заявке N 2015708513.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" на решение Роспатента от 24.11.2016 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2015708513.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур