Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2018 г. по делу N СИП-324/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку оспариваемое решение нарушает права правообладателя данного товарного знака, лишившегося без достаточных на то оснований исключительного права на принадлежащий ему товарный знак

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2018 г. по делу N СИП-324/2017
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N С01-213/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 6 февраля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 8 февраля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании Kotanyi GmbH (Johann Galler , 11A-2120, Wolkersdorf im Weinviertel, ) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, Москва, ОГРН 1047730015200) от 29.05.2017 об удовлетворении возражения от 27.12.2016 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 недействительным частично и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 844345.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания McCormick Polska S.A. (Stefanowo, ul. Malinowa, 18/20, Kosowska, 05-552, Poland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Kotanyi GmbH - Деркач Т.В. и Гринева М.А. (по совместной доверенности от 13.11.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41);

от компании McCormick Polska S.A. - Васильев С.В. и Рыбчак В.В. (по совместной доверенности от 26.06.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Kotanyi GmbH обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.05.2017 об удовлетворении возражения от 27.12.2016 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 недействительным частично и об обязании Роспатента восстановить на территории Российской Федерации правовую охрану названного товарного знака.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания McCormick Polska S.A.

В обоснование заявленных требований компания Kotanyi GmbH ссылается на допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку процедурные нарушения и нарушения норм материального права.

По мнению компании Kotanyi GmbH, в оспариваемом ненормативном правовом акте отсутствует правовое обоснование вывода Роспатента о том, что спорная форма емкости не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителем как элемента, отличающего товары компании Kotanyi GmbH от аналогичных товаров других лиц, что свидетельствует о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения компании McCormick Polska S.A. против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Компания Kotanyi GmbH обращает внимание на несоответствие выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, его резолютивной части. В частности, отмечает, что компания McCormick Polska S.A. оспаривала предоставление правовой охраны товарному знаку на основании ее несоответствия пункту 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) только в отношении конкретных товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в возражении, в то время как Роспатент признал недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации, в связи с чем, с точки зрения заявителя, вышел за пределы доводов возражения, что также является существенным нарушением процедуры рассмотрения этого возражения.

При этом заявитель полагает, что податель возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку не представил в материалы административного производства доказательств того, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью по отношению к иным товарам и услугам, указанным в регистрации.

Компания Kotanyi GmbH считает, что Роспатентом не исследовались ее доводы, в том числе относительно того, что представленные с возражением документы датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а сама по себе форма объемного обозначения является оригинальной и не относится к общеупотребимым формам в соответствующей области деятельности.

Как полагает заявитель, оригинальность избранной компанией Kotanyi GmbH формы объемного обозначения подтверждается также экспертным заключением Союза дизайнеров России от 27.02.2017.

По утверждению компании Kotanyi GmbH, форма, охраняемая оспариваемым товарным знаком, приобрела различительную способность в результате ее длительного использования, что обуславливается широкой известностью компании на мировом рынке реализации специй.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и законные интересы компании Kotanyi GmbH.

Возражая против доводов компании Kotanyi GmbH, Роспатент отмечает, что индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент "KOTANYI", в связи с чем наличие в этом товарном знаке доминирующего словесного элемента послужило основанием для вывода Роспатента о том, что изображение стеклянной емкости может быть включено исключительно в качестве неохраняемого элемента.

При этом Роспатент обращает внимание на то, что данная форма стеклянной емкости широко используется иными производителями специй и приправ, что подтверждает вывод о неоригинальности избранной компанией Kotanyi GmbH формы.

Роспатент также считает необоснованной ссылку заявителя на экспертное заключение Союза дизайнеров России от 27.02.2017, поскольку вопросы, поставленные перед экспертами, и выводы, изложенные в заключении, сделаны без учета требования пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, Роспатент, выражая несогласие с доводом компании Kotanyi GmbH о том, что изображение стеклянной емкости, входящее в композицию оспариваемого товарного знака, приобрело различительную способность в ходе его длительного использования, указывает на отсутствие в материалах дела документального подтверждения данного обстоятельства. При этом отмечает, что представленные компанией Kotanyi GmbH документы датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака и не содержат в себе его изображения, в связи с чем отсутствуют основания полагать, что товары, поставленные по договорам и товарным накладным, представленным в материалы дела, действительно маркированы названным товарным знаком.

Таким образом, Роспатент полагает, что поскольку изобразительный элемент в виде реалистичного изображения стеклянной емкости, входящий в оспариваемый товарный знак, не обладает различительной способностью, представляя собой форму товара, и не может индивидуализировать товары 29, 30-го и услуги 35-го классов МКТУ, то предоставление правовой охраны этому товарному знак противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Помимо прочего, Роспатент в отзыве отметил, что возражение компании McCormick Polska S.A. содержало требование признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345 полностью на том основании, что указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Исходя из этого, Роспатент считает, что приняв решение о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, он не вышел за рамки изложенных в возражении доводов.

Компания McCormick Polska S.A. в письменных возражениях на заявление компании Kotanyi GmbH поддержала правовую позицию Роспатента, изложенную в оспариваемом решении и отзыве на заявление.

В подтверждение своей правовой позиции компанией McCormick Polska S.A. дополнительно были представлены следующие документы: заключение общества с ограниченной ответственностью "Маграм МР" "Оценка различительной способности упаковок с мельницей приправ Kamis и Kotanyi"; рецензия заведующего кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора социологических наук Аверина Ю.П. на отчет, подготовленный по результатам социологического исследования, проведенного обществом "Айфор Рус"; рецензия общества с ограниченной ответственностью "Айфорс Рус" от 19.04.2017 N 10 в ответ на заключение лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Института социологии Российской Академии Наук об обобщении результатов указанного социологического опроса от 28.02.2017 N 45-2017; заключение от 11.09.2017 по результатам исследования "Мельницы для специй. Анализ образцов. Оценка практики применения традиционных механизмов в современной практике", подготовленное кандидатом наук, преподавателем МГХПА им. С.Г. Строганова Уваровым А.В. и председателем секции "Промышленный дизайн" МОАСД, профессором МГХПА им. С.Г. Строганова Ампиловым В.И.

В судебном заседании представители заявителя на доводах, изложенных в заявлении, настаивали.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела, компания Kotanyi GmbH является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 844345, зарегистрированного Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в отношении товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ с приоритетом от 27.02.2004. Правовая охрана указанному товарному знаку также предоставлена на территории Российской Федерации.

Компания McCormick Polska S.A. обратилась 27.12.2016 в Роспатент с возражением против предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345, мотивированным ее несоответствием положениям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Решением Роспатента от 29.05.2017 возражение компании McCormick Polska S.A. удовлетворено, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 признано недействительным частично, из правовой охраны этого товарного знака исключено изображение стеклянной емкости с крышкой.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что товарный знак по международной регистрации N 844345 включает в состав своей композиции изображение тары стандартной формы в виде распространенной стеклянной емкости с крышкой, которая предназначена для хранения и упаковывания товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, в связи с чем пришел к выводу о том, что данный изобразительный элемент не является оригинальным и не обладает различительной способностью.

При этом Роспатент отметил, что помимо изображения стеклянной емкости с крышкой в композицию товарного знака также входит словесный элемент "KOTANYI", выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, который выполняет основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Вместе с тем Роспатент признал несостоятельным довод подателя возражения о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, поскольку документально не подтвержден, в связи с чем пришел к выводу о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации названному товарному знаку не может быть признано недействительным ввиду несоответствия положениям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о несоответствии предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому товарному знаку пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в части включения в него изображения стеклянной емкости с крышкой.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и затрагивает права и законные интересы компании Kotanyi GmbH, последняя обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Наличие у компании McCormick Polska S.A. заинтересованности в оспаривании предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны оспариваемому товарному знаку установлено Роспатентом на основании представленных в материалы административного дела доказательств и компанией Kotanyi GmbH в настоящем заявлении не оспаривается.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок компанией Kotanyi GmbH соблюден, что не оспаривается Роспатентом и компанией McCormick Polska S.A.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с их государственной регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления им правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака (27.02.2004), законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки), а также учитываются положения, изложенные в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39).

Одновременно к порядку оспаривания и процедуре рассмотрения возражений применяются ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

При этом такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24.05.2011 N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" на Роспатент возложены функции по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Оказываемые Роспатентом услуги в указанной сфере деятельности носят публично-правовой характер. Выполняя функцию по государственной регистрации товарного знака (статья 1480 ГК РФ), Роспатент проверяет наличие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренных статьей 1483 ГК РФ.

Правила N 56 определяют перечень возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент; условия подачи возражений и заявлений и требования к ним; регистрацию и прием возражения или заявления; порядок рассмотрения возражения или заявления Роспатентом; решения, принимаемые по результатам рассмотрения возражения или заявления; порядок вступления решения Роспатента в силу.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил N 56 возражение, поданное в Роспатент, должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Таким образом, поданное против предоставления правовой охраны товарному знаку возражение подлежит рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований. Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению данных возражений, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания.

При рассмотрении возражения экспертиза спорного обозначения (при проведении которой Роспатент обладает широкими полномочиями по анализу охраноспособности) не осуществляется повторно, а проверяются конкретные заявленные подателем возражения доводы и анализируются представленные им документы на предмет того, порочат ли они охраноспособность оспариваемого товарного знака.

В случае если оспаривается различительная способность обозначения, проверке подлежит наличие или отсутствие именно такой способности.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, может отсутствовать. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров.

Так, при рассмотрении возражения, мотивированного тем, что конкретное обозначение не соответствует какому-либо конкретному подпункту пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении всех или же конкретных позиций МКТУ, проверке подлежит только то обстоятельство, доказано или не доказано данное утверждение.

Как усматривается из материалов дела, в возражении (т. 3 л.д. 7-12) компания McCormick Polska S.A. оспаривала товарный знак по международной регистрации N 844345 ввиду его несоответствия положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках только в отношении товаров "овощи и фрукты сушеные" 29-го класса МКТУ, "соль; приправы; пряности; специи" 30-го класса МКТУ и услуг "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей" 35-го класса МКТУ. В остальной части товаров и услуг указанных классов МКТУ названный товарный знак оспаривался подателем возражения со ссылкой на пункт 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Из оспариваемого решения Роспатента следует, что доводы компании McCormick Polska S.A. о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках были признаны несостоятельными и отклонены (в этой части решение Роспатента никем из лиц, участвующих в деле, не оспаривается).

Вместе с тем Роспатент признал предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью в отношении всех товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Таким образом, Роспатент, в отсутствие в возражении соответствующих доводов, рассмотрел вопрос о соответствии пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках регистрации оспариваемого товарного знака в отношении той части товаров и услуг, которые не были заявлены компанией McCormick Polska S.A. применительно к этому основанию, то есть вышел за пределы границ оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, фактически по своей инициативе повторно провел экспертизу обозначения в полном объеме. При этом в результате рассмотрения указанного вопроса Роспатент пришел к выводу о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345 в неоспариваемой по этому основанию части.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 52 постановления N 5/29, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения компании McCormick Polska S.A. нарушения являются существенными, поскольку непосредственно повлияли на результат рассмотрения возражения.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345 положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в части товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ, в отношении которых такое основание не заявлялось подателем возражения, подлежит признанию недействительным, как несоответствующее подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Решение Роспатента в этой части нарушает права и законные интересы правообладателя товарного знака, лишившегося правовой охраны оспариваемого обозначения (применительно к этому основанию - для части позиций 29, 30-го и 35-го классов МКТУ).

Одновременно судебная коллегия отмечает, что в этой части основания для направления возражения на новое рассмотрение в Роспатент отсутствуют, поскольку доводов в отношении названной группы товаров применительно к пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в возражении не заявлено, а новые доводы могут быть предметом самостоятельного возражения.

С учетом изложенного суд переходит к исследованию оспариваемого решения Роспатента в части выводов о несоответствии товарного знака по международной регистрации N 844345 положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в части его регистрации в отношении товаров "овощи и фрукты сушеные" 29-го класса МКТУ, "соль; приправы; пряности; специи" 30-го класса МКТУ и услуг "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей" 35-го класса МКТУ.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что в ходе рассмотрения вышеназванного вопроса судом не могут быть приняты во внимание представленные Роспатентом в суд распечатки из сети "Интернет", поскольку указанные дополнительные материалы не могут иметь правового значения при разрешении вопроса о соответствии законодательству решения Роспатента, принятого по результатам поданного возражения против предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку, в силу положений пункта 2.5 Правил N 56.

Как уже указывалось выше, при судебной проверке решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, судом проверяется соответствие применимым нормам материального права выводов, содержащихся в самом оспариваемом решении, сделанных в отношении доводов, изложенных в возражении, и приложенных к нему материалов.

Учитывая то обстоятельство, что представленные Роспатентом документы представляют собой новые дополнительные материалы, которые не были и не могли быть предметом рассмотрения в палате по патентным спорам, они не могут подтверждать правильность выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении, принятом по результатам рассмотрения возражения компании McCormick Polska S.A.

Равным образом не могут быть приняты во внимание и дополнительные доказательства, представленные компанией McCormick Polska S.A. непосредственно в суд. При этом суд исходит из следующего.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Такой подход является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2017 N 300-ЭС17-1798 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Вместе с тем установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении судебных расходов.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016.

Принимая во внимание, что Роспатент при принятии решения связан доводами, содержащимися в возражении, и не может выйти за их пределы, в отличие от доказательств, представляемых правообладателем, доказательства, представляемые в суд подателем возражения по существу поданного возражения и принятого на его основе решения, могут быть направлены на опровержение выводов Роспатента, не дополняя при этом изначально поданное возражение. Документы, не представлявшиеся подателем возражения в Роспатент, могут быть положены в основу самостоятельного возражения.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2016 по делу N СИП-108/2016, от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016 и от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Роспатент же, в отличие от правообладателя и подателя возражения, с учетом вышеуказанного пункта постановления высшей судебной инстанции вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения только в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2018 по делу N СИП-325/2017.

Доказательства, приложенные к письменным возражениям компании McCormick Polska S.A. на поданное в суд заявление, представлены в поддержку принятого Роспатентом решения, а не в опровержение каких-либо других доказательств заявителя.

Таким образом, поскольку представленные компанией McCormick Polska S.A. документы представляют собой новые дополнительные материалы, которые не были и не могли быть предметом рассмотрения в палате по патентным спорам, они не могут подтверждать правильность выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении, принятом по результатам рассмотрения возражения заинтересованного лица. Однако при этом они могут быть использованы компанией McCormick Polska S.A. для подачи нового возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента подлежит судебной проверке только с учетом тех доводов и документов, которые были заявлены в возражении и являлись предметом исследования при принятии этого решения.

Как верно установлено Роспатентом, оспариваемый товарный знак является комбинированным, содержащим изображение в виде прозрачной емкости с крышкой и этикеткой, расположенной на верхней части емкости, на которой размещен словесный элемент "KOTANYI", выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Изображение емкости включает верхнюю часть в виде цилиндра и нижнюю часть в виде усеченного снизу шара.

Пунктом 2.3.1 Правил N 32 установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

При этом из пункта 2.7 Рекомендаций N 39 следует, что для признания объемного обозначения, представляющего собой форму упаковки товара, обладающим различительной способностью, необходимо, чтобы данное обозначение не указывало на вид и назначение товара, а также имело оригинальную форму, обусловленную не только его функцией.

При оценке различительной способности объемных обозначений существенное значение имеет вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Таким образом, для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и предоставления такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака необходимо установить, что это обозначение имеет оригинальную, обусловленную не только функцией, форму, и не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения.

С учетом того, что при принятии оспариваемого решения вопрос охраноспособности обозначения исследовался не на стадии экспертизы обозначения, а на стадии рассмотрения возражения, доказывание несоответствия обозначения условиям охраноспособности (применительно к настоящему случаю - его безальтернативности, традиционности, либо исключительно функциональности формы) возложено на подателя возражения.

Перекладывание бремени доказывания его оригинальности (которая уже была признана на этапе экспертизы) на правообладателя при отсутствии оснований, представленных подателем возражения, либо самостоятельный анализ Роспатентом исключительной функциональности формы при отсутствии такого анализа в поданном возражении не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к процедуре рассмотрения возражения.

При подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку компании McCormick Polska S.A. надлежало доказать (документально подтвердить), что спорное объемное обозначение представляет собой изделие (емкость) традиционной, безальтернативной формы, обусловленной исключительно выполняемым ею функционалом в отношении тех товаров (услуг), для которых она зарегистрирована в качестве объемного товарного знака.

На безальтернативность такой формы в поданном компанией McCormick Polska S.A. возражении не указывается.

В возражении его податель сослался на то, что в зарегистрированное обозначение включено изображение контейнера, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

При этом какого-либо анализа элементов формы и связи этих элементов с набором возможностей, способностью выполнять какие-либо функции в поданном компанией McCormick Polska S.A. возражении не содержится.

Помимо этого, в возражении содержится утверждение о традиционности и общеупотребимости аналогичной формы контейнера для специй, поскольку такая форма используется различными производителями.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что функциональность, то есть связь элементов формы со способностью выполнять определенные функции, может рассматриваться безотносительно даты приоритета товарного знака, если только не будет доказано, что такая функция на момент приоритета известна не была, и элемент формы не был с такой функцией связан.

При этом доказывание функциональности элементов формы путем самостоятельного анализа либо представление каких-либо материалов в подтверждение такого довода возложено на подателя возражения.

Традиционность соответствующей формы контейнера подлежит оценке в своей взаимосвязи с учетом сложившейся ситуации на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так как применительно к регистрации объемных товарных знаков, представляющих собой упаковку товара, обусловленную оригинальностью ее формы, надлежит принимать во внимание то обстоятельство, что упаковка товара на момент ее создания и производства может обладать признаками оригинальности (быть новой, ранее не используемой для определенных товаров), а, впоследствии стать традиционной вследствие использования такой или сходной формы упаковки и другими хозяйствующими субъектами в силу ее утилитарности, удобства производства и использования, повышенного интереса потребителей к форме, ранее кем-либо созданной и являвшейся новой.

Таким образом, последующее широкое использование подобной упаковки товара, ранее зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, не может свидетельствовать об отсутствии ее оригинальности на дату приоритета.

Исходя из этого, факт использования такой (либо сходной) формы для однородных товаров иными производителями должен быть подтвержден на дату приоритета товарного знака.

Как уже указывалось выше, с возражением компании McCormick Polska S.A. были представлены распечатки из сети "Интернет", свидетельствующие об использовании сходных форм для однородных товаров иными производителями.

Между тем данные распечатки относятся к периоду подачи возражения, никаких документов, подтверждающих использование такой либо сходной упаковки иными производителями на дату приоритета оспариваемого товарного знака представлено не было.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о том, что данная упаковка представляет "распространенную форму стеклянной емкости с крышкой, которая используется для хранения товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, в том числе приправ и специй и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ по продвижению этих товаров" (абз. 5 стр. 8 оспариваемого решения), не соответствует применимым нормам материального права, поскольку каких-либо данных, относящихся к дате приоритета товарного знака и свидетельствующих о распространенности (традиционности) такой формы, в возражении и приложенных к нему материалах не содержалось, а Роспатент в оспариваемом решении на такие доказательства не ссылался.

При этом полный анализ на предмет функциональности как отдельных элементов, так и всей формы емкости в целом, отсутствует как в возражении компании McCormick Polska S.A., так и в оспариваемом решении Роспатента.

Следует признать не в достаточной степени обоснованным и вывод Роспатента о том, что основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке выполняет именно словесный элемент "KOTANYI", поскольку Роспатент, делая вывод о доминирующем положении этого словесного элемента при отсутствии надлежащей оценки изобразительного элемента, не учел того обстоятельства, что положение элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Также не могут быть признаны обоснованными и доводы компании McCormick Polska S.A. о том, что спорное обозначения не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках уже в силу того, что представляет собой изображение емкости (форму), о чем указано в описании товарного знака. Изображение емкости может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при соблюдении определенных условий. В свою очередь, возражая против такой регистрации, податель соответствующего возражения должен доказать неохраноспособность конкретного зарегистрированного обозначения.

Дополнительно Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание и на то, что компания McCormick Polska S.A. сама ранее подавала заявки на регистрацию в качестве товарных знаков объемных обозначений, представляющих собой емкость (упаковку, тару) для товаров, без нанесения на нее каких-либо иных индивидуализирующих элементов. Указанное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела заявками N 2016737791 и N 2016737794, сведениями о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 311359. То есть как минимум на момент подачи соответствующих заявок компания McCormick Polska S.A. полагала возможным существования емкостей, обладающих признаками охраноспособности применительно к исследуемым и однородным товарам.

С учетом изложенного при подаче возражения в Роспатент против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по международной регистрации N 844345, мотивированного его несоответствием пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, компании McCormick Polska S.A. надлежало представить соответствующее документальное подтверждение отсутствия различительной способности именно у этого товарного знака по указанному основанию.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что компанией McCormick Polska S.A. не были представлены какие-либо документальные подтверждения, которые могли бы свидетельствовать о традиционном, безальтернативном и исключительно функциональном характере спорного объемного обозначения.

При этом суд считает необходимым отметить, что в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о безальтернативности использования изделий того же назначения, помимо спорного объемного обозначения. Напротив, в материалы административного дела компанией Kotanyi GmbH было представлено экспертное заключение Союза дизайнеров России от 27.02.2017, в котором на рисунке 3 был представлен ряд иных стеклянных емкостей (упаковок) с крышками, используемых для товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, которые отличаются и от спорного обозначения и друг от друга по своей форме и исполнению.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на то, что в качестве упаковки (тары) для товаров 29-го и 30-го классов МКТУ могут быть использованы не только стеклянные емкости с крышкой, но и иные виды упаковок (тары) различных форм (круглые, квадратные, вытянутые, с крышкой, без крышки и прочие) и качества (деревянные, металлические, полимерные, картонные, керамические, комбинированные).

Учитывая такое значительное разнообразие возможных вариантов упаковки (тары) для товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, использование в этих целях стеклянной емкости с крышкой само по себе не может свидетельствовать о ее исключительно функциональной цели использования.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что с возражением, послужившим основанием для принятия оспариваемого решения, не было представлено достаточной совокупности доказательств, которая могла бы однозначно свидетельствовать об отсутствии различительной способности у товарного знака по международной регистрации N 844345, как представляющего собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатентом при оценке охраноспособности объемного товарного знака по международной регистрации N 844345 неправильно применен пункт 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Оспариваемое решение Роспатента нарушает права правообладателя названного товарного знака, лишившегося без достаточных на то оснований исключительного права на принадлежащий ему товарный знак.

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания ненормативного акта недействительным, суд должен обязать принявший этот акт орган совершить определенные действия, принять решение или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Поскольку оспариваемым решением без достаточных на то оснований признана недействительной правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 844345, она подлежит восстановлению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат возмещению заявителю за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление компании Kotanyi GmbH удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2017 об удовлетворении возражения от 27.12.2016 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 недействительным частично признать недействительным полностью как не соответствующее пункту 1 статьи 1483, пункту 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 844345.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, Москва, ОГРН 1047730015200) в пользу компании Kotanyi GmbH (Johann Galler 11A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel, ) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

A.A. Снегур

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Н. Тарасов