Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2018 г. N С01-986/2017 по делу N А41-27560/2016 Суд отменил принятые судебные акты об удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и запрете использовать его путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории РФ товаров, маркированных спорным знаком, а дело передал на новое рассмотрение, поскольку суды не провели сравнительный анализ обозначений, используемых сторонами, не обсудили вопрос о привлечении к участию в деле правообладателя товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2018 г. N С01-986/2017 по делу N А41-27560/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТМР ИМПОРТ" (мкр. Птицефабрика, лит. 6Ш, корп. К-43, оф. 101, пос. Томилино, Люберецкий район, Московская область, 140072, ОГРН 1155027000424) на решение Арбитражного суда Московской области от 25.04.2017 по делу N А41-27560/2016 (судья Худгарян М.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2017 по тому же делу (судьи Немчинова М.А., Бархатов В.Ю., Коновалов С.А.)

по исковому заявлению иностранной компании SKODA AUTO a.s. (tr. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav) к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР ИМПОРТ" о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Курской таможни (ул. Коммунистическая, д. 3а, г. Курск, Курская область, 305004, ОГРН 1024600942904) и иностранной компании Emex DWC-LLC (UAE, Dubai, Dubai South, Logistic city, Plot FB-81, P.O. Box: 16826).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ТМР ИМПОРТ" - Сосов М.А. (по доверенности от 10.05.2017 N 17I20-10);

от иностранной компании Emex DWC-LLC - Сосов М.А. (по доверенности 12.01.2016);

от иностранной компании "SKODA AUTO a.s." - Волкова М.А. (по доверенности от 23.06.2017 N 99/17).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания "VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft" (далее - компания "VOLKSWAGEN"), иностранная компания "AUDI Aktiengesellschaft" (далее - компания "AUDI"), иностранная компания " AUTO a.s." (далее - компания " AUTO a.s.") обратились в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" (далее - общество "ТМР Импорт") со следующими требованиями: запретить обществу "ТМР Импорт" использовать товарные знаки по международным регистрациям N 708041, 553131, 702527 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированных товарными знаками "VW", "AUDI", "SKODA", а именно:

1) изделий из пластмасс, а именно заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", арт.: EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26);

2) стекла двери с маркировкой "SKODA", арт. EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92);

3) решетки радиатора с маркировкой "SKODA", арт. EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387);

4) клипсов пластиковых с маркировкой "Volkswagen", "AUDI", арт. EM357837084 в количестве 5 шт. (товар N 12);

5) молдинга кузовного с маркировкой "Volkswagen", арт. EM1J4853805D6DA в количестве 1 шт. (товар N 12);

6) коврика автомобильного резинового с маркировкой "AUD", арт. EM8L1061501A041 в количестве 1 шт. (товар N 50).

Уничтожить ввезенные по декларации на товары N 10108060/060416/0000195 автомобильные запасные части в количестве 12 единиц, маркированные товарными знаками "VW", "AUDI", "SKODA", а именно:

1) изделия из пластмасс, а именно заглушки пластиковые с маркировкой "SKODA", арт.: EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26);

2) стекло двери с маркировкой "SKODA", арт. EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92);

3) решетку радиатора с маркировкой "SKODA", арт. EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387);

4) клипсы пластиковые с маркировкой "Volkswagen", "AUDI", арт. EM357837084 в количестве 5 шт. (товар N 12);

5) молдинг кузовной с маркировкой "Volkswagen", арт. EM1J4853805D6DA в количестве 1 шт. (товар N 12);

6) коврик автомобильный резиновый с маркировкой "AUDI", арт. EM8L1061501A041 в количестве 1 шт. (товар N 50).

Взыскать с общества "ТМР ИМПОРТ" в пользу компании "VOLKSWAGEN" 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 708041, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества "ТМР ИМПОРТ" в пользу компании "AUDI" 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 553131, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества "ТМР ИМПОРТ" в пользу компании " AUTO a.s." 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 702527, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда Московской области от 22.07.2016 по делу N А41-27560/16 выделены в отдельные производства с присвоением требованиям компании "VOLKSWAGEN" и компании "AUDI" к обществу "ТМР Импорт" самостоятельных номеров, также суд определил, что в деле N А41-27560/16 подлежат рассмотрению требования компании "SKODA AUTO a.s." к обществу "ТМР Импорт".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Курская Таможня и иностранная компания Emex DWC-LLC.

До принятия решения по существу спора истцом заявлено и судом удовлетворено ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уточнении исковых требований, в соответствии с которым, компания " AUTO a.s." просила: запретить обществу "ТМР Импорт" использовать товарный знак по международной регистрации N 702527 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированных товарным знаком "SKODA", а именно:

- изделий из пластмасс, а именно заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", арт.: EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26);

- стекла двери с маркировкой "SKODA", арт. EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92);

- решетки радиатора с маркировкой "SKODA", арт. EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387);

обязать общество "ТМР Импорт" за свой счет уничтожить товары, заявленные в декларации на товары N 10108060/060416/0000195 автомобильные запасные части в количестве 5 единиц, маркированные товарным знаком "SKODA", а именно: изделия из пластмасс, а именно заглушки пластиковые с маркировкой "SKODA", арт.: EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26); стекло двери с маркировкой "SKODA", арт. EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92); решетку радиатора с маркировкой "SKODA", арт. EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387), а также взыскать с общества "ТМР Импорт" в пользу компании " AUTO a.s." 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 702527, расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 25.04.2017, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2017, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам общество "ТМР Импорт", просило отменить обжалуемые судебные акты, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права влекущих безусловную отмену судебных актов в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку к участию в деле не привлечена иностранная компания "Skoda Holding", являющаяся правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408991.

По мнению ответчика, при рассмотрении спора по существу судами первой и апелляционной инстанций никак не мотивированы выводы о сходстве до степени смешения обозначения , размещенного на товарах и предъявленных к ввозу на территорию Российской Федерации согласно декларации на товары N 10108060/060416/0000195 и товарного знака по международной регистрации N 702527.

Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, его доводы, приводимые им в суде первой и апелляционной инстанций, о том, что автомобильные запчасти, предъявленные к ввозу на территорию Российской Федерации на основании декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированы обозначением , то есть обозначением, являющемся самостоятельным товарным знаком, правообладателем которого является иное лицо, а не истец, не получили правовой оценки судов, сравнительный анализ обозначений и фактически судами не проводился, судебные инстанции ограничились констатацией факта о сходстве до степени смешения указанных обозначений, исходя из их визуального сходства.

В дополнении к кассационной жалобе ответчик указал на то, что при рассмотрении спора судами не устанавливались обстоятельства того, кем производится товар по декларации на товары N 10108060/060416/0000195, в то же время согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", согласно которой суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) компенсации, управомочены - исходя из выявленного в названном Постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

В отзыве на кассационную жалобу компания "SKODA AUTO a.s." возражает против удовлетворения кассационной жалобы, указав на то, что доводы кассационной жалобы направлены на переоценку обстоятельств и доказательств по делу, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "ТМР Импорт" и иностранной компании Emex DWC-LLC поддержал доводы кассационной жалобы и дополнения к кассационной жалобе, просил отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Представитель компании " AUTO a.s." возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу и в возражениях на дополнения к кассационной жалобе.

От Курской таможни поступили пояснения, в которых третье лицо указало на отсутствие правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы, а также заявило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие ее представителя.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Следовательно, законодатель обязывает суд кассационной инстанции проверять законность и обоснованность обжалуемых судебных актов исключительно исходя из доводов кассационной жалобы.

В соответствии с частью 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев кассационную жалобу и дополнение к ней, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение представителей общества "ТМР Импорт", иностранной компании Emex DWC-LLC и компании " AUTO a.s.", проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения.

Как установлено судами, компания " AUTO a.s." является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 702527.

При рассмотрении спора по существу судами установлено, что товарный знак по международной регистрации N 702527 является изобразительным.

Товарный знак компания " AUTO a.s." включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы России от 09.10.2013 N 14-42/45064 "О товарных знаках компании "ШКОДА АУТО А.С.".

Согласно уведомлению Курской таможни от 26.04.2016 N 45-127/497, обществом "ТМР Импорт" были совершены таможенные операции, направленные на ввоз на территорию Российской Федерации товаров, содержащих обозначения, как указывают суды, тождественные товарному знаку "SKODA", в общем количестве 5 штук по декларации на товары N 10108060/060416/0000195, поданной в апреле 2016 года, а именно: изделий из пластмасс, а именно заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", арт.: EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26); стекла двери с маркировкой "SKODA", арт. EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92); решетки радиатора с маркировкой "SKODA", арт. EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387).

Судами установлено, что общество "ТМР Импорт" не является лицом, уполномоченным ввозить товары на территорию Российской Федерации,

маркированные товарным знаком по международной регистрации N 702527, поскольку правообладатель - компания " AUTO a.s." не давал своего согласия ответчику на использование этого товарного знака каким-либо способом, в том числе путем ввоза автомобильных запасных частей на территорию Российской Федерации.

Удовлетворяя заявленные требования, суды правомерно указали на то, что подача декларации на товары и ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных чужим товарных знаком без получения соответствующего разрешения правообладателя, являются способами нарушения исключительных прав на товарный знак в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, подпунктов 1, 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Квалифицировав товарный знак по международной регистрации N 702527 как изобразительный, суды признали, что противопоставленное обозначение , которым были маркированы товары, предъявленные в апреле 2016 года к ввозу на территорию Российской Федерации по декларации на товары N 10108060/060416/0000195, сходны до степени смешения, поскольку визуальное сходство этих обозначений позволяют в целом ассоциировать сравниваемые обозначения один с другим, несмотря на их некоторые отличия.

Между тем судами не учтено следующее.

Как указано в статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, а также на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198) вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора суды обязаны были установить факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, о защите которого заявлено, в также установить, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения либо тождественным с противопоставленным товарным знаком, и используется ли это обозначение ответчиком в отношении товаров, для которых этот товарный знак зарегистрирован либо однородным им.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 1482 ГК РФ приведены виды товарных знаков - словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Так согласно положениям пункта 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (действующих на дату подачи декларации на товары), к изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур, а к комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений.

Давая квалификацию товарного знака по международной регистрации N 702527, как изобразительного товарного знака, суды не мотивировали свои выводы.

Вместе с тем неправильная квалификация товарного знака по международной регистрации N 702527 могла привести к неправильному выводу о доказанности правонарушения ответчиком исключительных прав компании " AUTO a.s.".

Из содержания обжалуемых судебных актов следует, что сравнительный анализ обозначений и , исходя из вида товарных знаков, указанных в нормах статьи 1482 ГК РФ, судами не проводился.

Между тем, в силу частей 2, 3 пункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции. Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Суды, делая вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, не дали правовую оценку наличию в товарном знаке по международной регистрации N 702527 словесному обозначению "SKODA" и дискламированному словесному обозначению "AUTO", а также отсутствию в обозначении каких-либо словесных обозначений, а также влияние этих обстоятельств на установление визуального сходства.

При сопоставлении спорного обозначения с товарным знаком по международной регистрации N 702527 с точки зрения их визуального сходства, суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суды не приняли во внимание разъяснения, изложенные в части 3 пункта 6.3.1, в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций N 197, в соответствии с которыми значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе; словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Делая вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений суды не исследовали значимость составляющих этих обозначений, влияющих на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данных обозначениях с учетом наличия словесного элемента в товарном знаке по международной регистрации N 702527, а также не проанализировали, не придают ли словесные элементы этого товарного знака при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку, воспринимается ли обозначение, используемое ответчиком за товарный знак компании " AUTO a.s." при отсутствии словесного элемента в указанном обозначении.

Таким образом, суды установили сходство до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения без проведения комплексного анализа их сходства и без исследования обстоятельств, которые имеют существенное значение для рассмотрения спора.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Из изложенного усматривается, что судом первой инстанции не были приняты меры для соблюдения принципа равноправия сторон и для определения значимых обстоятельств, что не было устранено судом апелляционной инстанции.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда относительно сходства до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения, а также относительно использования обществом "ТМР Импорт" данного обозначения, что свидетельствует о необходимости повторного рассмотрения спора по существу.

Также суд кассационной инстанции полагает, что доводы кассационной жалобы о рассмотрении настоящего спора в отсутствии лица, чьи права и обязанности могут быть затронуты принятием решения по существу спора, заслуживают внимания.

В суде первой и апелляционной инстанции общество "ТМР Импорт" указывало на тот факт, что спорные автозапчасти маркированы иным обозначением, правообладателем которого является не компания " AUTO a.s.", а иное лицо - ШКОДА ХОЛДИНГ а.с. (Вацлавске нам. 837/11, 110 00 Прага 1, Чешская Республика) согласно свидетельству Российской Федерации N 408991 на изобразительный товарный знак .

Суд апелляционной инстанции, отклоняя довод общества "ТМР Импорт" о наличии сходства между обозначением, размещенным на товарах и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 408991, указал на тот факт, что это обстоятельство не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора в связи с тем, что предметом рассмотрения данного дела являлось нарушение прав на товарный знак по международной регистрации N 702527, а не по свидетельству Российской Федерации N 408991. При этом суд апелляционной инстанции указал на то, что наличие сходства обозначений, размещенных на товарах, ввезенных ответчиком на территорию Российской Федерации, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 408991 само по себе не исключает факт сходства до степени смешения этих изображений с товарным знаком по международной регистрации N 702527.

Таким образом, судом апелляционной инстанции фактически сделан вывод об использовании обществом "ТМР Импорт" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408991, в то время как правообладатель этого товарного знака к участию в деле не привлечен.

Однако товарные знаки по международной регистрации N 702527 и по свидетельству Российской Федерации N 408991 принадлежат различным правообладателям.

Доказательств того, что регистрация указанных товарных знаков признана недействительной на территории Российской Федерации, в материалах дела не имеется. Обстоятельства того, получало ли общество "ТМР Импорт" либо иностранная компания Emex DWC-LLC право на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408991 судами не устанавливалось.

Вместе с тем, установление этих обстоятельств имеет существенное значение для правильного рассмотрения настоящего спора, поскольку это влияет на квалификацию действий общества "ТМР Импорт" в отношении нарушения исключительных прав компании " AUTO a.s." на товарный знак по международной регистрации N 702527.

Принимая во внимание данные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалованных судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и окончательное решение по существу спора затрагивает права и обязанности лица, не привлеченного к участию в деле, в связи с чем судебные акты не могут быть признаны законным и в соответствии с частью 1, пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, провести сравнительный анализ обозначения по международной регистрации N 702527, по свидетельству Российской Федерации N 408991 и используемого обозначения обществом "ТМР Импорт", обсудить вопрос о привлечении к участию в деле правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408991, установить использовалось ли обществом "ТМР Импорт" обозначение с согласия правообладателя, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, а также с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 25.04.2017 по делу N А41-27560/2016 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2017 по тому же делу отменить.

Направить дело N А41-27560/2016 на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.М. Уколов