Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2018 г. N С01-1161/2017 по делу N А40-254281/2016 Постановление апелляционного суда об отказе в иске о запрете ответчику использовать спорный товарный знак и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак оставлено без изменения, поскольку суд признал действия истца по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции в целях устранения конкурирующих производителей

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2018 г. N С01-1161/2017 по делу N А40-254281/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 22 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АКА-Контроль" (ул. Раменки, д. 17, корп. 2, Москва, 119607, ОГРН 1057747071315) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 по делу N А40-254281/2016 (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Григорьев А.Н.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "АКА-Контроль" к обществу с ограниченной ответственностью "АКА-СКАН" (просп. Вернадского, д. 24, оф. 3, Москва, 119454, ОГРН 1117746434189) о защите исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АКА-Контроль" - Зуйков С.А. (по доверенности от 04.10.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "АКА-СКАН" - Горбачев Ю.А. (по доверенности от 19.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АКА-контроль" (далее - общество "АКА-контроль") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АКА-Скан" (далее - общество "АКА-Скан"), уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просило:

- запретить обществу "АКА-Скан" использование товарного знака "ИД-91М" по свидетельству Российской Федерации N 580421 любым образом (на этикетках (шильдах), упаковках, в накладных, коммерческих предложениях, рекламных проспектах, каталогах, печатной продукции, на сайте, на выставочных и других демонстрационных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.);

- взыскать с общества "АКА-Скан" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 580421 в размере 1 454 842 рублей 32 копеек, и судебные расходы в размере 144 148 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2017 исковые требования удовлетворены полностью.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2017 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, общество "АКА-контроль" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции изменить.

По мнению общества "АКА-контроль", вывод суда апелляционной инстанции о злоупотреблении истцом правом и актом недобросовестной конкуренции, не соответствует установленным обстоятельствам, поскольку общество "АКА-СКАН" не имело прав на использование обозначения "ИД-91М", и не имела отношение к разработке и продвижению одноименных изделий, ввиду того, что имеет более позднюю регистрацию в качестве юридического лица (02.06.2011) и более позднее начало ведения хозяйственной деятельности, в сравнении с истцом (23.05.2005), тем самым чинит препятствия для осуществления обществом "АКА-контроль" своей хозяйственной деятельности, в связи с тем, что вводит в заблуждение потребителей относительно правообладателя товарного знака.

В судебном заседании представитель общества "АКА-контроль" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил постановление суда апелляционной инстанции изменить.

В судебном заседании представитель общества "АКА-контроль" снял с рассмотрения, изложенное в кассационной жалобе ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до принятия судебного акта по делу N СИП-759/2017.

Представитель общества "АКА-Скан" выступил по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу общества "АКА-контроль", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемого судебного акта, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как повторно установлено судом апелляционной инстанции, общество "АКА-контроль" являлось правообладателем словесного товарного знака "ИД-91М" по свидетельству Российской Федерации N 580421, который был зарегистрирован 12.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по заявке N 2014719551 в отношении товаров 09-го класса МКТУ "аппаратура для наблюдения и контроля, а именно, акустический импедансный дефектоскоп и комплектующие к нему", с датой приоритета от 11.06.2014.

Полагая, что ответчик без согласия истца использует принадлежащий истцу товарный знак, незаконно размещая тождественное обозначение как на самих импедансных акустических дефектоскопах, так и на документации, сопровождающих эту продукцию, и рекламирует дефектоскопы с незаконной маркировкой в печатных каталогах и в сети Интернет, общество "АКА-контроль" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, признав действия общества "АКА-Скан" по использованию спорного обозначения незаконными, заявленные обществом "АКА-контроль" исковые требования удовлетворил.

Однако суд апелляционной инстанции, признал действия истца по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции в целях устранения конкурирующих производителей, в связи с чем решение суда первой инстанции отменил, отказав обществу "АКА-контроль" в удовлетворении исковых требований.

Так, в частности, суд апелляционной инстанции пришел к указанным выводам, поскольку установил, что акустический импедансный дефектоскоп под обозначением "ИД-91М" выпускался еще с 1991 года (акт межведомственных приемочных испытаний НПО "ВИАМ" от 01.11.1991, Регистрационное удостоверением о внесении прибора в реестр авиации 03.12.1993 РУ N 89-06-99 ФАС РФ), и который в настоящее время выпускается обществами с ограниченной ответственностью "АКА-Скан", "НДТ-КЛАБ", "АНК", "Техно-НДТ", "ПромГруппПрибор", "ИНТРОН-СЭТ ЛТД" (г. Донецк) и Научно-производственным Центром "КРОПУС" (г. Ногинск).

Суд апелляционной инстанции также установил, что общество "АКА-Скан" производило и реализовывало дефектоскопы под обозначением "ИД-91М" до даты приоритета спорного товарного знака (11.06.2014), что подтверждается договорами, спецификациями, товарными накладными, письмами контрагентов, рекламными материалами (г. Владимир 2012, Москва 2012-2014, г. Белгород 2012, г. Хабаровск 2013, г. Энгельс 2013, г. Мурманск 2014, г. Новосибирск 2014).

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что истец и ответчик, до даты приоритета товарного знака выпускали, и реализовывали продукцию в одном и том же сегменте, используя обозначение "ИД-91М".

Также возражая против незаконных действий истца по регистрации спорного товарного знака, и полагая заявленные истцом исковые требования, не соответствуют действующему законодательству, 01.06.2017 общество "АКА-Скан" подало в Палату по патентам спорам возражение, на основании которого, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.09.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 580421 была признана недействительной полностью.

Таким образом, суд апелляционной инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о том, что требования общества "АКА-контроль" к обществу "АКА-Скан" не подлежат удовлетворению, поскольку установил в действиях истца по регистрации товарного знака злоупотребление правом, так как производство и реализация дефектоскопов осуществлялась ответчиком еще с 2012 года, который, участвуя в выставках, публикуя рекламные материалы, используя спорное обозначение в качестве наименования модификации прибора (его вида) в патентной документации и научных статьях, а также в рекламе и предложениях к продаже, маркируемой оспариваемым обозначением выпускаемую им продукцию, тем самым способствовал узнаваемости потребителями продукции, не только выпускаемой правообладателем, но и обществом "АКА-Скан".

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда апелляционной инстанции основаны на представленных в материалы дела доказательствах, и соответствуют нормам материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем, как указывалось ранее, суд апелляционной инстанции, приняв во внимание то обстоятельство, что на основании решения Роспатента от 19.09.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 580421 была признана недействительной полностью, пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Также не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

В частности, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

Следовательно, при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции констатировал, что как истец, так и ответчик на момент регистрации спорного товарного знака осуществляли деятельность по производству и реализации продукции в одном и том же сегменте, используя спорное обозначение "ИД-91М", поскольку производство, и реализация дефектоскопов осуществлялась ответчиком еще с 2012 года, а следовательно, маркировка оспариваемым обозначением товаров 09-го класса МКТУ производилась не только правообладателем, но и обществом "АКА-Скан".

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что акустический импедансный дефектоскоп под обозначением "ИД-91М" выпускался еще с 1991 года, и в настоящее время выпускается обществами "АКА-Скан", "НДТ-КЛАБ", "АНК", "Техно-НДТ", "ПромГруппПрибор", "ИНТРОН-СЭТ ЛТД" (г. Донецк) и Научно-производственным Центром "КРОПУС" (г. Ногинск).

В частности ответчиком, производство и реализация дефектоскопов под обозначением "ИД-91М" осуществлялась еще с 2012 года, который, участвуя в выставках, и публикуя рекламные материалы, использовал спорное обозначение в качестве наименования модификации прибора (его вида) в патентной документации и научных статьях, а также в рекламе и предложениях к продаже, маркируемой оспариваемым обозначением выпускаемую им продукции, а следовательно, общество "АКА-Скан" таким образом способствовало узнаваемости потребителями продукции, выпускаемой именно ответчиком, а не только правообладателем спорного товарного знака.

Суд апелляционной инстанции, установив, что как истец, так и ответчик на момент регистрации спорного товарного знака осуществляли деятельность по производству и реализации продукции 09-го класса МКТУ в отношении которых был зарегистрирован товарный знак, пришел к выводу о том, что использование данного обозначения сложилось вследствие его длительного использования безотносительно к конкретному субъекту, реализующему соответствующие товары с использованием данного обозначения, и что данное, сложившееся в результате длительного использования обозначение, использовалось в таком качестве и на день подачи обществом "АКА-Контроль" заявления на регистрацию спорного товарного знака, как истцом так и ответчиком по делу.

При этом, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что доказательств, опровергающих указанные сведения, истцом в материалы дела не представлено.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие доказательств со стороны общества "АКА-Контроль" о том, что спорное обозначение приобрело широкую известность только лишь благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям истца, и с учетом того, что на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.09.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 580421 была признана недействительной полностью, Суд по интеллектуальным правам считает, что судом апелляционной инстанции, на основании представленных в материалы дела доказательств, был сделан правильный вывод о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Возражения общества "АКА-Контроль" в данной части по существу сводятся к изложению его субъективного мнения о недостаточности имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств для подтверждения действий истца, связанных с использованием товарного знака злоупотреблением своими правом и актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, поскольку доказательств, опровергающих указанные выводы суда апелляционной инстанции, обществом "АКА-Контроль" в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представлено не было, суд кассационной инстанции считает, что занятая им правовая позиция противоречит фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, которая также не нашла своего подтверждения в исследуемых нормах права.

Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства и нормы права, указанные заявителем кассационной жалобы доводы о том, что общество "АКА-Контроль" пользовалось принадлежащим ему товарным знаком добросовестно, признаются коллегией судей несостоятельными.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам считает, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований законодательства.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемом судебном акте оценки доказательств по делу не является основанием для его отмены, поскольку его доводы не свидетельствуют о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального или процессуального права.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает, что фактически доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судом обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что остальные доводы общества "АКА-Контроль" заявлены им без учета компетенции суда кассационной инстанции, который, в соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба общества "АКА-Контроль" - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 по делу N А40-254281/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АКА-Контроль" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина