Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2018 г. N С01-74/2018 по делу N СИП-22/2017 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о признании недействительным решения Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду следует дать оценку доводу истца о несоответствии товарного знака требованиям гражданского законодательства, а также доводу о злоупотреблении правообладателя правом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2018 г. N С01-74/2018 по делу N СИП-22/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 12 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 марта 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранной компании - S.C. Johnson & Son, Inc. (1525 Howe Street, Racine, Wisconsin, United States) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2017 по делу N СИП-22/2017 (судьи Лапшина И.В., Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л.)

по заявлению S.C. Johnson & Son, Inc. о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 14.10.2016 в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553292.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена иностранная компания - Sport & Fashion Management Pte. Ltd. (6 Shenton Way, #18-11, OUE Downtown, Singapore, 068809).

В судебном заседании приняли участие представители:

от S.C. Johnson & Son, Inc. - Грядов А.В. (по доверенности от 15.05.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-483/41);

от Sport & Fashion Management Pte. Ltd. - Кольцов И.Л. (по доверенности от 17.04.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - S. C. Johnson & Son, Inc. (далее - компания S.C. Johnson & Son, Inc.) - обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.10.2016 в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "INSECTOFF" по свидетельству Российской Федерации N 553292.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - Sport & Fashion Management Pte. Ltd. (далее - компания Sport & Fashion Management Pte. Ltd.).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2017 в удовлетворении заявленного требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам компания S.C. Johnson & Son, Inc., ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, просит указанный судебный акт отменить полностью и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе компания S.C. Johnson & Son, Inc. ссылается на то, что при сравнении противопоставленных товарных знаков суд не принял во внимание высокую различительную способность ее товарных знаков и идентичность товаров, охраняемых сравниваемыми товарными знаками.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что в материалы дела представлены многочисленные доказательства высокой различительной способности товарных знаков серии "OFF!" на российском рынке.

Компания S.C. Johnson & Son, Inc. полагает, что вывод суда первой инстанции о том, что вхождение словесного элемента "OFF" в оспариваемый товарный знак не делает сравниваемые обозначения сходными в силу того, что в товарном знаке "INSECTOFF" имеется четко произносимая начальная часть "INSECT", прямо противоречит пункту 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197).

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что вывод суда об отсутствии сходства сравниваемых обозначений ввиду различной фонетической длины, а именно разного количества и состава согласных звуков также основан на неправильном толковании норм материального права.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что остальные признаки фонетического сходства (наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение и т.д.) судом первой инстанции проанализированы не были.

Компания S.C. Johnson & Son, Inc. считает, что судом первой инстанции не исследован ее довод о том, что элемент "INSECT" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 характеризует охраняемые товарным знаком средства для уничтожения насекомых (носит описательный характер), занимает в нем доминирующее положение.

Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что судом первой инстанции не исследован довод о злоупотреблении третьим лицом своими правами, выразившемся в последующем использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 в виде раздельного написания двух словесных элементов.

Роспатент представил письменные объяснения, в которых указывает на то, что все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены на иную оценку установленных судом обстоятельств.

Компанией Sport & Fashion Management Pte. Ltd. представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором она возражает против удовлетворения кассационной жалобы, просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения.

В судебном заседании представитель компании S.C. Johnson & Son, Inc. доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, просил обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Представители Роспатента и компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd., считая оспариваемый судебный акт законным и обоснованным, в удовлетворении кассационной жалобы просили отказать, обжалуемый судебный акт оставить без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, на имя компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. произведена регистрация словесного товарного знака "INSECTOFF" по заявке N 2013727666 с приоритетом от 13.08.2013 в отношении товаров "репелленты" 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания S.C. Johnson & Son, Inc. является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом "OFF!", а именно:

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 332774 со словесным элементом "OFF!", выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенным на фоне овала. Товарный знак зарегистрирован для товаров 5-го класса МКТУ, указанных в регистрации;

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 332775, который представляет собой овал неправильной формы, с расположенным внутри него словесным элементом "OFF!", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в сочетании оранжевого, красного и белого цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ;

словесного товарного знака "OFF!" по свидетельству Российской Федерации N 96739, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ;

словесного товарного знака "OFF!" по свидетельству Российской Федерации N 433245, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 4-го и 11-го классов МКТУ;

словесного товарного знака "Офф!" по свидетельству Российской Федерации N 97275, выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Компания S.C. Johnson & Son, Inc., полагая, что принадлежащий третьему лицу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 553292 сходен до степени смешения с серией ее товарных знаков, имеющих более ранний приоритет, 17.12.2015 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным нарушением требований пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 14.10.2016 принято решение об отказе в его удовлетворении, основанное на выводах о том, что противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения со спорным товарным знаком.

Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент пришел к выводу о том, что отмеченное совпадение (конечная часть "OFF") не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку оспариваемый товарный знак имеет четко произносимую начальную часть "INSECT", что имеет большое значение при восприятии словесных многосложных обозначений, так как основное внимание уделяется начальной части слова.

При этом Роспатент исходил из того, что сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину, разное количество и состав согласных звуков, исходя из чего коллегия установила отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Роспатентом также сделан вывод о том, что оспариваемое обозначение выполнено в слитном написании, поэтому оно вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителей. Так, обозначение "INSECTOFF" может быть воспринято как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании на немецкий лад. Такое оригинальное написание обозначений с добавкой элемента "OFF" является частым приемом, используемым различными юридическими лицами для маркировки товаров или сопровождения услуг.

Таким образом, Роспатент, придя к выводу о том, что оспариваемое обозначение не является буквальным указанием на характеристику товаров, оно в целом требует рассуждений, домысливания и может вызывать в сознании потребителя различные представления, не усмотрел сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

При анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по визуальному критерию Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление.

Указанным решением Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 оставлена в силе.

Компания S.C. Johnson & Son, Inc., ссылаясь на то, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, противоречит закону, нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилась с заявлением в Суд по интеллектуальным правам, выражая свое несогласие с решением в части выводов относительно всех проверенных Роспатентом условий охраноспособности - предусмотренных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заявление компании S.C. Johnson & Son, Inc. рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков ввиду отсутствия их фонетического, графического и смыслового сходства (подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ) и отсутствия возможности введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных спорным товарным знаком (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ).

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о применимом законодательстве. Кроме того, компанией S.C. Johnson & Son, Inc. не оспариваются выводы суда первой инстанции об однородности товаров, об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по графическому и семантическому критериям, а также о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 не противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

С учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 (13.08.2013) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил N 32 при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений предусмотрено подпунктами 14.2.2.2-14.2.2.4 Правил N 32.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпунктами 14.2.2.2-14.2.2.4 Правил N 32" имеется в виду "подпунктами 14.4.2.2-14.2.2.4 Правил N 32"

Подпунктом 14.4.2 Правил N 32 установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом подпункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил N 32 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Суд первой инстанции, оценив оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, правомерно согласился с выводом Роспатента о том, что сравниваемые обозначения не обладают фонетическим сходством ввиду различной фонетической длины, а именно имеют разное количество и состав согласных звуков. При этом совпадение в указанных обозначениях словесного элемента "OFF" не позволяет признать их сходными, поскольку в оспариваемом товарном знаке имеется четко произносимая начальная часть "INSECT", что имеет большое значение при восприятии словесных многосложных обозначений.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что сходство обозначений обусловлено полным вхождением элемента "OFF" в элемент "INSECTOFF" президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняется.

При установлении обстоятельств фонетического вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку).

Довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права - Методических рекомендаций N 197 при проверке звукового (фонетического) сходства товарных знаков не может быть принят во внимание.

Следует отметить, что в силу частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции является нарушение либо неправильное применение норм материального права, под которым понимается:

неприменение закона, подлежащего применению;

применение закона, не подлежащего применению;

неправильное истолкование закона.

Таким образом, суд первой инстанции должен был неправильно применить нормы закона (или иного нормативного правового акта).

Пунктом 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 58 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов" к нормативным правовым актам отнесены акты, принятые органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, содержание которых составляют правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на неоднократное применение и влекущие юридические последствия для неопределенного круга лиц, либо нормы, которыми вводятся в действие, изменяются или отменяются действующие правовые нормы.

Между тем положения Методических рекомендаций N 197, в том числе те, с которыми компания S.C. Johnson & Son, Inc. связывает незаконность обжалуемого решения суда первой инстанции, не содержат обязательных для исполнения органами, осуществляющими публичные полномочия, и их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц.

Кроме того, Методические рекомендации N 197 не зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации и не опубликованы в установленном порядке.

При этом, как отмечено в абзаце пятом пункта 6.2 названного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, акты, не прошедшие государственную регистрацию (если такая регистрация является обязательной) и (или) не опубликованные в предусмотренном порядке, не влекут правовых последствий как не имеющие юридической силы и не могут регулировать соответствующие правоотношения независимо от выявления указанных нарушений в судебном порядке.

Таким образом, содержащийся в кассационной жалобе довод о необходимости отмены судебного акта в связи с неправильным применением судом Методических рекомендаций N 197 по основаниям неправильного применения норм материального права является несостоятельным, поскольку данные Методические рекомендации не являются законом или иным нормативным правовым актом.

Кроме того, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, наличие одного из одиннадцати признаков звукового сходства (вхождение одного обозначения в другое) при множестве различий не может однозначно расцениваться в качестве доказательства смешения сравниваемых товарных знаков.

В отношении довода компании S.C. Johnson & Son, Inc. об ошибочном неучете судом первой инстанции высокой различительной способности ее товарных знаков президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

"Приобретенная" различительная способность обозначения подлежит оценке в рамках применения не пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (абзац седьмой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

В отношении доводов заявителя кассационной жалобы о неучете идентичности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (аналогичная позиция отражена в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018 по делу N СИП-718/2016, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 по делу N СИП-626/2016 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023 по делу N СИП-717/2016).

При этом такая вероятность может иметь место при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2017 по делу N СИП-163/2017.

Вместе с тем в настоящем случае суд первой инстанции установил не низкую степень сходства сравниваемых товарных знаков, а отсутствие сходства.

Отсутствие сходства при оценке вероятности смешения не может быть компенсировано даже идентичностью товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не исследовал и не оценил его довод о нарушении Роспатентом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента оспаривалось в том числе и по мотивам его несоответствия подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (т. 1, л. д. 19-20).

Вместе с тем выводы суда первой инстанции по этому вопросу в решении отсутствуют.

Ссылка Роспатента в письменных пояснениях на то, что суд по данному вопросу высказался в абзацах четвертом и пятом на странице 15 решения суда, опровергаются текстом самого решения.

Соответствующие абзацы предваряются текстом, начиная с абзаца седьмого на странице 14, следующего содержания: "Относительно смыслового сходства товарных знаков суд указывает следующее", а завершаются текстом до абзаца второго на странице 16 следующего содержания: "Учитывая изложенное, Роспатент пришел к верному выводу о том, что семантическое сходство сравниваемых товарных знаков также отсутствует".

Таким образом, указанные Роспатентом абзацы представляют собой ответ суда на доводы о несоответствии решения Роспатента пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о неполной оценке доводов компании S.C. Johnson & Son, Inc. о злоупотреблении компанией Sport & Fashion Management Pte. Ltd. своими правами, подтверждаемом, в частности, последующим использованием спорного знака правообладателем в виде раздельного написания двух словесных элементов.

При обращении в суд компания S.C. Johnson & Son, Inc. приводила данные доводы (раздел 5 заявления) по настоящему делу, прилагая соответствующие доказательства и ссылаясь на судебную практику об учете поведения правообладателя после регистрации оспариваемого товарного знака.

Каких-либо выводов в отношении данных доводов оспариваемое решение не содержит. В решении суда первой инстанции (страницы 19-20) отклоняются доводы компании S.G Johnson & Son, Inc. о том, что действия компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. по подаче заявления о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку являются злоупотреблением правом. В то же время выводов по доводам о злоупотреблении компанией Sport & Fashion Management Pte. Ltd. своими правами, выразившемся в последующем использовании товарного знака, оспариваемое решение не содержит.

На странице 20 решения суд первой инстанции указывает, что "регистрация на имя компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 сама по себе не свидетельствует о том, что целью данной компании при регистрации этого товарного знака было препятствование хозяйственной деятельности компании S.C. Johnson & Son, Inc. и нанесение ей ущерба".

Вместе с тем судом первой инстанции не учтено, что при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака добросовестной, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

При этом соответствующие доводы о последующем поведении правообладателя судом первой инстанции не рассмотрены.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В нарушение требований, установленных пунктами 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части обжалуемого решения не указаны мотивы, по которым суд принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, а также мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что отсутствие в судебном акте исследования и оценки доводов компании S.C. Johnson & Son, Inc. в части нарушения Роспатентом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также доводов о последующем поведении правообладателя является существенным нарушением норм процессуального права и это нарушение привело к принятию неправильного решения.

В то же время данные процессуальные нарушения, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, не являются безусловным основанием для отмены решения, поскольку не подпадают под перечень нарушений, приведенный в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу, что оспариваемый судебный акт нельзя признать законным и обоснованным, поэтому он подлежит отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуется исследование и оценка доказательств и доводов сторон, а также необходимо совершить иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку доводу компании S.C. Johnson & Son, Inc. о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также доводу о злоупотреблении правообладателем правом, привести мотивы, по которым он пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2017 по делу N СИП-22/2017 отменить.

Направить дело N СИП-22/2017 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев