Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2018 г. по делу N СИП-747/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку, поскольку в оспариваемом решении отсутствует надлежащая оценка спорного обозначения на предмет его соответствия требованиям гражданского законодательства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2018 г. по делу N СИП-747/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 6 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Рассомагиной Н.Л., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "БИОФАРМРУС" (ул. Комсомольская, д. 1, литера Щ, пом. 65, г. Подольск, Московская обл., 142100, ОГРН 1095074003859) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "AEVIT" по свидетельству Российской Федерации N 591505,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "МЕЛИГЕН" (д. 53 А, пос. Щеглово, Ленинградская обл., 188676, ОГРН 1024700554086).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БИОФАРМРУС" - Месяшная Н.В. и Стешева О.А. (по доверенностям от 10.01.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-503/41);

от закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "МЕЛИГЕН" - Шалихов Д.А. (по доверенности от 09.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БИОФАРМРУС" (далее - общество "БИОФАРМРУС") обратилось в Суда по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "AEVIT" по свидетельству Российской Федерации N 591505.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Фармацевтическое предприятие "МЕЛИГЕН" (далее - общество "МЕЛИГЕН").

В судебном заседании 03.04.2018 представители общества "БИОФАРМРУС" уточнили предмет заявленных требований, а именно, просили признать недействительным решение Роспатента от 31.10.2017 об удовлетворении возражения общества "МЕЛИГЕН" против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку; пояснили, что федеральное государственное учреждение палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности указана в заголовке заявления ошибочно - требований к названному лицу не предъявляется.

Уточнение заявленных требований было принято судом как не противоречащее статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители заявителя поддержали заявленные требования.

Роспатент и третье лицо в отзывах и их представители в ходе судебного заседания против удовлетворения заявленных требований возражали, считая оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "AEVIT" по заявке N 2015722321 с приоритетом от 17.07.2015 было зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака за N 591505 на имя общества "БИОФАРМРУС" в отношении следующих товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи, кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; тампоны ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

В Роспатент 30.03.2017 поступило возражение общества "МЕЛИГЕН" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что регистрация указанного товарного знака противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Решением Роспатента от 31.10.2017 возражение общества "МЕЛИГЕН" было удовлетворено, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным полностью.

Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, исходил из того, что спорное обозначение является совершенно понятной российскому потребителю транслитерацией названия витаминного комплекса "АЕВИТ", который активно выпускался различными производителями и, как следствие, получил широкую известность среди потребителей задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака; является очевидным, что соответствующие товары 3-го класса МКТУ, относящиеся к парфюмерным и косметическим средствам, средствам личной гигиены и бытового назначения, могут содержать в своем составе указанный витаминный комплекс, в связи с чем имеются основания для признания обозначения "AEVIT" характеризующим соответствующие товары 3-го класса, а именно указывающим на их состав и свойства; оспариваемый товарный знак способен также ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств иных товаров 3-го класса МКТУ, не содержащих витаминный комплекс.

При этом Роспатентом отклонен довод подателя возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "БИОФАРМРУС", полагая, что решение Роспатента от 31.10.2017 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В обоснование заявленных требований общество "БИОФАРМРУС" ссылается на то, что Роспатент в оспариваемом решении провел анализ только в отношении возможности обозначения "AEVIT" выступать в качестве средства индивидуализации фармацевтических препаратов и товаров, однородных им, тогда как оценка возможности существования товарного знака в отношении иных товаров, отнесенных к 3-му классу МКТУ, была проведена поверхностно. При этом общество обращает внимание, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 3-го класса МКТУ, в том числе товаров, которые очевидно не могут содержать витаминный комплекс "АЕВИТ".

При этом, как указывает общество "БИОФАРМРУС", проведенный Роспатентом анализ относиться к проверке охраноспособносоти обозначения "АЕВИТ", а не "AEVIT".

По утверждению заявителя, слово "AEVIT", отсутствующее в словарях и справочниках, не имеет перевода, читается (произноситься) как [эивит] является изобретенным, простая транслитерация в отношении указанного обозначения не допустима, заложенное в нем смысловое значение может быть истолковано потребителем по-разному, учитывая использование подобного обозначения для маркировки товаров, не имеющих отношения к фармацевтической продукции.

В частности, заявитель указывает, что наиболее вероятным при восприятии обозначения потребителем будет "AEV-IT", что представляет собой две аббревиатуры: AEV - armoured engineering vehicle (инженерно бронированный автомобиль), и IT - information technology (информационные технологии). Возможны и иные варианты восприятия (расшифровки) спорного словесного обозначения.

Как следствие, общество "БИОФАРМРУС" считает, что аргументация Роспатента, относящаяся к слову "АЕВИТ", не может быть относиться к спорному обозначению "AEVIT".

Также общество "БИОФАРМРУС" отмечает, что в отличие от 5-го класса МКТУ, содержащего фармацевтические препараты и прочие препараты для медицинских целей, 3-й класс МКТУ включает совсем иные по своему назначению и цели применения товары - препараты для чистки и парфюмерно-косметические товары, которые невозможно соотнести с первыми, и любая ассоциативность в данном случае является лишь домысливанием на основе создаваемых образов и не может выступать в качестве описательной характеристики товара.

Заявитель считает, что вывод Роспатента о том, что восприятие потребителями обозначения "АЕВИТ" является очевидным, не подтвержден какими-либо доказательствами, в частности, в оспариваемом решении не приведены ссылки на словари и справочную литературу, отсутствуют сведения о широком применении обозначения "АЕВИТ" в отношении товаров, входящих в родовую группу 3-го класса МКТУ, различными производителями.

По мнению общества "БИОФАРМРУС", обозначение "AEVIT" должно было быть исследовано Роспатентом исключительно на предмет вхождения во всеобщее употребление, поскольку характеристикой товаров подобное обозначение в принципе выступать не может. При этом общество полагает, что сам факт регистрации в реестре лекарственных средств витаминных препаратов "АЕВИТ" указывает исключительно на возможность выпуска препаратов под определенным названием конкретными лицами и не может при этом свидетельствовать о том, что такое обозначение не обладает различительной способностью или указывает на вид, наименование товаров или их свойства.

Заявитель обращает внимание на то, что Роспатент при рассмотрении возражения не проводил экспертизу обозначения "AEVIT" применительно к перечню товаров, определяющему объем правовой охраны товарного знака.

Общество "БИОФАРМРУС", также обращает внимание суда на то, что указанные Роспатентом словарно-справочные издания и Государственный реестр лекарственных средств содержат указание на название витаминного комплекса, но не наименование товара.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции и пояснения представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок подачи заявления в суд обществом "БИОФАРМРУС" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "МЕЛИГЕН".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с их государственной регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления им правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, по результатам рассмотрения возражения палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства. При этом решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2015722321 (17.07.2015) законодательством, применимым для оценки охраноспособности заявленного обозначения, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Содержащийся в оспариваемом решении вывод Роспатента о том, что витаминный комплекс под наименованием "АЕВИТ" активно выпускался различными производителями и, как следствие, получил широкую известность среди потребителей как наименование витаминного комплекса задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, следует признать обоснованным, поскольку указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами.

Коллегия судей также отклоняет довод общества о том, что обозначение "AEVIT" должно было быть исследовано Роспатентом исключительно на предмет вхождения во всеобщее употребление, поскольку Роспатент при рассмотрении конкретного возражения ограничен доводами, изложенными в нем. При этом возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку не содержало в себе довода о противоречии государственной регистрации этого товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, предусматривающим запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Также коллегия судей отклоняет доводы заявителя о неправомерности распространения Роспатентом выводов относительно охраноспособности обозначения "АЕВИТ" на обозначение "AEVIT".

Так, суд соглашается с мнением Роспатента, согласно которому спорное обозначение "AEVIT" будет воспринято (воспринимается) средним российским потребителем как простая транслитерация слова "АЕВИТ", являющегося известным в СССР и Российской Федерации названием витаминного препарата.

Соответствующий вывод Роспатента согласуется с правилами транслитерации и ретранслитерации письма, предусмотренными Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95), принятым Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации в Минске в 2000 году и введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 04.09.2001 N 371-ст в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.07.2002.

При этом судом принято во внимание, что в заявке общества "БИОФАРМРУС" N 2015722321 сам заявитель в графе 571 "Описание заявленного обозначения" указывал русскоязычное значение (эквивалент) спорного обозначения "AEVIT" - АЕВИТ, а также то, что на упаковке продукции заявителя серии "librederm", фотоизображения которой представлялись правообладателем в материалы административного дела (например: том 3, листы дела 113), обозначения "АЕВИТ" и "AEVIT" приводятся одновременно. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что обозначения "АЕВИТ" и "AEVIT" фактически отождествляются не только потребителем, но и самим правообладателем - заявителем по настоящему делу, вопреки его занятой в данном судебном процессе позиции, согласно которой такое отождествление не является ни очевидным, ни наиболее вероятным.

В связи с этим предположение заявителя о том, что обозначение "AEVIT" может быть с высокой вероятностью воспринято как сочетание аббревиатур AEV и IT, имеющих отношение к специальной технике и информационным технологиям, либо как иные англоязычные аббревиатуры, носит, по мнению коллегии судей, надуманный характер и не учитывает, что правовая охрана спорному товарному знаку истребовалась обществом "БИОФАРМРУС" и была предоставлена в отношении товаров 3-го класса МКТУ, не имеющих отношения ни к транспортным средствам, ни к информационным технологиям.

В то же время Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающими внимания доводы общества "БИОФАРМРУС" о том, что Роспатент в оспариваемом решении провел анализ только в отношении возможности обозначения "AEVIT" выступать в качестве средства индивидуализации фармацевтических препаратов и товаров, однородных им, тогда как при рассмотрении возражения Роспатентом должным образом не была проведена экспертиза спорного обозначения применительно к перечню товаров 3-го класса МКТУ, определяющему объем правовой охраны оспариваемого товарного знака.

При этом суд исходит из того, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 3-го класса МКТУ, относящихся как к парфюмерно-косметическим товарам, так и к товарам, представляющим собой чистящие и моющие средства.

Удовлетворяя возражение общества "МЕЛИГЕН", Роспатент основывался на том, что товары 3-го класса МКТУ, относящиеся к парфюмерным и косметическим средствам, средствам личной гигиены и бытового назначения, которые могут содержать в своем составе витаминный комплекс "АЕВИТ", в связи с чем имеются основания для признания спорного обозначения характеризующим соответствующие товары 3-го класса, а именно указывающим на их состав и свойства. В отношении же иных товаров 3-го класса МКТУ, не содержащих витаминный комплекс "АЕВИТ", оспариваемый товарный знак, по мнению Роспатента, способен ввести в заблуждение потребителя относительно их состава и свойств.

Таким образом, Роспатент при рассмотрении возражения ограничился выделением двух групп товаров 3-го класса МКТУ, входящих в перечень регистрации оспариваемого товарного знака: товары, которые могут содержать в своем составе витаминный комплекс "АЕВИТ", и товары, не содержащие указанный витаминный комплекс.

При этом Роспатент в оспариваемом решении не счел необходимым указывать (перечислять) конкретные товары, входящие в выделенные им группы товаров, не мотивировал, по каким критериям возможно отнесение входящих в перечень регистрации оспариваемого товарного знака товаров к той или иной группе товаров.

В силу изложенных обстоятельств у суда отсутствует возможность дать оценку обоснованности отнесения содержащихся в перечне регистрации товаров 3-го класса МКТУ к той или иной выделенной Роспатентом группе товаров, а, следовательно, установить правомерность выводов Роспатента о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака в отношении части товаров подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а в отношении другой части товаров - подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При этом доводы, изложенные в отзыве Роспатента и третьего лица, касающиеся отнесения тех или иных товаров 3-го класса МКТУ к группам товаров, в отношении которых регистрация товарного знака противоречит подпункту 3 пункта 1 или подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть приняты во внимание Суда по интеллектуальным правам, поскольку мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленных в суд отзывах на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента.

Следовательно, наличие в отзывах Роспатента и третьего лица дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков оспариваемого решения Роспатента, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу N СИП-411/2016.

Кроме того, коллегия судей считает необходимым отметить, что Роспатент, ограничившись указанием на то, что регистрация спорного обозначения в отношении товаров 3-го класса МКТУ, не содержащих витаминный комплекс "АЕВИТ", вводит потребителей в заблуждение относительно состава и свойств этих товаров, не провел должного анализа в соответствии с правовыми подходами, выработанными в результате многолетней практики Роспатента.

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации) указания на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации, могут соответствовать действительности, то есть являться достоверными, а могут ей не соответствовать, то есть являться ложными или способными ввести в заблуждение.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Согласно подпункту 2 пункта 3 Рекомендаций, определяющему содержание и порядок анализа обозначения и его элементов с целью выявления ложных и способных ввести в заблуждение элементов, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Коллегия судей обращает внимание на то, что среди товаров 3-го класса МКТУ, входящих в перечень регистрации оспариваемого товарного знака, могут оказаться как товары, в отношении которых словесное обозначение "AEVIT" может вызывать ассоциации, способные ввести в заблуждение и являющиеся правдоподобными, так и товары, в отношении которых ассоциативные представления являются неправдоподобными, в которые потребитель очевидно не поверит. К числу таковых, по мнению коллегии судей, можно отнести, например, баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли, бумагу наждачную, вар сапожный, жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, карбиды металлов, корунд, красители для воды в туалете, препараты для чистки сточных труб и т.д. и т.п. Применительно к таким товарам, учитывая вышеприведенные рекомендации, может быть принято решение о регистрации.

Вместе с тем соответствующий анализ Роспатентом при рассмотрении возражения не проводился, в связи с чем вывод о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака в отношении не конкретизированной части товаров 3-го класса МКТУ подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не может быть признан обоснованным.

Таким образом, принимая во внимание, что в оспариваемом решении Роспатента отсутствует надлежащая оценка спорного обозначения на предмет его соответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, коллегия судей полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт в этой части не соответствует закону, нарушает права и законные интересы общества, а, следовательно, является недействительным.

При этом коллегия судей принимает во внимание, что ни обществом "БИОФАРМРУС", ни обществом "МЕЛИГЕН" не оспаривается отказ Роспатента в признании государственной регистрации оспариваемого товарного знака несоответствующей положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении, в указанной части не подлежат проверке судом.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества "МЕЛИГЕН" от 30.03.2017 были допущены существенные нарушения, не позволившие принять законное и обоснованное решение, в связи с чем заявленное обществом требование подлежит удовлетворению.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение, послужившие основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения, повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом должным образом не проведен анализ в отношении конкретных товаров, включенных в перечень регистрации оспариваемого товарного знака, суд полагает необходимым направить возражение общества "МЕЛИГЕН" на повторное рассмотрение в Роспатент.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения заявления, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения судебных расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу на Роспатент, не в пользу которого принято судебное решение.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "БИОФАРМРУС" удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "AEVIT" по свидетельству Российской Федерации N 591505 признать недействительным как не соответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "МЕЛИГЕН" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "БИОФАРМРУС" (ул. Комсомольская, д. 1, лит. Щ, пом. 65, г. Подольск, Московская обл., 142100, ОРГН 1095074003859) 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур