Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2018 г. по делу N СИП-67/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части услуг, для которых он зарегистрирован, поскольку ответчик не доказал его использование им в течение последних трех лет (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2018 г. по делу N СИП-67/2018

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 20 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арсентьевым Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "ФАНТОШ" (ул. Деревенская переправа, д. 17Б, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450019, ОГРН 1110280032928)

к акционерному обществу "МЭБ" (Варшавское ш., д. 129, к. 2, стр. 8, пом. 9, оф. 428, эт. 4, Москва, 117545, ОГРН 1087746499675)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360414 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, Москва, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "ФАНТОШ" - Колесницкий А.О. (по доверенности от 12.04.2018);

от акционерного общества "МЭБ" - Богомолов В.А. (генеральный директор, приказ от 01.06.2017 N 10-орг, протокол от 31.05.2017 N 5) и Телятников К.В. (по доверенности от 09.01.2018 N 03-2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "ФАНТОШ" (далее - общество "ФАНТОШ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "МЭБ" (далее - общество "МЭБ") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360414 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество "ФАНТОШ" указывает на то, что им осуществляется деятельность в сфере реализации товаров, а кроме того, им осуществлены подготовительные действия по использования сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения путем подачи заявки N 2017736738 на регистрацию товарного знака в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Общество "МЭБ" в отзыве не согласилось с заявленными требованиями, ссылаясь на фактическое использование спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ путем оказания комплексной услуги по организации и регулированию биржевой торговли, размещения спорного товарного знака на Интернет-сайте, а также использования в произвольной части фирменного наименования общества "МЭБ".

Вместе с тем ответчик отмечает, что с 01.04.2010 была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о внесении изменений в его фирменное наименование и словесный элемент "АРЕНА" был исключен из него.

При этом ответчик указывает на то, что 27.02.2017 Центральный банк Российской Федерации по заявлению ответчика прекратил действие лицензии на осуществление деятельности по проведению организованных торгов и использование спорного товарного знака в отношении данных услуг было приостановлено.

Однако, по утверждению ответчика, заинтересованность в использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360414 у него сохранилась, что подтверждается подачей заявления в Роспатент о продлении срока действия исключительного права на этот товарный знак.

Общество "МЭБ" отмечает, что после завершения процедур, связанных с прекращением оказания услуг по организации торгов, его деятельность будет переориентирована на внебиржевой рынок и существующие проекты по разработке целевой модели рынка электроэнергии и мощности.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В возражениях на отзыв общества "МЭБ", поступивших в суд 19.03.2018, общество "ФАНТОШ" указывает на то, что представленная обществом "МЭБ" совокупность доказательств не подтверждает фактическое использование им спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица.

В судебном заседании представитель общества "ФАНТОШ", выступив по доводам, изложенным в исковом заявлении, поддержал заявленные исковые требования.

Представители общества "МЭБ" против удовлетворения заявленных требований возражали.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела, общество "МЭБ" является правообладателем комбинированного товарного знакапо свидетельству Российской Федерации N 360414, зарегистрированного 24.09.2008 с приоритетом от 05.02.2007 в отношении услуг 35-го "агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование" и 36-го "котировки биржевые; маклерство; посредничество биржевое" классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, неиспользование ответчиком названного товарного, направил 13.11.2017 в адрес ответчика предложение с требованиями о добровольном отказе ответчика от исключительного права на этот товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Получив отказ общества "МЭБ", выраженный в письме от 17.11.2017 N 147, на направленное предложение, общество "ФАНТОШ" по истечение двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом "ФАНТОШ" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела адресованным обществу "МЭБ" предложением от 13.11.2017 о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него (т. 1, л.д. 12), описью вложения в письмо и почтовой квитанцией (т. 1 л.д. 13), направлением настоящего искового заявления по истечении двухмесячного срока с момента направления названного предложения. Соблюдение указанного порядка обществом "МЭБ" и Роспатентом не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как следует из представленной в материалы дела выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества "ФАНТОШ", к основным видам его экономической деятельности относится предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

В подтверждение наличия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в материалы дела представлены следующие документы: договор поставки от 29.08.2017, заключенный между обществом "ФАНТОШ" (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "ОРИОН" (покупателем); договор поставки от 04.04.2016 N УБ-860, заключенный между обществом "ФАНТОШ" (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "УНИО"; договор поставки от 28.09.2017 N УБ-777, заключенный между обществом "ФАНТОШ" (поставщиком) и индивидуальным предпринимателем Бреславской Инной Викторовной (покупателем); договор поставки от 06.07.2015 N УБ-581, заключенный между обществом "ФАНТОШ" (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "Березка Стор" (покупателем); товарная накладная от 25.10.2017 N 1120 на поставку обществом "ФАНТОШ" в адрес общества с ограниченной ответственностью "Вертикаль" различного рода одежды (платья, платья-жилеты); товарная накладная от 06.10.2017 N 1060 на поставку обществом "ФАНТОШ" в адрес общества с ограниченной ответственностью "ОРИОН" различного рода одежды (свитшоты, свитеры, юбки, блузы и др.); товарная накладная от 03.10.2017 N 1034 на поставку обществом "ФАНТОШ" в адрес общества с ограниченной ответственностью "УНИО" различного рода одежды (платья, свитшоты, шорты, блузы и др.); товарная накладная от 30.10.2017 N 1134 на поставку обществом "ФАНТОШ" в адрес индивидуального предпринимателя Бреславской Инны Викторовны различного рода одежды (брюки, платья, водолазки); товарная накладная от 31.10.2017 N 1141 на поставку обществом "ФАНТОШ" в адрес общества с ограниченной ответственностью "Березка Стор" различного рода одежды (платья, юбки и др.); выписки кредитовых операций по лицевому счету общества "ФАНТОШ", подтверждающие факт надлежащего исполнения вышеупомянутых договоров поставки; декларации соответствия Таможенного Союза от 16.12.2013 N RU Д-RU.MM01B.01793, от 12.12.2013 N RU Д-RU.АЛ114.В.53939, от 12.12.2013 N RU Д-RU.АЛ14.В.53940, от 12.12.2013 N RU Д-RU.АЛ14.В.53941, от 12.12.2013 N RU Д-RU.АЛ14.В.53942, от 12.12.2013 N RU Д-RU.АЛ14.В.53943, подтверждающие соответствие изготовленной обществом "ФАНТОШ" продукции (одежды) требованиям стандартов в сфере легкой промышленности.

Суд, оценив данные документы по правилам, изложенным в статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что обществом "ФАНТОШ" осуществляется фактическая деятельность по производству и оптовой продаже одежды.

Кроме того, обществом "ФАНТОШ" осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлена заявка N 2017736738 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "АРЕНА" в отношении услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ, поданная в Роспатент 06.09.2017.

При этом сходство обозначения по заявке N 2017736738 и спорного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их доминирующих словесных элементов "АРЕНА". Наличие в спорном товарном знаке изобразительного элемента в виде дуги, а также исполнение словесного элемента "АРЕНА" оригинальным шрифтом не влияет на его восприятие потребителем в целом.

Сходство сравниваемых обозначений ответчиком не оспаривается.

В отношении однородности услуг по оптовой реализации товаров (одежды), осуществляемой истцом, с услугами 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Судебная коллегия полагает, что услуги, оказываемые обществом "ФАНТОШ" (оптовая реализация одежды), однородны услуге 35-го класса МКТУ "продажа аукционная", поскольку данные услуги относятся к одной родовой группе (реализация товаров), имеют одно назначение (возмездная передача товаров третьим лицам), а следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Кроме того, суд полагает, что услуги по реализации товаров, оказываемые истцом, однородны услугам 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; распространение образцов", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, в силу следующего.

Услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров" и "распространение образцов" (как способ ознакомления потенциального покупателя с товаром, его качествами, связанный с предложением образцов товара потребителям бесплатно или на пробу, а также с показом этого товара в целях увеличения спроса на этот товар) однородны услуге "реализация товаров", поскольку они имеют сходную направленность (предложение продукции покупателям) и конечную цель (доведение товара до потребителя), демонстрация товаров и распространение образцов традиционно сопутствуют торговле товарами, являясь предварительным этапом реализации товаров потребителям, демонстрация товаров и распространение образцов, как правило, осуществляются в местах реализации товаров.

Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст).

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2017 по делу N СИП-476/2016 и от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016.

В отношении однородности услуги "реализация товаров", оказываемой истцом, таким услугам 35-го класса МКТУ, как "агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; репродуцирование документов; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем вышеупомянутые услуги 35-го класса МКТУ относятся к услугам организации и ведения бизнеса, основным назначением которых является подборка (обучение) персонала, анализ конъюнктуры рынка, сбор деловой информации, что не относится к непосредственной передаче третьим лицам в собственность на возмездной основе товаров.

Различны и лица, оказывающие данные услуги (с одной стороны - коммерческие организации по мониторингу рынка, бизнес-инструкторы; с другой - лицо, осуществляющее реализацию товаров (торговые предприятия).

Различия в назначении сравниваемых услуг, лицах их оказывающих, обусловливают расхождения в способах их оказания (с одной стороны - путем передачи в собственность товаров третьим лицам на возмездной основе; с другой стороны - оказание консалтинговых услуг в сфере организации бизнеса; бизнес-инструктаж, оказание услуг по организации предпринимательской деятельности и др.), что свидетельствует о различии в круге потребителей сравниваемых услуг (потребитель конкретного товара и лицо, намеревающееся или уже осуществляющее предпринимательскую деятельность в той или иной сфере).

Таким образом, услуга "реализация товаров", осуществляемая истцом, не может быть признана однородной комплексу услуг 35-го класса МКТУ, относящихся к области профессионального консалтинга в сфере бизнеса.

При этом истцом доказательств осуществления деятельности, относящейся к области профессионального консалтинга в сфере бизнеса, в материалы дела не представлено, в связи с чем суд не может признать его заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении таких услуг 35-го класса МКТУ, как "агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; репродуцирование документов; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование".

Также судебная коллегия не может признать однородными услугу "реализация товаров", осуществляемую истцом, и услуги 35-го класса МКТУ, относящиеся к родовой группе "реклама": "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная".

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе").

Как ранее отмечалось, реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу.

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Кроме того, рекламные услуги оказываются рекламными агентствами другим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и интернет-аудитория, участники выставок.

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Следовательно, услуги, связанные с реализацией товаров, и непосредственно услуги по рекламе, имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016.

Доказательств осуществления обществом "ФАНТОШ" деятельности, относящейся к оказанию услуг в сфере рекламы, в материалы дела не представлено, в связи с чем отсутствуют основания для признания общества "ФАНТОШ" заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная".

Также суд не признает однородными услуги 35-го класса МКТУ "организация выставок для коммерческих и рекламных целей; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, услуге по реализации товаров, осуществляемой истцом, поскольку сравниваемые услуги относятся к различным видам услуг, имеют разное назначение, различный круг потребителей.

Так, к обязанностям организатора ярмарки (выставки) для коммерческих и рекламных целей относятся: подготовка специализированного помещения; определение режима работы ярмарки (выставки), порядка их организации; определение состава участников, рабочих органов (дирекции, групп по маркетингу, учета договоров и пр.); предоставление мест для продавцов (демонстраторов); опубликование в средствах массовой информации и размещение на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ярмарке (выставке); оказание рекламных услуг; обеспечение необходимым оборудованием, инфраструктурой, охраной и другие. Следовательно, услуги по организации выставок и ярмарок для коммерческих и рекламных целей предназначены для обеспечения информационного, технического, консультационного, бытового и культурного обслуживания участников и иных мероприятий организационного характера.

К потребителям таких услуг относятся производители (продавцы) товаров, лица, оказывающие услуги (выполняющие работы), тогда как потребителями услуги по реализации товаров являются лица, непосредственно испытывающие потребность в тех или иных товарах (услуге, работе), то есть конечные потребители.

В свою очередь, как ранее отмечалось, реализация товаров представляет собой передачу на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результаты выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу.

Следует отметить, что правовая позиция относительно неоднородности торговой деятельности (деятельности по реализации товаров) и деятельности по организации выставок и ярмарок для коммерческих и рекламных целей была поддержана президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 31.03.2017 по делу N СИП-476/2016.

Таким образом, поскольку обществом "ФАНТОШ" не представлено доказательств осуществления деятельности по организации выставок для коммерческих и рекламных целей, организации торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях либо однородной ей, а деятельность, фактически осуществляемая обществом "ФАНТОШ" не однородна данным услугам, то оно не может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация выставок для коммерческих и рекламных целей; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях", для которых спорный товарный знак зарегистрирован.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение "АРЕНА", сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении части услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов", для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360414 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, а именно: "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ, решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления обществом "ФАНТОШ" предложения (13.11.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 13.11.2014 по 12.11.2017 включительно.

При этом Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны только в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов", следовательно, с учетом распределения бремени доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, ответчик обязан доказать фактическое использование этого товарного в отношении упомянутых услуг 35-го класса МКТУ.

Обществом "МЭБ" в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в материалы дела представлены следующие документы: протокол N 3 внеочередного собрания акционеров открытого акционерного общества "Товарная биржа" Арена, на котором был утвержден устав и принято решение об изменении фирменного наименования на открытое акционерное общество "Московская энергетическая биржа"; лицензия от 14.11.2013 N 045-003, выданная Центральным банком Российской Федерации обществу "МЭБ" на осуществление деятельности по проведению организованных торгов; лицензия от 04.12.2007 N 151, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам открытому акционерному обществу "Товарная биржа" Арена на организацию биржевой торговли; уведомление Центрального банка Российской Федерации от 27.02.2017 N 55-2-2-1/437 об аннулировании лицензии общества "МЭБ" на осуществление биржевой торговли; свидетельство о государственной регистрации спорного товарного знака; уведомление Роспатента от 27.03.2017 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также в свидетельство о государственной регистрации спорного товарного знака в части указания правообладателя; уведомление Роспатента от 27.03.2017 о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак; распечатки с Интернет сайта mosenex.ru, на которых размещена информации о деятельности общества "МЭБ" и размещено изображение спорного товарного знака; типовой договор возмездного оказания услуг с приложениями, в том числе регламентом работы информационной системы "АРЕНА"; типовой двусторонний договор купли-продажи.

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные доказательства, приходит к выводу о том, что они не подтверждают фактическое использование обществом "МЭБ" спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов" по смыслу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ.

Так, представленными в материалы дела лицензиями подтверждается право на осуществление обществом "МЭБ" деятельности по проведению организованных торговых мероприятий и торговле на бирже, которая представляет собой процесс купли-продажи различного рода активов на организованных торговых площадках, где осуществляется переход прав собственности на финансовый инструмент от одного лица к другому, отличный от непосредственный реализации товаров определенным лицом (обязательное наличие лицензии, специализированные участники биржевых отношений и т.д.).

Вместе с тем названные лицензии, подтверждая лишь право ответчика осуществлять организацию биржевой торговли, не свидетельствуют о том, что такая деятельность с использованием спорного товарного знака фактически осуществлялась ответчиком в трехлетний период, предшествующий направлению предложения заинтересованного лица.

Следовательно, указанные документы не свидетельствуют об осуществлении обществом "МЭБ" деятельности по оказанию услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов".

Представленные в материалы дела типовые договоры возмездного оказания услуг и купли-продажи также не подтверждают использование спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов", поскольку представляют собой форму будущих соглашений с потребителями, при том, что обществом "МЭБ" не представлено доказательств фактической реализации либо оказания услуг по данным договорам (то есть отсутствуют доказательства непосредственного введения товаров/услуг в гражданский оборот).

Утверждение ответчика о том, что у него имеется заинтересованность в дальнейшем использовании спорного товарного знака, поскольку после завершения процедур, связанных с прекращением оказания услуг по организации торгов, его деятельность будет переориентирована на внебиржевой рынок и существующие проекты по разработке целевой модели рынка электроэнергии и мощности, не может быть принято во внимание, поскольку данное обстоятельство носит предположительный, перспективный характер.

Кроме того, как ранее отмечалось, в бремя доказывания ответчика по настоящей категории дел входит доказывание фактического использования товарного знака в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, а не возможное его использование в будущем.

В отношении представленных в материалы дела распечаток с Интернет-сайта mosenex.ru, на которых размещена информации о деятельности общества "МЭБ" и размещено изображение спорного товарного знака, судебная коллегия отмечает, что они не могут быть признаны относимыми доказательствами, так как невозможно установить дату размещения данной информации на указанном сайте. Имеющаяся на этих распечатках дата (28.02.2018), когда был сделан "принтскрин" данной Интернет-страницы, выходит за пределы трехлетнего срока доказывания фактического использования спорного товарного знака, предшествующего дате направления истцом в адрес ответчика предложения (13.11.2017).

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу о том, что правообладатель (общество "МЭБ") не доказал использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360414 для услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов", в отношении которых обществом "ФАНТОШ" подтверждено наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Доказательств невозможности использования ответчиком данного товарного знака по независящим от него причинам в период доказывания в материалы дела также не представлено.

Таким образом, требования общества "ФАНТОШ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360414 подлежат частичному удовлетворению, а правовая охрана этого товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов".

Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление акционерного общества "ФАНТОШ" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360414 в отношении следующих услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "демонстрация товаров; продажа аукционная; распространение образцов".

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества "МЭБ" (Варшавское ш., д. 129, к. 2, стр. 8, пом. 9, оф. 428, эт. 4, Москва, 117545, ОГРН 1087746499675) в пользу акционерного общества "ФАНТОШ" (ул. Деревенская переправа, д. 17Б, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450019, ОГРН 1110280032928) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев