Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2018 г. по делу N СИП-545/2016 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал его использование им в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2018 г. по делу N СИП-545/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 20 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление CANTINE SGARZI LUIGI SRL (Via Bernarda 1650, Castel San Pietro Terme, Bologna, Italy, 40024) к MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Metro-Strasse 1, Dusseldorf, Germany, 40235) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом "CIAO" по международной регистрации N 804645.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель CANTINE SGARZI LUIGI SRL - Шибаев Р.А. (по доверенности от 31.03.2016).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

CANTINE SGARZI LUIGI SRL обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "CIAO" по международной регистрации N 804645 с приоритетом от 17.01.2003, охраняемой на территории Российской Федерации в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что CANTINE SGARZI LUIGI SRL является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 804645 в отношении товаров 33-го класса МКТУ, поскольку занимается коммерческой деятельностью, связанной с производством однородных товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. В частности, является производителем и импортером вина, а предметом ее деятельности является обработка почвы, продажа сельскохозяйственных продуктов, агротуризм, обработка и продажа винограда, сусла, вина и соответствующих субпродуктов.

CANTINE SGARZI LUIGI SRL указывает, что истец также является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "CIAO" по международной регистрации N 930033, с датой приоритета от 15.05.2007, охраняемого в Австрии, Австралии, Болгарии, странах Бенилюкса, Швейцарии, Колумбии, Кипре, Чехии, Германии, Эстонии, Испании, Финляндии, Великобритании, Грузии, Венгрии, Ирландии, Японии, Республике Корея, Литве, Норвегии, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словакии, Украине.

В связи с чем CANTINE SGARZI LUIGI SRL было подано заявление о расширении действия товарного знака по международной регистрации N 930033 на территории Российской Федерации, по которому Роспатентом был вынесен предварительный отказ в регистрации товарного знака в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 804645, охраняемого на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ.

Поскольку товарный знак по международной регистрации N 804645, по мнению истца, MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG в отношении товаров 33-го класса МКТУ, не используется, истец просит досрочно прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в связи с его неиспользованием.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Роспатент и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

При этом суд считает необходимым отметить, что MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Федеративной Республике Германия, извещение которой осуществляется в порядке, установленном Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Конвенция), в связи с чем судом была предпринята попытка ее уведомления о рассматриваемом деле.

Суд по интеллектуальным правам направлял надлежащим образом оформленную судебную корреспонденцию как напрямую в адрес ответчика (Metro-Strasse 1, Dusseldorf, Germany, 40235), так и в уполномоченный орган (Landgericht Dusseldorf) страны места нахождения MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

В частности, Суд по интеллектуальным 30.08.2016 направил в указанный уполномоченный орган запрос, в котором просил вручить ответчику определение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2016 о принятии искового заявления, который был получен названным органом 11.10.2016 (том 1, л.д. 130).

В ответе от 31.10.2016 (том 1, л.д. 98-99, 148-149) на запрос, данным уполномоченным органом был дан ответ, в котором было указано, что Конвенция к данной категории спора не применяется, на основании чего уведомление о вручении и приложенные к нему документы возвращаются обратно отправителю.

В связи с чем, Судом по интеллектуальным правам была предпринята повторная попытка извещения MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG через направление в иной уполномоченный орган (Die des Oberlandesgerichts ) путем направления 05.04.2017 запроса с уведомлением о вручении и приложенным к нему определением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 об отложении судебного заседания.

Указанный запрос был получен названным уполномоченным органом 09.05.2017 (том 2, л.д. 75).

В ответе от 19.05.2017 (том 2, л.д. 72-74) на данный запрос, указанным уполномоченным органом был дан ответ, в котором было указано, что запрос от 05.04.2017 подлежит возвращению обратно отправителю, поскольку из него невозможно установить в защиту каких прав был подан настоящий иск. В связи с чем данный уполномоченный орган попросил предоставить дополнительные документы, раскрывающие суть дела, чтобы установить имеет ли данный спор отношение к гражданскому делу по торговым вопросам.

В связи с этим Судом по интеллектуальным правам в адрес уполномоченного органа (Die des Oberlandesgerichts ) - 26.07.2017 был направлен еще один запрос с уведомлением о вручении и приложенным к нему определением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2017 о судебном поручении, а также нотариально заверенной копией искового заявления, переведённого на немецкий язык.

Кроме этого, Суд по интеллектуальным правам в адрес уполномоченного органа (Die des Oberlandesgerichts ) - 05.10.2017 направил запрос с уведомлением о вручении и приложенными к нему определениями Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2017 о судебном поручении и об отложении судебного заседания, а также нотариально заверенную копию искового заявления, переведённого на немецкий язык.

Указанные запросы (от 26.07.2017 и от 05.10.2017) были получены уполномоченным органом 17.08.2017 и 07.11.2017 соответственно, что подтверждается почтовыми уведомлениями (штриховой почтовый идентификатор RA637842249RU и RA638290808RU), вернувшимися в суд с отметкой о вручении.

Однако ответы на указанные запросы Судом по интеллектуальным правам от названного уполномоченного органа так и не были получены.

При этом, надлежащим образом оформленная судебная корреспонденция, направляемая напрямую по известному суду адресу MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, была вручена получателю (том 2, л.д. 28-30, том 3, л.д. 20-22, 27, 93-95), и возвращена обратно в Суд по интеллектуальным правам с отметками о получении.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основных судебных заседаний своевременно была опубликована на сайте "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG о настоящем судебном разбирательстве.

В свою очередь, согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

В связи с чем коллегия судей признает ответчика надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов настоящего дела следует, что MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG является правообладателем комбинированного товарного знака "" по международной регистрации N 804645, зарегистрированного 27.05.2003 в отношении товаров 33-го класса МКТУ "Wines of Italian origin / Вина итальянского происхождения", с датой приоритета от 17.01.2003.

Установив, что комбинированный товарный знак "" по международной регистрации N 930033, в отношении которого истцом в Роспатент было подано заявление о расширении его действия на территории Российской Федерации, и товарный знак "" по международной регистрации N 804645 имеют сходство до степени смешения в отношении однородных товаров, Роспатент (том 1, л.д. 29-37) вынес предварительный отказ в предоставлении на территории Российской федерации правовой охраны товарному знаку CANTINE SGARZI LUIGI SRL со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Таким образом, CANTINE SGARZI LUIGI SRL, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в отношении товаров 33-го класса МКТУ, и полагая, что товарный знак правообладателем которого является MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, явившегося в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика- правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность CANTINE SGARZI LUIGI SRL в удовлетворении исковых требований, истцом представлены: контракт от 21.05.2013 N CSL/S-13; счета-фактуры от 26.11.2015; декларации на товары от 08.12.2015; сведения об участии CANTINE SGARZI LUIGI SRL в выставках; выписки из торгового реестра; ответ Роспатента; свидетельство на товарный знак по международной регистрации N 930033, которому правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33-го класса МКТУ "Wine / вино".

Указанными документами подтверждается использование истцом сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров.

Исходя из того, что Роспатентом был вынесен предварительный отказ в регистрации на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 930033 в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 804645, охраняемого на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ, со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам считает, что вопрос о сходстве до степени смешения названных обозначений, а также однородности товаров, которым предоставлена правовая охрана, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается.

Следовательно, товарный знак по международной регистрации N 804645 препятствует регистрации на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 930033 в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что CANTINE SGARZI LUIGI SRL является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение (товарный знак по международной регистрации N 930033), сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком по международной регистрации N 804645 в отношении товаров 33-го класса МКТУ, однородных товарам, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи искового заявления CANTINE SGARZI LUIGI SRL о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (23.08.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 23.08.2013 по 22.08.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело истцом доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт его использования в отношении товаров 33-го класса МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ "Wines of Italian origin / Вина итальянского происхождения", в то время как CANTINE SGARZI LUIGI SRL подтвердила свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных товаров 33-го класса МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований истца.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью CANTINE SGARZI LUIGI SRL удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 804645.

Взыскать с MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Metro-Strasse 1, Dusseldorf, Germany, 40235) в пользу CANTINE SGARZI LUIGI SRL (Via Bernarda 1650, Castel San Pietro Terme, Bologna, Italy, 40024) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлине.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина