Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2018 г. по делу N СИП-772/2017 Решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку признано недействительным, поскольку ответчиком не были оценены все обстоятельства дела, оспариваемый ненормативный правовой акт содержит внутренние противоречия

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2018 г. по делу N СИП-772/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Ника" (Угловой пер., д. 2, пом. 7, Москва, ОГРН 1137746876079) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, ОГРН 1027739786194) от 20.11.2017 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 97577.

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Лабер" (бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, кв. 64, пом. II (пом. ЗАО "ТАРП-СЗАО"), Москва, 123154,ОГРН 1027739786194).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ника" - Жукова Л.В. (по доверенности от 23.04.2018 N 2);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Лабер" - Петровская Е.В. (по доверенности от 31.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ника" (далее - общество "Ника") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2017 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 97577.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Лабер" (далее - общество "Лабер").

В обоснование поданного заявления общество "Ника" указывает, что регистрация в качестве товарного знака общеупотребимого слова "линзы" в английской транскрипции, не подлежит правовой охране и является незаконной, поскольку, по мнению общества "Ника", не соответствует пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как словесный элемент "LINZI", занимающий доминирующее положение в спорном товарном знаке, представляет собой указание на назначение заявленных услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Приведенные в перечне оспариваемой регистрации услуги 35-го класса МКТУ - "услуги по розничной продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз; услуги по оптовой продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз" оказываются именно в отношении товара "линзы", в связи с чем словесный элемент оспариваемого товарного знака характеризует данные услуги.

Также общество "Ника" считает, что изложенные в оспариваемом решении выводы Роспатента в отношении частей товарного знака "linzi" и "ru" являются противоречивыми. Так Роспатент, указав, что элемент "ru" представляет собой указание домена первого уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации, приходит к выводу о том, что слово "Linzi", воспринимаемое на слух как "линзы", представляет собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения.

Заявитель также обращает внимание суда на то, что при рассмотрении в палате по патентным спорам возражения общества "Ника", правообладателем спорного товарного знака - обществом "Лабер", были представлены доказательства использования спорного товарного знака именно при продаже контактных линз и сопутствующих товаров в сети Интернет через сайт "LINZI.RU", что послужило основанием для вывода Роспатента о том, что спорное обозначение приобрело различительную способность.

Однако, по мнению заявителя, документы, представленные обществом "Лабер" в качестве доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения, не подтверждают, что потребители ассоциирует спорное обозначение с обществом "Лабер" и оказанием им заявленных услуг 35-го класса МКТУ.

Кроме того, заявитель указал, что зарегистрировав спорный товарный знак, общество "Лабер" добивается аннулирования доменного имени www.Linzy.ru, которое используется заявителем с 2014 (ранее даты приоритета спорного товарного знака) для осуществления аналогичных услуг по продаже контактных линз и сопутствующих аксессуаров в сети Интернет.

Вместе с тем, по мнению заявителя, Роспатентом необоснованно не принят во внимание данный довод общества "Ника".

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он считает доводы заявителя необоснованными, не соответствующими нормам законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Так, Роспатент пришел к выводу о том, что спорное обозначение не является простым наименованием товара, а также не является описательным и не характеризует услуги 35-го класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства, в связи с чем регистрация спорного товарного знака соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "Лабер" представило письменные объяснения по делу, в которых не согласилось с изложенными в заявлении общества "Ника" доводами, считает, что оснований для отмены решения Роспатента не имеется.

По мнению общества "Лабер", слово "LINZI" не является простым наименованием товара и не характеризует услуги 35-го класса МКТУ, поскольку данный класс содержит различный перечень услуг рекламного и маркетингового характера.

Кроме того, по мнению общества "Лабер", спорное обозначение не обладает самостоятельным лексическим значением.

Более того, по мнению общества "Лабер", слово "линзы", транслитерация которого буквами латинского алфавита вошла в состав спорного товарного знака, также не является указанием на вид товара, поскольку является общим понятием по отношению к разнообразным инструментам и приборам.

Также, по мнению третьего лица, при рассмотрении возражения заявителя, в Роспатент было представлено достаточное количество надлежащих доказательств, подтверждающих активную деятельность общества по продаже контактных линз. При этом третье лицо не соглашается с доводом заявителя о том, что действия общества "Лабер" являются актом недобросовестной конкуренции.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель общества "Ника" заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить, оспариваемое решение Роспатента признать недействительным.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления общества "Ника" по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Представитель общества "Лабер" также возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в представленных им письменных пояснениях.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество "Лабер" является правообладателем комбинированного товарного знака , зарегистрированного по заявке N 2015704204 с датой приоритета от 18.02.2015 за N 597577 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз; услуги по оптовой продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз.".

В Роспатент 16.06.2017 поступило возражение общества "Ника" против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, так как, по мнению данного общества, товарный знак "LiNZI.RU" не обладает различительной способностью и характеризует услуги 35-го класса МКТУ, указанные в перечне регистрации. Таким образом, по мнению общества "Ника", регистрация товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Заявленное возражение мотивировано тем, что слово "линзы" в любой транскрипции "linzi" или "linzy" как в целом, так и как часть товарного знака, не подлежит правовой охране.

Кроме того, общество "Ника" указало, что словесный элемент товарного знака "LiNZI" является доминирующим и представляет собой простое наименование товаров, при этом элемент "RU" является вспомогательным имеет всеобщее обозначение как интернет-магазин для данного вида товара и услуг, данный элемент не делает словесное обозначение "LiNZI.RU" индивидуальным и оригинальным для его правовой защиты в качестве объекта интеллектуальных прав.

Кроме того, общество полагает, что приведенные в перечне оспариваемой регистрации услуги 35-го класса МКТУ оказываются именно в отношении товаров "линзы", в связи с чем словесный элемент "LiNZI" характеризует данные услуги.

Более того, в обоснование заявленного возражения общество "Ника" указало, что действия правообладателя по регистрации в качестве товарного знака общеупотребимого слова "линзы" и дальнейшие действия по предъявлению претензий юридическим лицам, добросовестно использующим слово "линзы" и его транскрипции на иностранном языке, являются злоупотреблением правом, что является недопустимым в соответствии с требованиями статьи 10 ГК РФ.

В качестве доказательств, подтверждающих свои доводы, обществом "Ника" были представлены следующие документы: копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 597577; копия претензии правообладателя в адрес лица, подавшего возражение; - копия ответа на претензию от лица, подавшего возражение, за исх. N 17/032 от 19.04.2017 с почтовой квитанцией об отправлении и описью вложения; распечатка с сайта www.Linzi.ru; распечатка с сайта www.linzy.ru.

Решением Роспатента от 20.11.2017 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 597577 оставлена в силе.

Не согласившись с данным решением Роспатента, общество "Ника", обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании его недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок подачи заявления в суд обществом "Ника" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с их государственной регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления им правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322 (далее - Правила N 32).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил N 32 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил N 32 к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Основанием для исключения из области правовой охраны словесных обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, в силу подпункта 2.3.2.3 Правил N 32 является то, что такие обозначения непосредственно, при отсутствии необходимости дополнительных рассуждений, указывают на вид товара, его качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта либо иные характеристики. Также такие обозначения называют описательными.

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Обозначения относятся к описательным и в том случае, если они содержат доминирующие описательные элементы. Таким обозначениям в соответствии с абзацем восьмым пункта 14.4.1 Правил N 32 не может быть предоставлена правовая охрана.

В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце 5 пункта 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197) формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения.

Как установлено Роспатентом оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоит из словесного элемента "LiNZI.RU", выполненного оригинальным объемным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала, расположенного над буквой "i". Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: оттенки серого, красный, белый, черный.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг "демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз; услуги по оптовой продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз" 35-го класса МКТУ.

Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент товарного знака "LiNZI", с точки зрения написания его буквами латинского алфавита, является фантазийным, и не имеет смыслового значения. При этом Роспатент указал, что обществом "Ника" не представлено доказательств, в которых содержатся сведения о том, что слово "LiNZI" до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительно использовалось для обозначения товаров "контактные линзы" различными производителями, в результате чего стало указанием данного вида товара.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что слово "LiNZI" не является прямым указанием на конкретный вид, качество, свойство, назначение или ценность услуг 35-го класса МКТУ, поскольку подобное толкование является ассоциативным, требует дополнительного рассуждения и домысливания.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, судебная коллегия не может согласиться с данными выводами административного органа в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, оспариваемый товарный знак "LiNZI.RU" представляет собой словообразование из словесных элементов "LiNZI" и ".RU", при этом первый элемент является транслитерацией слова "линзы", а второй элемент представляет собой указание домена первого уровня, обозначающее принадлежность к Российской Федерации.

В данном случае, доминирующее положение в спорном товарном знаке занимает элемент "LiNZI", воспринимаемое на слух как "линзы", созвучен русскому слову "линзы".

Таким образом, данный словесный элемент понятен российскому потребителю, в связи с чем акцентирует на себе его внимание и играет важную роль при восприятии обозначения в целом.

Согласно сведениям словарно-справочных источников, линза - (нем. Linse, от лат. lens - чечевица), прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, преломляющими световые лучи, способное формировать оптич. изображения предметов, светящихся собственным или отражённым светом (https://dic.academic.ru/); (нем. Linse, от лат. lens - чечевица) - деталь из прозрачного однородного материала, имеющая две преломляющие полированные поверхности, например, обе сферические; или одну - плоскую, а другую - сферическую. В настоящее время всё чаще применяются и "асферические линзы", форма поверхности которых отличается от сферы (wikipedia.org).

Термин "линза" использую также применительно к другим приборам и явлениям, действия которых на излучение подобно действию линзы. Так, в частности, термин "линза" используется применительно к понятию "контактные линзы".

Контактные линзы - небольшие изготавливаемые из прозрачных материалов линзы, надеваемые непосредственно на глаза для коррекции зрения (то есть для повышения остроты зрения), за исключением декоративных и косметических контактных линз - они могут не только корректировать зрение, но и украшать глаза. (https://ru.wikipedia.org.).

На данное обстоятельство также было указано в уведомлении эксперта от 24.02.2018 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (т. 1, л.д. 137-138). А также не отрицалось самим обществом "Лабер" в письме в Роспатент от 22.08.2016.

Между тем, Роспатент при наличии соответствующего довода в возражении от 16.06.2017 данному обстоятельству правой оценки не дал, сославшись на то, что в возражении отсутствует информация из словарно-справочной литературы.

Однако судебная коллегия полагает необходимым отметить, что отсутствие у обозначения различительной способности относится к числу абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), а проводя экспертизу заявленного обозначения, Роспатент устанавливает наличие либо отсутствие предусмотренных законом оснований для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, Роспатент может использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет (пункт 2.2. Рекомендаций N 39).

Вместе с тем, как следует из оспариваемого решения, Роспатент такой анализ не осуществил.

Кроме того, Роспатент отметил, что охраноспособность рассматриваемого обозначения анализируется им исключительно по отношению к услугам 35-го класса МКТУ, а не товарам 09-го класса МКТУ.

При этом Роспатент не принял во внимание, что правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг по розничной и оптовой продаже именно контактных линз, аксессуаров и средств ухода за ними.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретные услуги по розничной и оптовой продаже контактных линз предназначены для реализации конкретного товара - контактных линз, и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения и указывать на назначение заявленных услуг 35-го класса МКТУ.

Между тем данному обстоятельству оценка Роспатентом в оспариваемом решении также не дана.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Между тем судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества "Ника" не дал оценку всем обстоятельствам дела, всем доводам лиц, участвующих в деле, вышеизложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, а оспариваемый ненормативный правовой акт содержит внутренние противоречия.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций N 39 при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака, а не третьих лиц в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг).

Как следует из материалов дела, в качестве доказательств длительного использования обществом "Лабер" спорного обозначения в Роспатент были представлены следующие документы: письмо от администратора доменного имени www.linzi.ru и правообладателя о подтверждении сведений с соответствующего сайта, полученных с помощью сервиса web.archive.org; копия справки, касающейся администратора доменного имени linzi.ru; распечатки с сайта www.linzi.ru, полученные с помощью сервиса web.archive.org; копия письма общества с ограниченной ответственностью "Компания 5НТР" от 28.08.2017 об оказании правообладателю консалтинговых услуг; копия договора от 29.03.2013 между правообладателем и обществом с ограниченной ответственностью "Компания 5НТР" с приложениями, актами выполненных работ; отчет по рекламным компаниям за период с 01.08.2013 по 28.08.2017.

Кроме того, в дополнение были представлены распечатки с сайта www.Linzi.ru, сведения о посещаемости сайта www.Linzi.ru; распечатки страниц в социальных сетях vk.com и facebook.com; копия эквайрингового договора от 08.11.2012 с приложениями; копии платежных поручений по договору от 08.11.2012 за ноябрь-декабрь 2012 года, январь-декабрь 2013 года, январь-декабрь 2014 года, январь-февраль 2015 года; копия договора от 24.07.2012 об обслуживании операций, совершаемых с использованием банковских карт при оплате реализуемых правообладателем товаров/услуг в сети Интернет, с приложением актов, выписок за период январь-апрель 2015 года; копия договора от 01.07.2013 между правообладателем и ООО "Компания 5НТР" с приложениями; копия агентского договора от 24.07.2013, касающегося доставки товаров, копии отчетов агента от 31.10.2013, 30.09.2013, за период 2013 года и платежного поручения по договору; копии агентского договора от 05.11.2014, платежных поручений по договору.

Оценив представленные документы, Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемое обозначение длительное время используется для индивидуализации деятельности правообладателя, связанной с торговлей товарами через интернет-магазин, имеющий одноименный адрес (www.Linzi.ru) и в результате такого использования приобрело дополнительную различительную способность и известность на российском рынке в качестве товарного знака (знака обслуживания) до даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2015) в отношении заявленных на регистрацию услуг.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводами административного органа в силу следующего.

Так, представленные распечатки из сети Интернет (т. 1, л.д. 140-145) не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения дополнительной различительной способности у спорного обозначения до даты приоритета для индивидуализации деятельности правообладателя, поскольку не содержат сведений о дате публикации соответствующих сведений, а архивные распечатки с сайта в сети интернет (т. 2 л.д. 89-123) не содержат сведений о правообладателе - обществе "Лабер". Архивные распечатки с сайта в сети интернет (т. 3 л.д. 23-38) не содержат сведений о спорном обозначении в том виде, в каком ему предоставлена правовая охрана.

Факт использования обществом "Лабер" оспариваемого обозначения посредством торговли товарами через интернет-магазин, имеющий одноименный адрес (www.Linzi.ru) также не может быть признан подтвержденным, поскольку согласно имеющемуся в материалах дела письму общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 21.07.2017 администратором указанного доменного имени является гражданин Дибнер В.В. Между тем, вопреки требованиям Правил N 32, Роспатент не дал правовую оценку соответствующим доводами заявителя.

Другие доказательства, представленные обществом "Лабер" в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования, не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя - общества "Лабер", поскольку не содержат сведений о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, оказывающим соответствующие услуги 35-го класса МКТУ.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам оглашается с обществом "Ника" о том, что в оспариваемом решении Роспатента отсутствует правовой анализ довода заявителя о том, что доменное имя www.Linzy.ru используется обществом "Ника" с 2014 (ранее даты приоритета спорного товарного знака) для осуществления аналогичных услуг по продаже контактных линз и сопутствующих аксессуаров в сети Интернет, между тем соответствующие выводы Роспатента имеют принципиальное значение для вывода о приобретении спорным товарным знаком различительной способности.

В отношении довода общества "Ника" о признании действий общества "Лабер" по регистрации товарного знака злоупотреблением правом суд отмечает следующее.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 63 постановления N 5/29, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Данное разъяснение применимо и к случаям оспаривания решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

В обоснование рассматриваемого довода общество "Ника" указывает на то, что действия общества "Лабер", связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, направлены на устранение конкурентов путем запрета использования спорного обозначения и предъявления в связи с этим требований иным лицам. Это подтверждается, по его мнению тем, что ему от имени правообладателя спорного товарного знака направлена претензия с требованием прекратить использование спорного товарного знака, а также в Арбитражный суд города Москвы подано исковое заявление с требованием признать использование домена www.Linzy.ru обществом "Ника" нарушением исключительных прав общества "Лабер" и о взыскании компенсации.

Основываясь на указанных ранее положениях ГК РФ, а также подходах, выработанных правоприменительной практикой, приняв во внимание обстоятельства предъявления заявленных требований, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии в действиях общества "Лабер" признаков злоупотребления правом, поскольку само по себе направление обществу "Ника" претензии с требованием прекратить использование спорного товарного знака, а также соответствующих требований в суд является правом правообладателя, основанном на законе, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Обстоятельство приобретения исключительных прав на товарный знак само по себе не свидетельствует о том, что такие действия являются действиями в обход закона с противоправной целью либо иным заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав, в связи с чем суд отклоняет довод общества "Ника" о злоупотреблении обществом "Лабер" правом в соответствии со статьей 10 ГК РФ.

В пункте 52 постановления N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества "Ника" являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть Роспатенту указанное возражение и свидетельствуют как о незаконности принятого решения Роспатента от 20.11.2017, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов общества "Ника".

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В связи с изложенным, для восстановления нарушенных прав общества "Ника" Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 597577 с учетом выводов суда и дополнительных доказательств, представленных заявителем и третьим лицом в материалы судебного дела.

Судебные расходы по делу распределяются между сторонами в соответствии со статьями 110, 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

требование общества с ограниченной ответственностью "Ника" удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "LiNZI.RU" по свидетельству Российской Федерации N 597577, признать недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Ника" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ника" (ОГРН 1137746876079) 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин