Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-175/2018 по делу N СИП-574/2017 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в иске о признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку он способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, т.к. является сходным с обозначением, используемым третьим лицом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-175/2018 по делу N СИП-574/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 мая 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

судьи-докладчика Погадаева Н.Н. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 316784700061257) на решение Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 по делу N СИП-574/2017 (судьи Голофаев В.В., Мындря Д.И., Рогожин С.П.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.06.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (2-й Новокузнецкий переулок, д. 13/15, Москва, 115184, ОГРН 1027700042985) от 28.04.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 268942.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от Аврамчук Александры Евгеньевны - Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 27.09.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41);

от открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" - Бостан О.Н. (по доверенности от 08.11.2017) и Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 08.11.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Аврамчук Александра Евгеньевна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.06.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (далее - общество "РОТ ФРОНТ", общество) от 28.04.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 268942.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "РОТ ФРОНТ".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель указывает, что для применения пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение необходимо установить, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

По мнению предпринимателя, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку конфеты под обозначением "РОМАШКА" задолго до даты приоритета указанного товарного знака выпускались различными производителями, причем объем производства общества "РОТ ФРОНТ" и аффилированных с ним лиц не был доминирующим.

Поскольку конфеты под обозначением "РОМАШКА" после 1990-х годов производились по меньшей мере четырьмя производителями, предприниматель считает, что названное обозначение указывало на вид товара, а не на их производителя, соответственно, оно не обладало различительной способностью.

Кроме того, отсутствие введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, подтверждается, как полагает предприниматель, проведенным по его заказу социологическим исследованием, которое показало, что подавляющее большинство потребителей полагают, что товары под обозначением "Скромница-Ромашка" производились и производятся не обществом "РОТ ФРОНТ". Данное обстоятельство подтверждается еще и тем, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сосуществуют на рынке более 10 лет.

Общество "РОТ ФРОНТ" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором, указывая на законность и обоснованность судебного акта, просило оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, обжалуемое решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Представители Роспатента и общества "РОТ ФРОНТ" просили отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам возвращает предпринимателю вместе с текстом постановления приложенную к кассационной жалобе Статистическую справку о положении на рынке основных предприятий холдинга "Объединенные кондитеры" в 1991-2004 годах, отсутствовавшую в материалах дела при его рассмотрении в суде первой инстанции, поскольку в полномочия суда кассационной инстанции не входит исследование и оценка доказательств.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 07.06.2016 за номером РД 0199680, является правообладателем словесного товарного знака "СКРОМНИЦА-РОМАШКА" по свидетельству Российской Федерации N 268942.

Названный товарный знак (дата приоритета - 16.07.2003) зарегистрирован 20.05.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке N 2003713782 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 28.04.2017 от общества поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 268942, мотивированное тем, что правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

По результатам рассмотрения возражения от 28.04.2017 Роспатент принял решение от 30.06.2017, которым удовлетворил указанное возражение, признав предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Решение Роспатента обусловлено тем, что спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку является сходным с обозначением, используемым обществом задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки однородных товаров.

Роспатент установил, что обозначение "РОМАШКА" используется обществом "РОТ ФРОНТ" с 1933 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и пришел к выводу о длительном и интенсивном использовании этого обозначения, в результате которого оно приобрело широкую известность на территории Российской Федерации в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Вышеназванные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком, способны восприниматься потребителем как товары, произведенные обществом "РОТ ФРОНТ" либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с этим обществом, а не с его правообладателем.

В связи с изложенным решением от 30.06.2017 Роспатент регистрацию оспариваемого товарного знака признал не соответствующей пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из того, что вывод Роспатента о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках является обоснованным, сделан при правильном применении действующего законодательства.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого решения и применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Предметом проверки президиума Суда по интеллектуальным правам также не могут быть доводы, основанные на Статистической справке о положении на рынке основных предприятий холдинга "Объединенные кондитеры" в 1991-2004 годах, поскольку она отсутствовала в материалах дела при его рассмотрении в суде первой инстанции и не могла быть предметом судебной оценки.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

С учетом даты подачи заявки N 2003713782 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 268942 (16.07.2003) применимым законодательством для оценки его охраноспособности является Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

При этом исходя из подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации по данному основанию правовая охрана товарного знака может быть прекращена полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

Действительно, как обоснованно указывает предприниматель в кассационной жалобе, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем и возникновение (и сохранение) у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом были установлены обстоятельства, необходимые для применения пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, а именно:

1) является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, являющегося производителем товаров, для которых товарный знак зарегистрирован;

2) использовалось ли противопоставленное обозначение иным изготовителем до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

3) в результате сходства товарного знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным изготовителем до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что товары, маркированные товарным знаком правообладателя, являются товарами другого изготовителя, имеющими определенное качество и место происхождения.

Судом первой инстанции установлено, что общество "РОТ ФРОНТ" согласно имеющимся в деле доказательствам является производителем конфет "РОМАШКА" начиная с 1933 года. Оно производило их непрерывно, вплоть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак в 2003 году.

Данные обстоятельства подтверждаются копиями документов, таких как: планы производства кондитерской продукции на 1933, 1935, 1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953, 1954, 1957, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1970, 1976-2000 годы; отчеты о выполнении плана за 1936, 1939, 1940, 1945, 1946, 1950, 1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980, 1986, 1993 годы; заказ на поставку кондитерских изделий конторе Росбакалеи в 1980 году; отчеты о сдаче готовой кондитерской продукции за 1999-2003 годы; справка об объемах выпуска кондитерской продукции под товарным знаком "РОМАШКА" обществом "РОТ ФРОНТ" и его лицензиатами за период с 1966 по 2016 год; газеты "Кондитер" от 1958, 1961, 1962, 1968, 1969, 1976, 1981 годов; диплом лауреата всероссийской программы-конкурса "100 лучших товаров России"; награды от 1972, 1976, 1999, 2000, 2001, 2003 годов; каталог продукции от 1999 года; справка об объемах выпуска кондитерской продукции под товарным знаком "РОМАШКА" обществом "РОТ ФРОНТ" и его лицензиатами за период с 1933 по 2016 год.

Судом первой инстанции также установлено, что в период с 1933 по 2003 год минимальный годовой объем производства конфет "РОМАШКА" пришелся на 1994 год - 500 кг конфет, а максимальный - на 2003 год - 1 435 581 кг конфет в год; при этом общий объем конфет под обозначением "РОМАШКА", произведенный обществом с 1933 по 2003 год, составил не менее 11 629 310 кг.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу, что обозначение "РОМАШКА" в течение длительного периода времени (70 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака) непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - обществом "РОТ ФРОНТ", в результате чего данное обозначение приобрело широкую известность на территории Российской Федерации в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Следствием установления указанных обстоятельств явился вывод суда первой инстанции о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком, способны восприниматься потребителем как товары, произведенные обществом "РОТ ФРОНТ" либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с этим обществом, а не с его правообладателем.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым также отметить, что Роспатентом при рассмотрении административного дела были установлены все необходимые для целей применения пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках обстоятельства.

Предметом оценки суда были и содержащиеся в кассационной жалобе доводы, касающиеся отсутствия у обозначения "РОМАШКА" различительной способности, поскольку, как указывает предприниматель, названное обозначение указывало на вид товара, а не на их производителя.

При проверке данного довода суд первой инстанции исследовал заключение от 14.08.2017 N 247-2017 и пояснения к нему, составленные Лабораторией социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" (далее - социологический опрос), согласно которому конфеты "РОМАШКА" производились различными предприятиями, поэтому, по мнению экспертов, обозначение "РОМАШКА" использовалось в качестве вида товара.

Однако, как обоснованно указал суд первой инстанции, эти выводы не опровергают доводы Роспатента о подтверждении интенсивного использования обществом "РОТ ФРОНТ" обозначения "РОМАШКА" для индивидуализации шоколадных конфет с 1933 года, то есть задолго до дат, приведенных в этом исследовании - 1967, 1971-1987 годы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в кассационной жалобе не содержится доводов со ссылкой на нормативно-правовые, словарно-справочные или иные источники, относящие конфеты с названием "РОМАШКА" к виду конфет по какому-либо критерию.

Опровергая доводы предпринимателя об отсутствии у обозначения "РОМАШКА" различительной способности, суд первой инстанции пришел к выводу, что данное обозначение обладает высокой различительной способностью применительно к товарам 30-го класса МКТУ.

Суд первой инстанции также дал оценку и содержащемуся в кассационной жалобе доводу о том, что подавляющее большинство потребителей полагают, что товары под обозначением "СКРОМНИЦА-РОМАШКА" производились и производятся не обществом "РОТ ФРОНТ".

Суд усмотрел противоречие названного довода выводам, изложенным в социологическом опросе.

Так, суд первой инстанции установил, что согласно полученным ответам потребителей следует, что они в принципе не владели информацией о производстве по состоянию на 2003 год каких-либо товаров, маркированных обозначением "СКРОМНИЦА-РОМАШКА". При этом суд отметил, что при опросе респондентов у них не выяснялось, о производстве и реализации какого конкретно товара у них спрашивают мнение. Вместе с тем Роспатент сделал вывод об интенсивном использовании обозначения "РОМАШКА" не в отношении всех видов товаров, а конкретного товара - конфет (кондитерских изделий).

Получил судебную оценку и довод предпринимателя о том, что кондитерской фабрикой "Алтай" конфеты "РОМАШКА" выпускались с 1989 года. По результатам этой оценки суд первой инстанции пришел к выводу, что эти обстоятельства не опровергают факт интенсивного использования обществом "РОТ ФРОНТ" обозначения "РОМАШКА" с 1933 года.

При этом суд также учитывал, что каких-либо сведений о том, что потребители ассоциировали конфеты "РОМАШКА" с кондитерской фабрикой "Алтай", в материалах дела не имеется.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств. При этом окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также учитывает, что в основном доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, повторяют доводы, которые были предметом судебной оценки при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Иная оценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанции обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 по делу N СИП-574/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

Н.Н. Погадаев