Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-452/2018 по делу N А40-131931/2014 Суд отменил принятые по делу судебные акты в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими судами не были исследованы все существенные для правильного разрешения дела обстоятельства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-452/2018 по делу N А40-131931/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ШАТО-АРНО" (ул. Ер. Кочара, 21/1, кв. 114, г. Ереван, Армения) на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018 (судьи Головкина О.Г., Расторгуев Е.Б., Пирожков Д.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "ШАТО-АРНО" к закрытому акционерному обществу "Фирма ВАСТОМ" (пр. Проектируемый 4386-й, дом 1, Москва, 109235, ОГРН 1027739757858) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Араратский винный завод" (ул. Раффи, 19, с. Арарат, Араратский марз, Республика Армения).

Лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ШАТО-АРНО" (далее - истец, общество "ШАТО-АРНО") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Фирма ВАСТОМ" (далее - ответчик, общество "Фирма ВАСТОМ") о запрете использовать обозначение "АРАГАЦ" для индивидуализации товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 285829 и о взыскании 10 440 600 рублей компенсации (с учетом уточнений заявленных требований, принятых судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Араратский винный завод" (далее - третье лицо, общество "Араратский винный завод").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016, исковые требования общества "ШАТО-АРНО" удовлетворены частично: обществу "Фирма ВАСТОМ" запрещено использовать обозначение "АРАГАЦ" для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 285829 (аперитивы, бренди, напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, получаемые перегонкой); взыскано 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения Арбитражного суда города Москвы следует читать как "от 27.10.2015"

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2015 по настоящему делу, а также постановления судов апелляционной и кассационной инстанций отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении общество "ШАТО-АРНО" уточнило исковые требования в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило суд:

- запретить обществу "Фирма ВАСТОМ" использовать обозначение "АРАГАЦ" для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 285829;

- взыскать с общества "Фирма ВАСТОМ" 4 547 160 рублей компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018, исковые требования удовлетворены в части запрета обществу "Фирма ВАСТОМ" использовать обозначение "АРАГАЦ" для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 285829 (аперитивы, бренди, напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, получаемые перегонкой), а также частично удовлетворено требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 100 000 рублей; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017 и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящей кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Жалоба мотивирована тем, что, снижая размер подлежащей взысканию компенсации, суды основывались на документах, действие которых не имеет юридической силы и значения на территории Российской Федерации, поскольку они касаются использования обозначения "Арагац" обществом "Араратский винный завод" на территории Армении.

Истец указывает, что сумма присужденной компенсации несоразмерна и несопоставима с количеством ввезенного контрафактного товара, его стоимостью, длительностью нарушения, масштабом допущенного нарушения.

По мнению общества "ШАТО-АРНО", суды пришли к необоснованному выводу о том, что убытки могут понести только правообладатели товарных знаков, которые используют их более длительное время, чем истец, а также имеют известность и репутацию.

Кроме того, общество "ШАТО-АРНО" ссылается на то, что судами не учтено определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 по настоящему делу, а также не приняты во внимание правовые позиции, изложенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П), что выразилось в незаконном снижении компенсации по инициативе суда, отсутствии объективных доказательств и обоснованности такого снижения.

Отзывы на кассационную жалобу лицами, участвующими в деле, не представлены.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 285829, зарегистрированный в отношении товаров 33-го класса МКТУ "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, получаемые перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры".

Ссылаясь на то, что ответчик без согласия истца осуществил ввоз на территорию Российской Федерации армянского коньяка, маркированного указанным товарным знаком, производителем которого является общество "Араратский винный завод", истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции исходил из доказанности материалами дела факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак, посчитав в то же время необходимым снизить заявленный размер компенсации.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что за период с 29.11.2012 по 11.09.2013 (до даты ввоза продукции истцом - 24.12.2013) ответчик ввез на территорию Российской Федерации 29 150 литров коньяка "Арагац" общей стоимостью 2 946 720 рублей, а общий объем контрафактной продукции за весь период ввоза (3 года) составил 52 025 литров общей стоимостью 5 220 300 рублей, в связи с чем, по мнению суда, истец не мог понести существенных убытков.

Также судом при определении размера компенсации принято во внимание, что истец осуществил единичную поставку товаров, индивидуализированных товарным знаком "АРАГАЦ", лишь начиная с конца 2013 года, у товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 285829 отсутствуют репутация и узнаваемость среди потребителей.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Поддерживая выводы суда первой инстанции о наличии оснований для снижения размера компенсации, апелляционный суд также указал, что с учетом размера реализованного ответчиком товара нарушение не носило грубый характер.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

В рассматриваемом случае истец при обращении с настоящим иском (с учетом его уточнения), сославшись на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 4 547 160 рублей (двойная стоимость контрафактной продукции за вычетом стоимости продукции за период до начала использования спорного товарного знака истцом), следовательно, снижение судом размера компенсации ниже указанного им размера было возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Однако содержащееся в совместном отзыве ответчика и третьего лица, представленном ими в суд апелляционной инстанции 15.01.2016, указание на обоснованность снижения размера компенсации до 100 000 рублей, не было мотивировано ссылками на конкретные обстоятельства. Доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в постановлении от 13.12.2016 N 28-П критериям, ответчиком также не представлялись. Иные документы, кроме указанного отзыва, в которых содержались бы доводы ответчика о наличии оснований для снижения размера заявленной компенсации, в материалах дела отсутствуют.

Также судами первой и апелляционной инстанции не было исследовано, являлось ли совершенное нарушение исключительного права истца на спорный товарный знак существенной частью деятельности ответчика, было ли оно совершено им впервые. Выводы судов о том, что нарушение не носило грубый характер, а истец не мог понести существенных убытков, не мотивированы, с учетом установленной судами стоимости, объема и периода ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

При этом обстоятельства, связанные с деятельностью третьего лица на территории Армении, не могли быть приняты судами во внимание, поскольку они не имеют отношения к ответчику.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о размере компенсации, рассматривали вопрос о снижении размера компенсации в отсутствие соответствующих доводов общества "Фирма ВАСТОМ" и доказательств.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем решение и постановление не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка необходимых доказательств, в том числе на предмет определения размера компенсации, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции ввиду ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть вышеизложенное, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона и разъяснениями высших судебных инстанций.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018 по делу N А40-131931/2014 отменить в части взыскания компенсации.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин