Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2018 г. по делу N СИП-528/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатентом не была установлена степень однородности каждой из услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным спорному знакам обслуживания

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2018 г. по делу N СИП-528/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 5 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" (ул. М. Джалиля, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 420111, ОГРН 1021600000993) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017 на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании принимали участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" - Рябов Д.С. (по доверенности от 05.07.2017 N 155/17);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-408/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" (далее - общество, банк) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017 на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 требования банка оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 отменено в части отказа в удовлетворении требований о признании незаконным решения Роспатента от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей".

В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 оставлено без изменения.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении, а также в письменном отзыве, просил удовлетворить заявленное требование.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в письменных пояснениях, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что банком 29.12.2015 подана заявка N 2015743549 на регистрацию в качестве знака обслуживания комбинированного обозначения "" в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 06.04.2017 обозначение по указанной заявке зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении части заявленных услуг 35-го класса МКТУ, при этом Роспатентом отказано в регистрации этого обозначения в отношении остальной части услуг 35-го класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 36-го класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявленному банком обозначению по указанной заявке были противопоставлены:

знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 625820, правообладателем которого в реестре товарных знаков и знаков обслуживания указано общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Аверс Кредит". Дата приоритета - 23.06.2015;

знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 267516, правообладателем которого в реестре товарных знаков и знаков обслуживания указано общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЦЕНТР "2-Я ЛИНИЯ". Дата приоритета - 04.01.2003;

товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 178136, правообладателем которого в реестре товарных знаков и знаков обслуживания указано общество с ограниченной ответственностью Художественная студия "Аверс". Дата приоритета - 24.09.1997.

Банк 13.06.2017 обратился в Роспатент с возражением, в котором просил решение Роспатента от 06.04.2017 изменить, и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг 36-го класса МКТУ.

Поскольку банк не оспаривал решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, Роспатент не проводил анализ сходства до степени смешения и анализ однородности услуг заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 178136, который был противопоставлен обозначению по заявке N 2015743549 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 23.08.2017 в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения отказано, решение Роспатента от 06.04.2017 оставлено в силе.

В решении от 23.08.2017 Роспатент указал на то, что предоставление правовой охраны обозначению по заявке N 2015743549 противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку до даты приоритета этого обозначения, заявленного на регистрацию в качестве знака обслуживания, предоставлена правовая охрана двум знакам обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516.

Полагая решение Роспатента от 23.08.2017 является незаконным, банк обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, оценив и сопоставив заявленное банком на регистрацию обозначение и противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, согласился с выводом Роспатента об их сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг. В связи с чем суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Роспатентом правомерно отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что решение суда первой инстанции не оспаривалось обществом в части отказа в удовлетворении требования банка о признании недействительным решения Роспатента 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе решения Роспатента 06.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку обслуживания по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; анализ финансовый; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; оценка антиквариата; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество биржевое; предоставление ссуд под залог; управление недвижимостью; экспертиза налоговая", в связи с чем решение в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверялось.

Вместе с тем, согласившись с доводом заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции, пришел к выводу о том, что проверяя оспариваемый ненормативный правовой акт на соответствие его требованиям закона, судом первой инстанции не был проведен отдельный анализ вероятности смешения спорного обозначения с каждым из противопоставленных знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, а также не установлена степень однородности каждой из услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам обслуживания.

Выполняя указания президиума Суда по интеллектуальным правам, суд установил, что решение Роспатента от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017 на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса основано на наличии сходных до степени смешения знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 с более ранними датами приоритета, зарегистрированных в отношении однородных услуг 36-го класса МКТУ.

Так Роспатент, рассматривая возражение общества, в оспариваемом решении от 23.08.2017 пришел к выводу о том, что спорное обозначение "" по заявке N 2015743549 и противопоставленные знаки обслуживания "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 соответственно, являются комбинированными, и включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово "АВЕРС", который фонетически и семантически совпадает с противопоставленными знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, тогда как такие словесные элементы как "БАНК" - в заявленном обществом на регистрацию обозначении, так и "ЛОМБАРД" - в знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820, "ГРУППА КОМПАНИЙ" - в знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516, являются неохраняемыми элементами.

Таким образом, в результате анализа спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания Роспатентом было установлено, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов "АВЕРС", которые являются либо индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, тогда как наличие оригинальных графических элементов, а также графических различий в словесных элементах знаков не влечет качественно иного восприятия рядовым потребителем указанных знаков обслуживания в целом.

Сопоставление услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана по заявке N 2015743549, тем услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, приведено в следующей таблице.

По заявке N 2015743549	По свидетельству Российской Федерации N 267516 (дата приоритета - 04.01.2003)	По свидетельству Российской Федерации N 625820 (дата приоритета - 23.06.2015)
страхование
финансовая деятельность
кредитно-денежные операции
операции с недвижимостью
агентства кредитные
агентства по взыскиванию долгов
агентства по операциям с недвижимым имуществом
анализ финансовый	анализ финансовый
аренда квартир
аренда недвижимого имущества
аренда офисов [недвижимое имущество]
аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий
аренда финансовая
банки сберегательные
бюро квартирные [недвижимость]
взыскание арендной платы
выпуск дорожных чеков
выпуск кредитных карточек
выпуск ценных бумаг
инвестирование
информация по вопросам страхования
информация финансовая	информация финансовая
клиринг	клиринг
консультации по вопросам страхования
консультации по вопросам финансов	консультации по вопросам финансов
котировки биржевые	котировки биржевые
кредитование под залог
ликвидация торговопромышленной деятельности [финансовые услуги]
маклерство
менеджмент финансовый	менеджмент финансовый
обмен денег
обслуживание банковское удаленное
обслуживание по дебетовым карточкам
обслуживание по кредитным карточкам
операции факторные
организация сбора денег и подписей
оценка антиквариата	оценка антиквариата
оценка драгоценностей
оценка леса на корню финансовая
оценка марок	оценка марок
оценка недвижимого имущества	оценка недвижимого имущества
оценка предметов нумизматики
оценка произведений искусства
оценка шерсти финансовая
оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]	оценки финансовые (банковские операции, недвижимое имущество)
оценки финансовые стоимости ремонта
перевод денежных средств в системе электронных расчетов
поручительство
посредничество биржевое	посредничество биржевое
посредничество при операциях с недвижимостью
посредничество при реализации углеродных кредитов
посредничество при страховании
предоставление ссуд [финансирование]
предоставление ссуд под залог		предоставление ссуд под залог
проверка подлинности чеков
сбор благотворительных средств
спонсорство финансовое
ссуды ипотечные
ссуды с погашением в рассрочку
страхование
страхование жизни
страхование от болезней
страхование от несчастных случаев
страхование от несчастных случаев на море
страхование от пожаров
управление жилым фондом
управление недвижимостью	управление недвижимостью
услуги актуариев
услуги банковские
услуги по выплате пенсий
услуги попечительские
услуги резервных фондов
услуги сберегательных фондов
услуги таможенных брокеров
учреждение взаимофондов
финансирование
хранение в сейфах
хранение ценностей
экспертиза налоговая	экспертиза налоговая

В оспариваемом решении от 23.08.2017, Роспатент, сославшись на пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ), согласно которому финансовая услуга - это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, пришел к выводу о том, что услуги 36-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по заявке N 2015743549, являются однородными услуге 36-го класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 и услугам 36-го класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516.

Данный вывод Роспатента основан на том, что часть указанных в заявке и свидетельствах на названные знаки обслуживания услуг относится к финансовым услугам, в том числе к банковским услугам, услугам по страхованию, оценочным услугам, услугам бирж, а другая часть услуг относится к операциям с недвижимостью, что свидетельствует о том, что эти услуги тесно связаны друг с другом и имеют одно и то же назначение, а также круг потребителей, следовательно, соотносятся как род/вид.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам, учитывая рекомендации президиума Суда по интеллектуальным правам, повторно изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что заявленное требование общества подлежит удовлетворению в части по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки N 2015743549) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в названном подпункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из текста оспариваемого решения Роспатента не усматривается, по каким основаниям уполномоченный орган пришел к выводу о том, что все услуги, в отношении которых испрашивалась правовая охрана спорному обозначению, относятся к финансовым услугам, включающим в себя банковские услуги, услуги по страхованию, оценочные услуги, услуги бирж.

Как указывалось ранее, соответствующий вывод Роспатента основан на пункте 2 статьи 4 закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что исключительные права на противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 принадлежат разным лицам - обществу с ограниченной ответственностью Ломбард "Аверс Кредит" и обществу с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЦЕНТР "2-Я ЛИНИЯ" соответственно, которые, исходя из материалов дела, никак не связаны между собой.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что указанные противопоставленные знаки обслуживания, не представляют собой серию товарных знаков, а следовательно, вывод о вероятности смешения спорного обозначения и обозначений по противопоставленным знакам обслуживания должен делаться по каждому из противопоставленных знаков отдельно.

При этом, следует учитывать, что противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 зарегистрирован в отношении лишь одной услуги - услуги 36-го класса МКТУ "предоставление ссуд под залог".

Следовательно, при рассмотрении вопроса о регистрации спорного обозначения в качестве знака обслуживания, Роспатенту следовало установить степень сходства спорного обозначения с противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 и степень однородности услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана оспариваемому обозначению, с услугой, в отношении которой предоставлена правовая охрана именно данному противопоставленному знаку обслуживания, и на основании соответствующих выводов, а также с учетом иных факторов, влияющих на вероятность смешения обозначений, установить вероятность смешения спорного обозначения с конкретным противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820.

Соответственно указанный порядок также следовало применить и к установлению степени сходства спорного обозначения с противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516 и степень однородности услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана оспариваемому обозначению, с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана данному противопоставленному знаку обслуживания, и на основании соответствующих выводов, а также с учетом иных факторов, влияющих на вероятность смешения обозначений, установить вероятность смешения спорного обозначения с конкретным противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516.

Как указывалось ранее, при оценке сходства обозначений Роспатент учел, что в противопоставленных знаках обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 словесные элементы "ЛОМБАРД" и "ГРУППА КОМПАНИЙ" являются неохраняемыми, и сделал из этого вывод о том, что их присутствие в этих знаках обслуживания не влияет на вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений с учетом фонетического и семантического тождества включенных в их состав охраняемых элементов.

Вместе с тем обозначение считается сходным с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

При этом в указанном пункте Обзора от 23.09.2015 отмечено, что сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В данном же случае тождественен один охраняемый элемент обозначений, а изобразительные элементы и неохраняемые словесные элементы различны.

Различие неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства.

Суд по интеллектуальным правам также считает, что при рассмотрении возражения общества, и оценке вероятности смешения обозначений, Роспатентом не было учтено то обстоятельство, что ряд услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению подлежит лицензированию, в частности, клиринговая, страховая, банковская деятельность и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (статья 49 ГК РФ, статья 9 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", статья 26 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", статья 39 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статья 1 и часть первая статьи 13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I "О банках и банковской деятельности", пункт 2 статьи 4.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"), в подтверждение чего в материалы дела банком были представлены соответствующие документы, которыми подтверждается то, что общество занимается деятельностью, связанной с оказанием финансовых услуг, и у которого имеется лицензия на осуществление банковских операций, и лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, а соответственно, услуги 36-го класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2015743549, являются услугами, для которых в силу императивных норм вышеназванных законов, требуется получение соответствующих лицензий для их оказания третьим лицам.

В данном случае Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что специфичность отдельных видов деятельности, специальная правоспособность субъектов, их осуществляющих, и законодательно установленные ограничения на осуществление иных видов деятельности такими субъектами может влиять на возникновение у потребителя соответствующих услуг ложного представления о лице, непосредственно их оказывающем, а следовательно, на вероятность смешения.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2017 по делу N СИП-234/2016, от 21.08.2017 по делу N СИП-233/2016 и от 14.09.2017 по делу N СИП-165/2016.

Суд приходит к выводу, что из текста оспариваемого решения Роспатента, не усматриваются мотивы, по которым услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания, могли бы быть признаны однородными всем услугам, для которых испрашивалась правовая охрана в отношении спорного обозначения.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатентом не проведен анализ того, все ли из услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, подпадают под определение, указанное в названном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ, поскольку, например, к "услугам таможенных брокеров", или таможенных представителей в терминологии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза относятся услуги юридических лиц, включенных в реестр таможенных представителей, совершающих таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица (подпункт 44 пункта 1 статьи 2 указанного Кодекса).

С учетом этого, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом не была установлена степень однородности каждой из услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам обслуживания.

Как разъяснено в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, в том числе путем обязания Роспатента повторного рассмотрения названных возражений.

Суд по интеллектуальным правам считает, что вышеуказанные обстоятельства не были учтены Роспатентом, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, тогда как они носят существенный характер, и данное условие, по мнению суда первой инстанции, является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным, в связи с тем, что Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 23.08.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения от 13.06.2017 на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса МКТУ, не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, а оспариваемое решение признано судом несоответствующим действующему законодательству, а именно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пунктов 6 постановления N 5/29 и постановления N 6/8, решение Роспатента от 23.08.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей", признается недействительным.

Поскольку оспариваемое решение было признано в указанной части недействительным, суд обязывает Роспатент в этой части повторно рассмотреть возражение общества, поступившее 13.06.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.04.2017, с учетом решения суда.

Поскольку постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 в части признания недействительным решения Роспатента 23.08.2017 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; анализ финансовый; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; оценка антиквариата; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество биржевое; предоставление ссуд под залог; управление недвижимостью; экспертиза налоговая" было оставлено в силе, требования общества в указанной части удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы, за рассмотрение Судом по интеллектуальным правам заявления общества, распределены в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017 на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей", как несоответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В указанной части обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 13.06.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.04.2017.

В части признания недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе решения недействительным от 06.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку обслуживания по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; анализ финансовый; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; оценка антиквариата; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество биржевое; предоставление ссуд под залог; управление недвижимостью; экспертиза налоговая" требования общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" оставить без удовлетворения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" (ОГРН 1021600000993) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина