Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2018 г. N С01-345/2018 по делу N А40-89576/2017 Принятые судебные акты об обязании ответчика прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, оставлены без изменения, поскольку факт незаконного использования ответчиком данного обозначения подтверждается представленными в материалах дела доказательствами

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2018 г. N С01-345/2018 по делу N А40-89576/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Фаберлик" на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2017 (судья Шудашова Я.Е.) по делу N А40-89576/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 (Левченко Н.И., Валиев В.Р., Садикова Д.Н.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Домикс" (ул. Докукина, д. 10, стр. 34, г. Москва, 129226, ОГРН 1037703000884)

к открытому акционерному обществу "Фаберлик" (ул. Никопольская, д. 4, г. Москва, 117403, ОГРН 1025000507399)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Домикс" - Прудиус Е.В. (по доверенности от 16.01.2018),

от открытого акционерного общества "Фаберлик" - Кудрявцев В.Н. (по доверенности от 17.02.2016), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Домикс" (далее - общество "Домикс", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы со следующими исковыми требованиями к открытому акционерному обществу "Фаберлик" (далее - общество "Фаберлик", ответчик):

- обязать ответчика прекратить использование обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, в том числе изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца;

- обязать ответчика опубликовать на своем официальном сайте в сети интернет http://faberlic.com решение суда о неправомерном использовании им обозначений, сходных до степени смещения с товарным знаком истца по свидетельству N 502977, с указанием действительного правообладателя товарного знака;

- взыскать с общества "Фаберлик" в пользу общества "Домикс" 5 000 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018, исковые требования удовлетворены частично. Суд первой инстанции обязал ответчика прекратить использование обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции; опубликовать на официальном сайте ответчика в сети интернет http://faberlic.com решение суда по настоящему делу. Кроме того, с общества "Фаберлик" в пользу общества "Домикс" взыскано 500 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "Фаберлик" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит: решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части обязания общества "Фаберлик" прекратить использование обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции - отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении этой части требований. В остальной части, в том числе в отношении взыскания с общества "Фаберлик" в пользу общества "Домикс" компенсации в размере 500 000 руб. и расходов на оплату государственной пошлины в размере 25 000 руб., - отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды первой и апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела допустили следующие нарушения:

- выводы судов о факте продажи ответчиком косметической продукции "Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma", артикул 2113 основаны на неправильном применении положений статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств платежа" и статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

- решение суда первой инстанции об обязании ответчика прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции основано на неправильном применении положений статьи 1252 и пункта 3 статьи 1484 ГК Российской Федерации, при этом судом апелляционной инстанции в нарушение статей 71, 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не рассмотрен довод апелляционной жалобы о недоказанности факта хранения товара;

- вывод суда апелляционной инстанции о том, что протокол осмотра от 17.03.2017, представленный ответчиком, является ненадлежащим доказательством, сделан в нарушение положений статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

- выводы судов о сходстве спорного обозначения, используемого ответчиком, с товарным знаком истца сделаны без учета того, что обозначения должны анализироваться в целом в соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ);

- выводы судов первой и апелляционной инстанции о соразмерности присуждённой компенсации основаны на неправильном применении положений статей 1252 и 1515 ГК РФ.

Представитель ответчика поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, полагая, что оспариваемые судебные акты являются законными и обоснованными.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в связи с нижеследующим.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "Домикс" является правообладателем словесного товарного знака "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 502977 (дата приоритета товарного знака - 23.11.2012, дата регистрации товарного знака - 24.12.2013) в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: косметика, кремы косметические; масла косметические; наборы косметические; пемза; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для полирования; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические.

В июле 2016 года обществу "Домикс" стало известно о введении обществом "Фаберлик" в гражданский оборот косметической продукции - гель косметический для воздействия на ороговевшие участки кожи "Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma".

В соответствии с информацией, представленной на контрэтикетке указанной косметической продукции, а также из сопутствующей рекламной продукции, декларации о соответствии таможенного союза, производителем данной продукции является общество "Фаберлик".

Также обществу "Домикс" стало известно о том, что общество "Фаберлик" на сайте http://faberlic.com использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 502977 при рекламе производимой обществом "Фаберлик" косметической продукции.

Обращаясь в суд, истец указывал на то, что общество "Фаберлик" осуществляет следующие действия по введению в гражданский оборот продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 502977: производство, предложение к продаже, продажа, демонстрация на выставках на территории Российской Федерации, хранение и перевозка в указанных целях; в рекламе и иное введение в гражданский оборот. При этом правообладатель не давал своего согласия обществу "Фаберлик" на использование вышеуказанного товарного знака.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Суд первой инстанции, произведя анализ сходства сравниваемых обозначений истца и ответчика в соответствии с пунктом 41 Правил ТЗ, пришел к выводу, что обозначение "Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma" на этикетке косметической продукции, вводимой в гражданский оборот ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Товары, на которых используется ответчиком обозначение "Жидкое лезвие" (косметические средства), являются однородными товарам, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 502977.

Делая вывод о высоком риске смешения в глазах потребителей продукции истца и ответчика, маркированной спорным обозначением, суд первой инстанции принимал также во внимание то, что продукция истца с использованием товарного знака "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ" производится с 2013 года, является частью "линейки" профессиональной косметики, производимой истцом, широко известна на всей территории Российской Федерации и стран СНГ, пользуется большой популярностью у потребителей, товары, на которых ответчиком используется обозначение "Жидкое лезвие", являются однородными товарам истца, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку и которые активно продвигаются на рынке истцом с использованием этого товарного знака, само обозначение "Жидкое лезвие" на этикетках товаров ответчика занимает доминирующее положение и притягивает взгляд потребителя в первую очередь при зрительном восприятии этикетки.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что совокупностью представленных в дело доказательств подтверждаются факты производства и введения в гражданский оборот ответчиком продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Рассматривая вопрос о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, суд первой инстанции принял во внимание довод ответчика о ее чрезмерности с учетом характера допущенного нарушения, степени вины, вероятных убытков истца, и руководствовался принципами разумности и справедливости.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции и апелляционной инстанции основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств с соблюдением норм статей 71, 75, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и сделаны при правильном применении норм права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном указанным Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 указанного Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 данной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Исходя из указанных норм ГК РФ, в предмет доказывания в рамках заявленных исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на средства индивидуализации, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным с этими средствами индивидуализации и влекущим риск создания смешения в глазах среднего потребителя, используется ли обозначение для товаров и услуг, тождественных или однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Вопреки доводам, изложенным в кассационной жалобе, суды нижестоящих инстанций пришли к правомерному выводу об обоснованности требования истца об обязании общества "Фаберлик" прекратить использование обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот косметической продукции.

В данном случае суды принимали во внимание, что ответчик осуществляет свою деятельность по предложению к продаже, рекламированию, реализации косметической продукции через систему сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. multilevel marketing, MLM) - концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, помимо реализации продукции, также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих от объема продаж, совершенных привлеченными ими сбытовыми агентами. (https://ru.wikipedia.org/wiki/CeTeBofi маркетинг).

Следует отметить, что способ защиты, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, имеет целью не только пресечение действий, представляющих собой длящееся правонарушение, но и действий, создающих угрозу такого нарушения. Субъектом рассматриваемого правонарушения является не только лицо, которое уже совершило или совершает противозаконные действия, но и лицо, которое осуществляет необходимые приготовления к ним, а также иные лица, которые могут пресечь такие действия.

С учетом особенностей способов ведения ответчиком своей деятельности и введения им в гражданский оборот косметической продукции, в том числе маркированной спорным обозначением, в данном конкретном случае суды нижестоящих инстанций пришли к правильному выводу о необходимости удовлетворения заявленного истцом неимущественного требования об обязании ответчика прекратить использование обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции. При этом хранение продукции в данном случае является необходимым действием, осуществляемым ответчиком как источником происхождения контрафактных товаров, связанным с производством и реализацией товаров, особенно в условиях его распространения через сеть независимых дистрибьюторов ("сетевой маркетинг").

Относительно довода заявителя кассационной жалобы о неуказании в резолютивной части решения суда от 13.11.2017 товаров, в отношении которых ответчик обязан прекратить использование обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 502977, суд кассационной инстанции отмечает, что данный довод не был заявлен ответчиком в апелляционной жалобе, поэтому он не мог являться предметом проверки в суде апелляционной инстанции. Апелляционная жалоба рассмотрена судом апелляционной инстанции в соответствии с требованиями статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление же данного довода в кассационной жалобе суд кассационной инстанции расценивает как злоупотребление обществом "Фаберлик" своими процессуальными правами.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отмечает, что из содержания решения суда первой инстанции усматривается, в отношении каких конкретно товаров ответчиком незаконно использовалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 502977.

Допущенная судом первой инстанции неточность при изготовлении резолютивной части решения не привела к принятию неправильного судебного акта, может быть устранена путем его разъяснения в порядке статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не является основанием для отмены верного по существу судебного акта.

В остальном доводы кассационной жалобы повторяют доводы апелляционной жалобы ответчика, которые были полно и всесторонне исследованы судом апелляционной инстанции. Выводы суда апелляционной инстанции мотивированы, содержание постановления отвечает требованиям статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В целом доводы кассационной жалобы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что находится за пределами компетенции суда кассационной инстанции, определенной нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Несогласие заявителя кассационной жалобы с правовой оценкой доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанции не может служить достаточным основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции также не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, так как не усматривает процессуальных нарушений, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением кассационной жалобы, относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2017 по делу N А40-89576/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев