Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2018 г. N С01-386/2017 по делу N А54-3645/2016 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения в части отказа во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и дело в этой части направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций не выясняли и не устанавливали, какая стоимость права использования спорных товарных знаков соответствует цене неисключительной лицензии в отношении них

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2018 г. по делу N А54-3645/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Уколова С.М.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (ул. Ленина, д. 219, офис 242, г. Ставрополь, 355017, ОГРН 1122651017500) на решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 (судья Медведева О.М.) и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 (судьи Григорьева М.А., Сентюрина И.Г., Тучкова О.Г.) по делу N А54-3645/2016

по иску общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ул. Право-Лыбедская, д. 27, лит. А2, пом. Н101, г. Рязань, 390000, ОГРН 1126234003092) о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" - Рыбалко В.Д. (доверенность от 20.06.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" - Баранова Е.И. (доверенность от 01.03.2018).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (далее - общество "Наследие", истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (далее - общество "ЕВРОПА", ответчик) о признании использования словесного обозначения "НАСЛЕДИЕ" нарушением исключительных прав на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 540327; о запрете использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, а также в сети Интернет; об обязании удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; о взыскании компенсации за нарушение права на товарные знаки "НАСЛЕДИЕ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и "НАСЛЕДИЕ" в размере 6 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017, использование словесного обозначения "Наследие" обществом "ЕВРОПА" признано нарушением исключительных прав общества "Наследие" на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 540327; обществу "ЕВРОПА" запрещено использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет"; суд обязал общество "ЕВРОПА" удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 540326 и N 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений Жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, и опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; с ответчика в пользу истца компенсация в размере 500 000 рублей и расходы по оплате услуг эксперта в размере 1 666 рублей 67 копеек; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 решение Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018, использование словесного обозначения "Наследие" обществом "ЕВРОПА" признано нарушением исключительных прав общества "Наследие" на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 5403263 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 540327; обществу "ЕВРОПА" запрещено использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет"; суд обязал общество "ЕВРОПА" удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 540326 и N 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, и опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность". В удовлетворении остальной части исковых требований отказано, распределены судебные расходы.

Не согласившись с решением от 04.12.2017 и постановлением от 13.03.2018, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящей кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит указанные судебные акты изменить, взыскать с ответчика компенсацию в размере 6 000 000 рублей; в остальной части судебные акты просит оставить без изменений.

Жалоба мотивирована неправомерностью отказа истцу во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

При этом истец указывает на то, что суды необоснованно отклонили его довод о смешанном характере лицензионного договора от 01.07.2015, положенного в основу исчисления размера компенсации. Отмечает, что это лицензионное соглашение не получило оценки со стороны судов.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 540326 с датой приоритета от 11.06.2013, зарегистрированного в отношении услуг 36-го и 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также товарного знака "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 540327 с датой приоритета от 28.11.2013, зарегистрированного в отношении услуг 36-го и 37-го классов МКТУ.

Ссылаясь на то, что 02.06.2016 истцу стало известно об использовании ответчиком словесного обозначения "НАСЛЕДИЕ", тождественного товарному знаку "НАСЛЕДИЕ" и сходного до степени смешения с товарным знаком "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ", при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", путем размещения на официальном сайте ответчика и на рекламных конструкциях информации, предназначенной для неопределенного круга лиц, о жилом комплексе "НАСЛЕДИЕ", истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя при новом рассмотрении дела исковые требования частично, суд первой инстанции признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Отказывая во взыскании компенсации, суд первой инстанции, руководствуясь разъяснениями, содержащимися в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), а также ссылаясь на постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по настоящему делу, исходил из того, что представленное истцом в обоснование заявленного размера компенсации лицензионное соглашение от 01.07.2015 предусматривает исключительную лицензию. При этом судом указано, что требований на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ истец не заявлял.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 постановления N 5/29, правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

При обращении с настоящим иском истец, сославшись на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 6 000 000 рублей (двойная стоимость права использования товарного знака по лицензионному соглашению от 01.07.2015 о предоставлении исключительного права на товарный знак "Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ", заключенному истцом с открытым акционерным обществом "ИРТ").

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров (либо права использования) и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Отказывая истцу во взыскании компенсации в полном объеме исходя из правовой природы представленного истцом лицензионного соглашения от 01.07.2015 как исключительной лицензии, суды не выясняли и не устанавливали, какая стоимость права использования спорных товарных знаков соответствует цене неисключительной лицензии в отношении этих товарных знаков.

При этом судами не дана оценка доводу истца о том, что условия указанного лицензионного соглашения предусматривают, наряду с исключительной лицензией, предоставление неисключительной лицензии на части территории Российской Федерации, в том числе - на территории Рязанской области.

Между тем истец, в отношении которого судами сделан вывод о нарушении его исключительных прав на товарные знаки ответчиком, не может быть лишен полностью права на получение компенсации, поскольку такое право предусмотрено вышеуказанными положениями ГК РФ.

Принимая во внимание данные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в обжалуемой части приняты с нарушением норм материального права, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 по делу N А54-3645/2016 отменить в части отказа во взыскании компенсации.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

С.М. Уколов