Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2018 г. N 20АП-672/18

г. Тула

13 марта 2018 г.

Дело N А54-3645/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 05 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 марта 2018 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Григорьевой М.А., судей Сентюрина И.Г. и Тучковой О.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Юрьевым Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" и общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" на решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу А54-3645/2016 (судья Медведева О.М.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (ул. Ленина, д. 219, офис 242, г. Ставрополь, 355017, ОГРН 1122651017500)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА"

о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" - Баранова Е.И. (доверенность от 01.03.2017),

от общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" - Рыбалко В.Д. (доверенность от 20.06.2017),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (далее - Юридическое агентство "Наследие", агентство) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (далее - ООО "ЕВРОПА") о признании использования словесного обозначения "НАСЛЕДИЕ" нарушением исключительных прав на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 540327; о запрете использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, а также в сети Интернет; об обязании удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодичном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; о взыскании компенсации за нарушение права на товарные знаки "НАСЛЕДИЕ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и "НАСЛЕДИЕ" в размере 6 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 по делу N А54-3645/2016, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу, использование словесного обозначения "Наследие" ООО "ЕВРОПА" признано нарушением исключительных прав Юридического агентства "Наследие" на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 5403263 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 540327; ООО "ЕВРОПА" запрещено использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет"; суд обязал ООО "ЕВРОПА" удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 540326 и N 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, и опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; с общества "ЕВРОПА" в пользу агентства взысканы компенсация в размере 500 000 руб. и расходы по оплате услуг эксперта в размере 1 666 рублей 67 копеек; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 решение Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 по делу N А54-3645/2016 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 16.06.2017 дело N А54-3645/2016 принято на новое рассмотрение.

Решением суда от 04.12.2017 использование словесного обозначения "Наследие" ООО "ЕВРОПА" признано нарушением исключительных прав Юридического агентства "Наследие" на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 5403263 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 540327; ООО "ЕВРОПА" запрещено использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет"; суд обязал ООО "ЕВРОПА" удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 540326 и N 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, и опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано, распределены судебные расходы.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "ЕВРОПА" обратилось с апелляционной жалобой о его отмене и отказе в удовлетворении требований полностью. В обоснование довод заявитель жалобы ссылался на то, что судом области не приняты во внимание доводы ответчика о недопустимости принятия в качестве доказательства по делу экспертного заключения от 07.10.2016 N 41. Полагал, что используемое ответчиком изображение не является схожим до степени смешения с товарным знаком истца. Обращал внимание на то, что судом области не дана оценка факту регистрации товарных знаков истца, которые содержат признаки злоупотребления правом. Указывал на то, что слово "Наследие" - общепринятое, общедоступное, не является специально разработанным истцом и отдельно не содержит указания на деятельность истца.

Кроме того, не согласившись с указанным судебным актом, ООО Юридическое агентство "Наследие" обратилось с жалобой о его изменении и взыскании компенсации в полном размере 6 000 000 руб., а также судебных расходов с учетом указанного размера компенсации. В обоснование довод жалобы агентство ссылалось на то, что суд первой инстанции не имел права признавать лицензионное соглашение от 15.07.2015 исключительной лицензией и отклонять доводы истца о том, что соглашение является смешанным и предусматривает простую (неисключительную) лицензию, основываясь на позиции, изложенной в постановлении от 01.06.2017 N С01-386/2017 по делу N А54-3645/2016. По мнению ООО Юридическое агентство "Наследие", истец имеет право на взыскание компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с ведением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а именно в двойном размере от суммы заключенного лицензионного соглашения от 01.07.2015, и не подлежит снижению судом произвольно.

ООО "ЕВРОПА" представило отзыв на апелляционную жалобу ООО Юридическое агентство "Наследие". В обоснование доводов отзыва общество указывало на то, что судом области обоснованно отказано агентству в удовлетворении требования о взыскании компенсации, поскольку обстоятельства реализации товара с использованием средства индивидуализации истца лицензиатом по предоставленному лицензионному договору не является сравнимыми обстоятельствами выявленного нарушения, заявленные требования не основаны на цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

От ООО "ЕВРОПА" 22.02.2018 поступило ходатайство о приостановлении рассмотрения апелляционных жалоб до даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Рассмотрев ходатайство о приостановлении производства по делу, апелляционный суд отклонил его ввиду отсутствия процессуальных оснований, предусмотренных статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Судом не усмотрена невозможность рассмотрения апелляционных жалоб до разрешения указанного административного дела, возбужденного ОИАЗ ОМВД России по Советского району г. Рязани в отношении ООО "ЕВРОПА" по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данное административное расследование не будет иметь юридического значения для настоящего дела.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали свои позиции.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены апелляционной инстанцией в пределах доводов жалобы в порядке статей 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО Юридическое агентство "Наследие" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 540326 с датой приоритета от 11.06.2013, срок действия регистрации до 11.06.2023, заявка N 2013719556, в отношении товаров (услуг) 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л. д. 29 - 30).

Также ООО Юридическое агентство "Наследие" является правообладателем товарного знака "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 540327 с датой приоритета от 28.11.2013, срок действия регистрации до 28.11.2023, заявка N 2013741176, в отношении товаров (услуг) 36 класса Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л. д. 31).

02.06.2016 истцу стало известно об использовании ответчиком словесного элемента "НАСЛЕДИЕ", тождественного товарному знаку "НАСЛЕДИЕ" и сходного до степени смешения с товарным знаком "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ", при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ" путем размещения на официальном сайте ответчика www.nasledie.marmax.ru и на рекламных конструкции информации, предназначенной для неопределенного круга лиц, о жилом комплексе "НАСЛЕДИЕ". Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра электронного документа от 02.06.2016 (т. 1 л. д. 35 - 53), фотографиями (т. 2 л. д. 76).

Истец направил в адрес ответчика претензию с требование о выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих истцу, в размере 6 000 000 руб.

В ответ на указанную претензию ответчик направил в адрес истца письмо N 19 от 17.06.2016 (т. 1 л. д. 58 - 59), в котором указал, что полагает, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком прав истца, в связи с чем, требования о выплате компенсации ответчик считает незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком словесного элемента "НАСЛЕДИЕ" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 540326, 540327, чем нарушаются исключительные права истца на результаты интеллектуальной деятельности (товарные знаки), истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд области правомерно исходил из следующего.

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, в том числе, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Единственное исключение, когда законодателем разрешено использовать товарный знак без согласия правообладателя содержится в статье 1487 ГК РФ, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительного права на средство индивидуализации товаров и услуг и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Факт принадлежности ООО Юридическое агентство "Наследие" исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 540326 с датой приоритета от 11.06.2013, срок действия регистрации до 11.06.2023, заявка N 2013719556, в отношении товаров (услуг) 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг, а также права на товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 540327 с датой приоритета от 28.11.2013, срок действия регистрации до 28.11.2023, заявка N 2013741176, в отношении товаров (услуг) 36 класса Международной классификации товаров и услуг подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Факт незаконного использования ответчиком при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ" словесного элемента "НАСЛЕДИЕ" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 540326, 540327, правообладателем которых является ООО Юридическое агентство "Наследие", подтверждается материалами дела, а именно, протоколом осмотра электронного документа от 02.06.2016 (т. 1 л. д. 35 - 53), фотографиями (т. 2 л. д. 76), проектной декларацией, адвокатским запросом от 14.11.2017 N 1114/17, ответом от 16.11.2017, договорами на размещение рекламы (т. 5, л. д. 22 - 64), фото рекламных материалов и иными доказательствами.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование спорных товарных знаков, ответчиком в материалы дела не представлено.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывает, что обозначение "НАСЛЕДИЕ", размещаемое ответчиком, используется неотъемлемо с указанием "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС" и графическими элементами - прямоугольник с крупным ярко обозначенным деревом. Таким образом, по мнению ответчика, доминирующее положение имеет именно графический элемент - дерево ярко желтого цвета, расположенное в центре композиции и занимающее большую часть пространства, а не обозначение "НАСЛЕДИЕ", в связи с чем отсутствует риск смешения спорного изображения с товарными знаками истца.

Поскольку между сторонами имелся спор относительно наличия сходства между товарными знаками, принадлежащими истцу и обозначением, используемым ответчиком при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", судом области была назначена экспертиза.

Согласно экспертному заключению, выполненному экспертом ООО "Региональное бюро судебных экспертиз Семеновой Анной Сергеевной (т. 3 л. д. 19 - 44), комбинированное обозначение, включающее в себя элемент "НАСЛЕДИЕ", использованное ООО "ЕВРОПА" в форме и способом размещенном на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" www.nasledie.marmax.ru, на рекламных конструкциях и предназначенном для неопределенного круга лиц о жилом комплекса "НАСЛЕДИЕ" является сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 540327 и N 540326, правообладателем которых является ООО Юридическое агентство "Наследие"; использование указанного комбинированного обозначения обществом с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" влечет вероятность введения в заблуждение потребителей относительно товарных знаков по свидетельствам N 540327, N 540326.

Оценив экспертное заключение, выполненное экспертом Семеновой Анной Сергеевной, суд области пришел к выводу, что судебная экспертиза проведена в полном соответствии с требованиями статей 82, 83 и 86 АПК РФ, в связи с чем, экспертное заключение принято судом в качестве доказательства по делу.

Вопреки доводам апелляционной жалобы ООО "ЕВРОПА", представленная ответчиком рецензия на экспертное заключение N 41 от 07.10.2016, составленное экспертом Семеновой А.С. судом не принимается в качестве надлежащего доказательства, поскольку нормы АПК РФ не предусматривают рецензирование судебной экспертизы.

Оснований для переоценки указанных выводов не имеется.

Кроме того, согласно выраженной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" правовой позиции вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им АПК РФ, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

При визуальном осмотре и сравнении представленных в материалы дела фотографий изображения, используемого ответчиком при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", с представленными истцом в материалы дела свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания) N 540327, N 540326, судом области установлено, что словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ", используемое ответчиком при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 540327, N 540326.

Руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а в целом (общим впечатлением), учитывая не только визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, суд области обоснованно усмотрел возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Довод заявителя о неправомерном отклонении судом ходатайства о назначении повторной экспертизы по делу отклоняется судом апелляционной инстанции.

Назначение повторной экспертизы в порядке статьи 87 АПК РФ относится к праву арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора. В настоящем деле такая необходимость отсутствовала.

По смыслу части 2 статьи 64 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, которое оценивается судом в порядке, предусмотренном в статье 71 АПК РФ, в совокупности с иными допустимыми доказательствами по делу.

Суд первой инстанции, отказал в назначении повторной экспертизы по делу, не усмотрел оснований для ее проведения, поскольку имеющихся в деле документов, в том числе заключения эксперта, выполненного экспертом Семеновой А.С., достаточно для рассмотрения дела по существу. Несогласие заявителя жалобы с выводами эксперта Семеновой А.С. не свидетельствует о противоречивости экспертного заключения и наличии оснований для проведения по делу повторной экспертизы.

Довод ООО "ЕВРОПА" о том, что надпись не является схожим до степени смешения с товарным знаком истца, отклоняется судом.

В силу пункта 14.4.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 14.4.2.2 Правил N 32). Комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил N 32, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Оценив словесные обозначения "НАСЛЕДИЕ", используемое ответчиком в проекте строительства жилищного комплекса, и товарные знаки истца, суд апелляционной инстанции также приходит к выводу о том, что обозначение жилого комплекса ответчика сходно до степени смешения с товарными знаками истца.

По смыслу положений статьи 1484 ГК РФ исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. По общему правилу другие лица могут использовать такой товарный знак только с согласия его правообладателя также на всей территории Российской Федерации без каких-либо ограничений.

При таких обстоятельствах оснований для принятия во внимание различия территорий осуществления деятельности ООО Юридическое агентство "Наследие" и ООО "ЕВРОПА" у суда первой инстанции не имелось.

Довод ответчика о том, что владельцем доменного имени marmax.ru является Юров Ю.В., а не ответчик, правомерно не приняты судом области, поскольку из проектной декларации жилого комплекса усматривается, что в качестве застройщика указано ООО "ЕВРОПА". Вместе с тем, как установлено судом, Юров Ю.В. является директором ООО "ЕВРОПА", что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Факт размещения ответчиком словесного элемента "НАСЛЕДИЕ" на сайте, по адресу www.nasledie.marmax.ru, подтверждается протоколом осмотра электронного документа N 3-4080 от 02.06.2016, удостоверенным нотариусом Ставропольского городского нотариального округа, Карабаевым С.Ю. (т. 1 л. д. 35 - 53).

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности предусмотрены статьей 1252 ГК РФ, и включают в себя, помимо прочего, возможность предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Поскольку ответчик не представил доказательств (часть 1 статьи 65 АПК РФ), опровергающих факт совершения им действий, нарушающих исключительные права истца, равно как и доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование спорных товарных знаков, принадлежащих истцу, суд области правомерно удовлетворил требования истца о признании использования словесного обозначения "НАСЛЕДИЕ" ООО "ЕВРОПА" нарушением исключительных прав ООО Юридическое агентство "Наследие" на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству N 540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству N 540327, а также о запрете ООО "ЕВРОПА" использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет".

Истец также просил обязать ответчика удалить товарный знак или сходное с товарными знаками по свидетельствам N 540326 и N 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений Жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также обязать ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Учитывая изложенное, суд области правомерно посчитал требования истца об обязании ответчика удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам N 540326 и N 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений Жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность" обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В пункте 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 указывал, что выработанные им в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Правовые позиции, изложенные в вышеуказанных постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации".

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 540326 и N 540327 и, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определяет ее в размере 6 000 000 руб.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам.

Кроме того, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

При этом ответчик просил отказать во взыскании компенсации, ссылаясь на то, что лицензионный договор в рассматриваемом случае нельзя применять для расчета денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как указано Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 01.06.2017 N С01-386/2017 по делу N А54-3645/2016, лицензионное соглашение от 01.07.2015, положенное истцом в основу исчисления размера компенсации, является исключительной лицензией.

Учитывая изложенное, ссылка истца на оценку лицензионного соглашения от 01.07.2015 как смешанного договора, который также предусматривает простую (неисключительную) лицензию, судом области отклонена правомерно.

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции не имел права признавать лицензионное соглашение от 15.07.2015 исключительной лицензией основываясь на позиции, изложенной в постановлении от 01.06.2017 N С01-386/2017 по делу N А54-3645/2016, не могут быть приняты во внимание, поскольку указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело (абзацу 2 пункта 15 части 2 статьи 289 АПК РФ).

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер компенсации определяется исходя из вознаграждения за правомерное использование права, установленного сторонами лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.

Истец, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, должен был обосновать размер заявленной им компенсации исходя из вознаграждения за правомерное использование права, установленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, то есть представить расчет компенсации за нарушенное право на использование товарного знака исходя из стоимости такого права по договору, предусматривающему неисключительную лицензию на такое право.

Суд области правильно указал, что представленный истцом расчет компенсации не согласуется с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в вышеуказанном Постановлении, поскольку истец не представил расчета компенсации исходя из размера вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения ответчиком нарушения.

Таким образом, представленный в материалы дела лицензионный договор обоснованно не принят судом области в качестве обоснования расчета компенсации как в отношении нарушения исключительных прав ООО Юридическое агентство "Наследие" на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству N 540326 так и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству N 540327, при выбранном истцом способе защиты.

Требований, исходя из подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, предусматривающего определение размера компенсаций по усмотрению суда, истец не заявлял.

При таких обстоятельствах, приняв во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, суд области правомерно отказа в удовлетворении исковых требования в части взыскания компенсации в размере 6 000 000 руб.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом своим правом, поскольку регистрируя спорные товарные знаки, он не имел реального намерения использовать его в отношении зарегистрированных классов товаров, услуг (МКТУ), отклоняется апелляционным судом, поскольку исследовался судом первой инстанции и ему дана надлежащая правовая оценка.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ", положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

В силу частей 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ и защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (часть 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 названного постановления от 26.03.2009 N 5/29 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 этого Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Кроме того, согласно пункту 7 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по "аккумулированию" товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующие, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в пунктах 5 и 6 настоящей справки), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Доказательств злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретении истцом права на него суду не представлено; регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не признано недействительным в установленном законом порядке.

Как правильно указано судом первой инстанции, ответчиком не представлено документальных доказательств того, что истец зарегистрировал товарные знаки не с целью использовать их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Из представленных материалов дела следует, что истцом фактически использовались и используются спорные товарные знаки, как правообладателем о чем свидетельствует лицензионное соглашение от 01.06.2015 (т. 1 л. д. 26 - 27), платежные поручения об оплате вознаграждения за представление исключительного права на товарный знак (т. 2 л. д. 40 - 41), согласие на использование товарного знака (т. 2 л. д. 74), соглашение о создании группы компаний "Наследие" от 31.08.2014 (т. 2, л. д. 75), фотографии (т. 2 л. д. 77 - 157).

Коллегия судей, вопреки доводам, приведенным в апелляционных жалобах, не усматривает оснований не согласиться с приведенными выводами суда первой инстанции.

Приведенные в апелляционных жалобах доводы изучены судом апелляционной инстанции и признаны несостоятельными, поскольку данные доводы не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут поставить под сомнение правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушения и неправильного применения норам процессуального права, влекущих отмену судебного акта в силу статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах обжалуемый судебный акт следует оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных жалоб следует отнести на заявителей жалоб в силу статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу N А54-3645/2016 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.А. Григорьева

Судьи

И.Г. Сентюрина О.Г. Тучкова