Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2018 г. N С01-342/2018 по делу N СИП-579/2017 Суд отменил решение об отказе в признании недействительным решения Роспатента, которым признано недействительным предоставление правовой охраны словесному товарному знаку и направил дело на новое рассмотрение, поскольку сам по себе факт признания недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку не свидетельствует о злоупотреблении правом при его регистрации со стороны правообладателя

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2018 г. N С01-342/2018 по делу N СИП-579/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Кручининой Н.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Петро" (Петергофское шоссе, д. 71, Санкт-Петербург, 198206, ОГРН 1037819010129) и общества с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика" (Правая наб., д. 10, литер В, Калининград, 236006, ОГРН 1023900778747) на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2018 по делу N СИП-579/2017 (судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н.), по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Петро" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "ТРОЙКА) по свидетельству Российской Федерации N 437842.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Петро": Цуцкиридзе Н.Т. и Нормак Е.В. (по доверенности от 29.06.2017 N 220); Яхин Ю.А. (по доверенности от 28.09.2017 N 285); Литовцева Ю.В. (заявление о передоверии от 18.06.2018); Пчелкин А.П. (по доверенности от 28.09.2017 N 285, после перерыва в судебном заседании);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Русаков И.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-490/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика": Богелюс Е.Ю. (по доверенности от 14.11.2016); Сидорова М.П. (по доверенности от 08.06.2018), Штыков Д.В. (по доверенности от 14.11.2016, после перерыва в судебном заседании).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Петро" (далее - общество "Петро") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 18.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "ТРОЙКА" по свидетельству Российской Федерации N 437842.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика" (далее - общество "Балтийская табачная фабрика").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2018 требования общества "Петро" оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество "Петро" обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции, признать недействительным решение Роспатента от 18.08.2017 и обязать Роспатент восстановить правовую охрану товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 437842.

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения общества "Балтийская табачная фабрика", выразившимся в уклонении от объективного рассмотрения доводов правообладателя, всесторонней оценки документов и сведений, представленных им, общество "Петро" указывает на неправомерность квалификации судом первой инстанции его действий при регистрации оспариваемого товарного знака в качестве злоупотребления правом.

Общество "Петро" указывает, что выводы суда первой инстанции об использовании на дату регистрации спорного обозначения "ТРОЙКА" иными производителями сигарет не мотивированы и не основаны на материалах дела.

По мнению общества "Петро", судом первой инстанции оставлено без правовой оценки то обстоятельство, что производство третьим лицом сигарет с использованием обозначения "ТРОЙКА" началось не ранее 18.10.2004, а в это время правообладатель оспариваемого знака обладал исключительным правом на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38, следовательно, такое использование третьим лицом обозначения "ТРОЙКА" нельзя признать добросовестным. Заявитель обращает внимание на тот факт, что производство и реализация обществом "Балтийская табачная фабрика" сигарет с использованием обозначения "ТРОЙКА" решением Федеральной антимонопольной службы от 01.02.2006 N АК/1507 признано актом недобросовестной конкуренции. Обществом "Балтийская табачная фабрика" было исполнено предписание антимонопольного органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства от 01.02.2006, о чем третье лицо уведомило этот орган 06.03.2006. В материалах дела отсутствуют доказательства интенсивного использования иными производителями обозначения "ТРОЙКА" на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Общество "Петро" также полагает, что суд первой инстанции неправомерно квалифицировал в качестве злоупотребления правом действия правообладателя оспариваемого товарного знака по предъявлению претензий третьим лицам в защиту исключительного права на свой товарный знак.

Общество "Петро" в кассационной жалобе ссылалось на то, что судом первой инстанции оставлены без правовой оценки его доводы о недобросовестности третьего лица при обращении с возражением против представления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Общество "Балтийская табачная фабрика" также выразило несогласие с решением суда первой инстанции, обратившись с кассационной жалобой в президиум Суда по интеллектуальным правам, в которой просило изменить решение суда первой инстанции от 04.04.2018 и исключить из его мотивировочной части выводы о допущенных Роспатентом нарушениях, в том числе о нарушениях процедуры рассмотрения возражения.

В судебном заседании представители общества "Петро" поддержали доводы кассационной жалобы, против удовлетворения кассационной жалобы общества "Балтийская табачная фабрика" возражали по мотивам, изложенным в отзыве на эту кассационную жалобу.

Общество "Балтийская табачная фабрика" поддержало доводы своей кассационной жалобы, против удовлетворения кассационной жалобы общества "Петро" возражало по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Роспатент вопрос о рассмотрении кассационной жалобы общества "Петро" оставил на усмотрение суда кассационной инстанции, указав, что в его компетенцию не входит установление обстоятельств злоупотребления правом при регистрации товарного знака. Роспатент кассационную жалобу общества "Балтийская табачная фабрика" поддержал.

В судебном заседании 18.06.2018 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 25.06.2018.

В продолженном судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали ранее изложенные доводы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, регистрация словесного товарного знака "ТРОЙКА" по заявке N 2010727852 с приоритетом от 30.08.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.05.2011 за N 437842 на имя общества с ограниченной ответственностью "Лиггетт-Дукат" (далее - общество "Лиггетт-Дукат") в отношении следующих товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный (снус); сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; вещества для курения, продаваемые отдельно или в смеси с табаком, не для медицинских целей; табак нюхательный; курительные принадлежности, включая бумагу абсорбирующую для курительных трубок; баллончики газовые для зажигалок; сосуды для табака, не из драгоценных металлов; кисеты для табака; бумага сигаретная, папиросная; книжечки курительной бумаги; ящики для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; коробки спичечные, не из драгоценных металлов; кремни; трубки курительные, включая трубки, мундштуки для сигарет, папирос; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос не из драгоценных металлов; части без табака папиросной гильзы; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, включая наконечники янтарные мундштуков для сигар, сигарет, папирос; сигаретные гильзы; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; пепельницы не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; машинки для обрезки сигар; спичечницы не из драгоценных металлов; табакерки не из драгоценных металлов; зажигалки, спички.

В описании заявки N 2010727852 на регистрацию словесного товарного знака "ТРОЙКА" правообладатель указывал, что это словесный вариант зарегистрированного и признанного общеизвестным на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака "ТРОЙКА" (л.д. 112 т. 2).

Суд первой инстанции установил, что общество "Лиггетт-Дукат" прекратило свою деятельность в качестве юридического лица в связи с реорганизацией в форме присоединения к обществу "Петро" (ОГРН 2167848336104 от 11.10.2016).

В результате зарегистрированного Роспатентом 27.12.2016 за N РП0006755 перехода исключительного права на оспариваемый товарный знак в порядке универсального правопреемства его правообладателем является общество "Петро".

Из материалов дела следует и установлено судом, что на имя общества "Лиггетт-Дукат" зарегистрированы иные товарные знаки со словесным обозначением "ТРОЙКА"/"TROIKA", а именно:

общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38 с датой приоритета от 01.01.2004;

словесный товарный знак "TROIKA" по свидетельству Российской Федерации N 437841 с датой приоритета от 30.08.2010.

Общество "Балтийская табачная фабрика" 17.05.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 437842, мотивированным тем, что регистрация товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначение "ТРОЙКА" не обладает различительной способностью, вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида, а также способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя сигарет.

Роспатент признал общество "Балтийская табачная фабрика" лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку указанное лицо является производителем табачных изделий, в том числе под наименованием "ТРОЙКА", что привело к возникновению конфликта с правообладателем спорного товарного знака.

Роспатент указал, что все товары 34-го класса МКТУ, в отношении которых спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана, включая сигареты, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе - курительные принадлежности, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей, а также являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом было принято решение от 18.08.2017 о его удовлетворении, поскольку административный орган пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и, следовательно, не соответствует требованиям абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем предоставление правовой охраны спорному товарному знаку было признано недействительным.

Вместе с тем Роспатент отклонил доводы возражения о том, что обозначение "ТРОЙКА" вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида (конкретного вида товара), как не основанное на материалах, представленных с возражением.

Роспатент признал недоказанным подателем возражения факт введения регистрацией оспариваемого знака потребителя в заблуждение относительно производителя сигарет.

В то же время Роспатент пришел к выводу о том, что словесное обозначение "ТРОЙКА" в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось несколькими предприятиями для маркировки табачной продукции, а именно сигарет, что, по его мнению, подтверждается в том числе заключением коллегии палаты по патентным спорам от 26.04.2012 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству N 38, поданного одним из производителей сигарет "ТРОЙКА" - закрытым акционерным обществом "Нева Табак" (далее - общество "Нево Табак"); отчетом о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет "Тройка" на территории Российской Федерации (РСФСР), подготовленным автономной некоммерческой организации "Центр развития экономической этики и правовых отношений"; решением Апелляционной палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам, принятым по возражению акционерного общества "Табакпром" от 16.02.1994 против представления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "ТРОЙКА" N 58930 с датой приоритета от 17.05.1976 по мотиву того, что на дату регистрации этого товарного знака установлен факт производства сигарет не только Московской табачной фабрикой "Дукат" (правообладателем), но и другими производителями сигарет, что было признано подтверждающим утрату различительной способности обозначения "ТРОЙКА", используемого для маркировки товара, вследствие его использования несколькими производителями.

В связи с изложенным и при отсутствии доказательств наличия ассоциаций у потребителей спорного обозначения именно с правообладателем оспариваемого знака (обществом "Петро"), и доказательств того, что указанное обозначение было впервые использовано именно его правообладателем (либо прежним правообладателем знака) для маркировки табачных изделий, Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение "ТРОЙКА" не могло ассоциироваться только с одним конкретным производителем в отношении всех вышеуказанных товаров 34-го класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии стойких ассоциативных связей между обозначением, используемым для определенного товара, и его производителем.

Общество "Петро", не согласившись с приведенными выводами Роспатента, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании указанного решения.

Суд первой инстанции со ссылкой на нормы статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) отказал в защите права обществу "Петро".

При рассмотрении настоящего дела обществом "Балтийская табачная фабрика" были заявлены доводы о несоответствии государственной регистрации товарного знака требованиям статьи 10 ГК РФ, оценка которых послужила основанием для отказа обществу "Петро" в судебной защите (л.д. 124-127 т. 1, л.д. 131-137 т. 30).

В качестве мотива принятия решения об отказе обществу "Петро" в защите права суд указал на осведомленность правообладателя на дату подачи заявки N 2010727852 об использовании обозначения "ТРОЙКА) различными производителями табачной продукции задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, обсудив доводы кассационных жалоб и возражений на них, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебном акте установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что кассационная жалоба общества "Балтийская табачная фабрика" не подлежит удовлетворению.

Как следует из содержания возражения общества "Балтийская табачная фабрика", им выражено несогласие с регистрацией оспариваемого товарного знака по мотиву нарушения при предоставлении ему правовой охраны требований пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Как правильно установлено судом первой инстанции, с учетом даты приоритета спорного товарного знака (30.08.2010), применимым законодательством для оценки его охраноспособности является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ (в редакции на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения этого пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Следовательно, как правильного указал суд первой инстанции, при рассмотрении возражения общества "Балтийская табачная фабрика" Роспатент обязан был установить соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначения "ТРОЙКА" при его регистрации в качестве товарного знака.

Как правильно указал суд первой инстанции, представленные обществом "Балтийская табачная фабрика" вместе с возражением заключения палаты по патентным спорам по рассмотрению возражений в отношении общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38, несмотря на то, что в заявке N 2010727852 на регистрацию словесного товарного знака "ТРОЙКА" прямо указано, что это словесный вариант зарегистрированного и признанного общеизвестным на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака "ТРОЙКА", не освобождало Роспатент от обязанности установления обстоятельств регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 437842.

Следует признать правильным вывод суда первой инстанции о том, что наличие ранее вынесенных решений Роспатента по смыслу статей 69 и 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не относится к числу обстоятельств, освобождающих государственный орган от доказывания обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении иных дел.

С учетом этого, Роспатент обязан был дать правовую оценку доводам правообладателя о приобретении обозначением "ТРОЙКА" различительной способности на дату подачи возражения обществом "Балтийская табачная фабрика" в результате длительного и интенсивного использования спорного обозначения правообладателем - обществом "Петро".

Судом первой инстанции установлено, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 34-го класса МКТУ.

Однако, как следует из материалов дела, оценка обозначения "ТРОЙКА" на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не производилась Роспатентом исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, то есть в том виде, как оно зарегистрировано в качестве товарного знака, и в отношении каждого конкретного товара, для которого предоставлена правовая охрана.

Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

При оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану.

Следует учесть, что в суде кассационной инстанции представители лиц, участвующих в деле, не отрицали отсутствие CD-диска(ов), содержащих приложения к Отчету автономной некоммерческой организации "Центр развития экономической этики и правовых отношений", в материалах административного дела, представленного в суд.

Отсутствие указанных CD-диска(ов) не позволило обществу "Петро" ознакомится с материалами возражения в полном объеме и выразить свое мнение по данным документам при рассмотрении возражения.

В пункте 52 Постановления N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам признает правильными и обоснованными выводы суда первой инстанции о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения общества "Балтийская табачная фабрика", поскольку Роспатентом не были созданы условия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения этого возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

В то же время президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованными доводы кассационной жалобы общества "Петро" по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Вместе с тем в случае, если Роспатентом вынесено решение о прекращении правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1483 ГК РФ, а суд, исходя из имеющихся по делу доказательств, усматривает, что действия лица по регистрации товарного знака являлись злоупотреблением правом, решение Роспатента может быть оставлено без изменения даже в случае, если суд не соглашается с примененными Роспатентом основаниями аннулирования правовой охраны товарного знака.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением права или актом недобросовестной конкуренции, прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание в частности в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Товарный знак является средством индивидуализации и охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован.

Как следует из материалов дела, предметом спора является предоставление правовой охраны словесному товарному знаку "ТРОЙКА".

В обоснование заявления в порядке статьи 10 ГК РФ общество "Балтийская табачная фабрика" ссылалось на то, что целью регистрации словесного товарного знака "ТРОЙКА" являлось злоупотребление правом и вытеснение с рынка табачной продукции конкурентов, поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака общество "Петро" являлось правообладателем общеизвестного комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38, в состав которого входило словесное обозначение "ТРОЙКА". Как указывало третье лицо, сразу же после получения правовой охраны общеизвестному товарному знаку правообладатель предъявил претензии к иным производителям табачных изделий, в том числе и обществу "Балтийская табачная фабрика", которое в результате предъявленных претензий в 2006 году изменило упаковку сигарет. Правопредшественник общества "Петро" - общество "Лиггетт-Дукат" обратилось 30.08.2010 с заявкой N 2010727852 на регистрацию в качестве товарного знака только словесного обозначения "ТРОЙКА", в результате чего третье лицо утратило возможность использовать обозначение "ТРОЙКА", несмотря на то, что осуществляло маркировку своей собственной продукции этим обозначением до даты приоритета общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38. В последующем представления правовой охраны общеизвестному комбинированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38 было оспорено, правовая охрана прекращена.

В настоящий момент решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38 является предметом спора в Суде по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным довод кассационной жалобы общества "Петро" о неправильном применении судом первой инстанции норм о злоупотреблении правом при регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку вывод суда первой инстанции о наличии в действиях правообладателя злоупотребления правом при регистрации оспариваемого товарного знака сделан при неправильном применении статьи 10 ГК РФ и при неполном учете материалов дела.

В пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2007 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона о конкуренции (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. В связи с этим независимо от декларируемой обществом "Петро" самостоятельности усилий по разработке спорного товарного знака, приобретение им исключительного права может нарушать права иных лиц, начавших использовать спорное обозначение ранее правообладателя и усилиями которых такому спорному обозначению создана определенная репутация (известность). Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом в силу статьи 10 ГК РФ судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений.

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации товарного знака суд обязан установить имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде как оно было заявлено к регистрации иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации оспариваемого товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

Установление обстоятельств последующего поведения правообладателя после предоставления правовой охраны товарному знаку имеет существенное значение для рассмотрения судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака добросовестной (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-22/2017).

Делая вывод о наличии у правообладателя информации о наличии иных производителей, использовавших обозначение "ТРОЙКА" на дату приоритета оспариваемого товарного знака, и о наличии конкурентных отношений между обществом "Петро" и третьим лицом, суд сослался, в частности, на решения палаты по патентным спорам.

Между тем, как следует из материалов дела, представленные заключения палаты по патентным спорам относятся к иным обозначениям. Так, в решении Апелляционной палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам, принятом по возражению акционерного общества "Табакпром" от 16.02.1994 против представления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "ТРОЙКА" N 58930 с датой приоритета от 17.05.1976, отсутствует описание этого товарного знака.

Кроме того, указанный ненормативный правовой акт не подтверждает факт наличия иных производителей однородных товаров, маркируемых спорным обозначением, на дату приоритета товарного знака.

Согласно заключению коллегии палаты по патентным спорам от 26.04.2012, принятому по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38, данное обозначение является комбинированным.

Сравнительный анализ обозначения, являющегося предметом спора по данному делу, и названного выше комбинированного обозначения судом не производился. Судом не устанавливалось, использовалось ли обозначение "ТРОЙКА" по свидетельству Российской Федерации N 437841 на дату приоритета правообладателем этого товарного знака и иными производителями табачной продукции в том виде, как оно зарегистрировано.

Следует отметить, что решения, принятые палатой по патентным спорам, являются одним из доказательств по делу, и не могут служить основанием для освобождения от доказывания тех фактов, которые в них изложены.

Суд первой инстанции признал обстоятельствами, подтверждающими недобросовестность при регистрации, поведение общества "Лиггетт-Дукат" и общества "Петро" как правообладателей оспариваемого словесного товарного знака "ТРОЙКА", указав, что правообладатель не мог не знать об использовании обозначения "ТРОЙКА" иными производителями, поскольку общество "Петро" выступало в качестве гражданского истца в уголовном деле N 400057, возбужденном 12.02.2016 следственным управлением УМВД России по г. Калининграду по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках данного дела у общества "Балтийская табачная фабрика" в числе прочего имущества были изъяты сигареты "ТРОЙКА", не содержащие комбинированное обозначение по свидетельству Российской Федерации N 38.

Вместе с тем при рассмотрении указанных обстоятельств суд первой инстанции не дал оценки доводам заявителя о незаконности действий третьих лиц по вводу в оборот на дату подачи спорной заявки продукции, маркированной словесным обозначением, сходным до степени смешения с принадлежавшим обществу "Петро" общеизвестным товарным знаком.

Ссылка суда на пункт 63 постановления Пленума от 26.03.2009 N 5/29 не может быть признана обоснованной при отсутствии исследования вопроса о законности действий третьих лиц по использованию соответствующего обозначения для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака на момент подачи обществом "Петро" заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Суд не дал правовой оценки доводам общества "Петро" о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака действия по использованию обществом "Балтийская табачная фабрика" обозначения "ТРОЙКА", являющегося составной частью общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38, в установленном законом порядке были признаны недобросовестной конкуренцией.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с 2010 года. Обстоятельства того, что государственная регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена недобросовестно по отношению к обществу "Балтийская табачная фабрика", например, с целью воспользоваться его репутацией, судом не устанавливались.

Сам по себе факт признания недействительным решения о предоставлении правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38 не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны правообладателя при регистрации товарного знака по заявке N 2010727852.

Ссылка суда первой инстанции на "учет хронологии событий и обстоятельств, связанных с регистрацией общеизвестного товарного знака", а иными словами - выводы суда первой инстанции о недобросовестности правопредшественника общества "Петро" при регистрации комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "ТРОЙКА", в качестве общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38, выходят за пределы рассматриваемого спора и подлежат самостоятельному рассмотрению при проверке законности и обоснованности предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38, которая осуществляется в рамках другого судебного спора, не разрешенного по существу на дату принятия оспариваемого решения судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции, отказывая в защите права обществу "Петро" установил не все обстоятельства, подлежащие установлению для применения норм статьи 10 ГК РФ, что повлекло неправильное применение указанной нормы.

Поскольку применение судом первой инстанции норм статьи 10 ГК РФ явилось самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требования общества "Петро", президиум Суда по интеллектуальным правам, руководствуясь нормами пункта 3 части 1 статьи 287, части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции от 04.04.2018 подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение для установления совокупности всех обстоятельств, свидетельствующих или опровергающих доводы общества "Балтийская табачная фабрика" о наличии в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака злоупотребления правом при подаче заявки N 2010727852 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "ТРОЙКА".

При обращении с кассационной жалобой общество "Балтийская табачная фабрика" уплатило 3 000 рублей государственной пошлины. Поскольку по данной категории дел госпошлина должна была быть уплачена в размере 1 500 рублей, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная сумма в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Петро" удовлетворить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2018 по делу N СИП-579/2017 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика" оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика" из федерального бюджета 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей излишне уплаченной государственной пошлины на основании чек-ордера Сбербанка России от 04.06.2018 (операция N 183321).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.А. Кручинина