Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2018 г. N С01-299/2017 по делу N СИП-694/2016 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований истца, поскольку суд сделал верный вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей, а других оснований для отмены судебного акта не установлено

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2018 г. N С01-299/2017 по делу N СИП-694/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 2 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 июля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2018 по делу N СИП-694/2016 (судьи Кручинина Н.А., Васильева Т.В., Голофаев В.В.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.09.2016 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении товаров 18, 20, 22, 25-го и части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (ул. Ремесленная, д. 7, лит. "А", Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1157847138250).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" - Званцова И.Н. (по доверенности от 26.12.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-408/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.09.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, в части оставления в силе его правовой охраны в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го и услуг 35-го "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении указанных товаров и услуг недействительным.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (далее - общество "ТРЕЙД МАРКС", общество) как правообладатель товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 заявленные требования удовлетворены частично: суд признал недействительным решение Роспатента от 20.09.2016 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг" как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также недействительным предоставление правовой охраны данному товарному знаку в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ и обязал Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 решение от 13.03.2017 отменено в части отказа в удовлетворении заявления предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента от 20.09.2016, которым оставлена в силе правовая охрана спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная"; дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции; в остальной части решение от 13.03.2017 оставлено без изменения.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 оставлено без изменения.

Общество "ТРЕЙД МАРКС" 14.09.2017 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о пересмотре решения от 13.03.2017 по вновь открывшимся обстоятельствам в части, оставленной без изменения постановлением от 01.06.2017, указав, что решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 с участием тех же лиц досрочно прекращена правовая охрана комбинированного товарного знака со словесным элементом "ПЛАНЕТА СПОРТ" по свидетельству Российской Федерации N 296115 вследствие его неиспользования, который был противопоставлен комбинированному товарному знаку со словесным элементом "ПЛАНЕТА СПОРТ" по свидетельству Российской Федерации N 519649 при рассмотрении настоящего дела.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2017 по настоящему делу удовлетворено заявление общества "ТРЕЙД МАРКС" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения от 13.03.2017: указанное решение отменено в части признания недействительным решения Роспатента от 20.09.2016 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 для услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг" и признания неправомерным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении перечисленных услуг 35-го класса МКТУ.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2017 об отмене по вновь открывшимся обстоятельствам решения Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 оставлено без изменения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2018 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2018, предприниматель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит решение суда от 25.01.2018 отменить и принять новый судебный акт: признать недействительным решение Роспатента от 20.09.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649; признать недействительным предоставление правовой охраны данному товарному знаку.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, предприниматель указывает на то, что выводы суда первой инстанции, касающиеся неиспользования противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 и отсутствия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков в будущем в связи с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака на основании решения суда, являются не относящимися к настоящему делу и неправомерными.

Также предприниматель считает неправомерным вывод суда первой инстанции об отсутствии нарушения его прав и законных интересов, поскольку, как отмечает предприниматель, основанием для обращения в суд с заявлением по настоящему делу явилась незаконность решения Роспатента от 20.09.2016, в соответствии с которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649, "несмотря на наличие действующего противопоставленного товарного знака, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и зарегистрированного в отношении однородных услуг".

Как полагает заявитель кассационной жалобы, основанием для признания факта нарушения его прав и законных интересов является не наличие возможности восстановления прав и законных интересов на дату рассмотрения дела судом, а факт нарушения таких прав и законных интересов при принятии государственным органом оспариваемого решения.

При этом предприниматель в кассационной жалобе отмечает, что признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 могло бы послужить основанием для пересмотра решения Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 вследствие его неиспользования и, как следствие, восстановления правовой охраны последнего.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 также, по мнению предпринимателя, позволило бы ему зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение "ПЛАНЕТА СПОРТ" по заявке N 2014736507, в регистрации которого ранее предпринимателю было отказано по причине наличия правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649.

В кассационной жалобе предприниматель отмечает, что "факт незаконного отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения государственным органом своих обязанностей на основании поданного в соответствии с законом заявления (возражения) является основанием для признания судом таких действий незаконными независимо от того, получит ли лицо, обратившееся с соответствующим заявлением (возражением) какую-либо экономическую выгоду".

Обосновывая указанный довод, предприниматель ссылается на постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу N СИП-464/2016, от 01.06.2017 по делу N СИП-632/2016, от 19.10.2015 по делу N СИП-212/2015.

Кроме того, в кассационной жалобе предприниматель отмечает, что приобрел исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296115 в августе 2015 года и уже в апреле 2016 года обратился с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому в рамках настоящего дела товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649. Как полагает предприниматель, наличие правовой охраны оспариваемого товарного знака ввиду тождества словесных элементов сравниваемых товарных знаков при одновременном их использовании могло ввести потребителя в заблуждение.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ТРЕЙД МАРКС" просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов, изложенных в кассационной жалобе.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС" возражали против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просили оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

От предпринимателя поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649 с приоритетом от 01.04.2013 зарегистрирован 05.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя общества с ограниченной ответственностью "РЭД ФОКС" в отношении товаров 18, 20, 22, 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 31.07.2015 за N РД0178135, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 является общество "ТРЕЙД МАРКС".

Предприниматель 14.04.2016 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, мотивировав его тем, что регистрация названного товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесные элементы ранее зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 296115 тождественны словесным элементам оспариваемого товарного знака.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом было вынесено решение от 20.09.2016 об удовлетворении возражения от 14.04.2016 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама, агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц".

Ссылаясь на незаконность указанного решения Роспатента в части сохранения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг", предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Судом первой инстанции рассмотрено заявление предпринимателя в части оспаривания решения Роспатента о сохранении правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; ... агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг".

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649 с приоритетом от 01.04.2013 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника с контуром серого цвета и наложенного на его левую часть вертикально ориентированного ромба. Во внутренней части прямоугольника размещен словесный элемент "СПОРТ", а за границами прямоугольника над ним - словесный элемент "ПЛАНЕТА". Товарный знак зарегистрирован в сером, белом, красном, черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296115 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "ПЛАНЕТА" и "СПОРТ", размещенные на одной строке и выполненные близким к стандартному шрифту буквами русского алфавита синего цвета. Между словесными элементами размещен изобразительный элемент в виде круга, образованного полосами синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в синем и белом цветовом сочетании.

Суд первой инстанции, оценив и сопоставив оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий предпринимателю, согласился с выводом Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы "ПЛАНЕТА" и "СПОРТ", в связи с чем являются сходными в целом.

Осуществляя проверку выводов Роспатента об отсутствии однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115, поскольку они относятся к различному роду/виду услуг, имеют принципиально различное назначение, и признавая указанные выводы необоснованными, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции исходил из того, что Роспатентом неправильно применены и истолкованы нормы пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В результате проведения сравнительного анализа судом первой инстанции установлено, что услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц", для которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649, а также товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296115 "демонстрация товаров, продажа аукционная", направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, исходя из рода (вида) услуг, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения), в то же время услуги 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи" также направлены на продвижение товаров третьих лиц, и являются однородными вышеназванным услугам товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 519649 и 296115.

Судом первой инстанции принято во внимание, что противопоставляемый товарный знак зарегистрирован также в отношении услуги "демонстрация товаров", которая однородна услугам, связанным с реализацией товаров, поскольку они имеют сходную направленность "предложение продукции покупателям" и цель "доведение товара до потребителя", услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров.

Кроме того, услуги 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях" судом первой инстанции признаны однородными услугами "агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг", поскольку направлены на организацию и развитие бизнеса.

Так, выставки позволяют широкой общественности узнать о предприятии, являются удобным местом для изучения спроса на товары или услуги предприятия, определения рынка сбыта, привлечения новых партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству, дают возможность ознакомиться с деятельностью конкурентов.

Взаимодополняемость и взаимозаменяемость сравниваемых услуг, условия их оказания, круг потребителей, преимущественный уклад оказания этих услуг, сходные характеристики и состав из схожих компонентов (демонстрация, продажа, продвижение, реклама товаров) позволяют сделать вывод, что эти услуги выполняют одни и те же функции - продвижение, реализацию и рекламу различных товаров, перечень которых не ограничен. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении заявленных предпринимателем требований, суд первой инстанции исходил из того, что вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 с участием тех же лиц досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 в связи с его неиспользованием правообладателем в период с 28.02.2014 по 27.02.2017.

Суд первой инстанции, учитывая положения части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что обстоятельства неиспользования противопоставленного товарного знака предпринимателем в период с 28.02.2014 по 27.02.2017, то есть неиспользование правообладателем товарного знака на дату подачи возражения - 14.04.2016, на дату принятия оспариваемого решения Роспатента - 20.09.2016, а также на дату обращения предпринимателя с настоящим заявлением в суд - 03.11.2016, имеют преюдициальное значение для настоящего дела.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 о неиспользовании предпринимателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 в гражданском обороте и отсутствии у него коммерческого интереса в производстве каких-либо товаров и/или оказании услуг с использованием принадлежащего ему товарного знака, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что эти обстоятельства свидетельствуют о неспособности каким бы то ни было способом вызвать смешение в глазах потребителей в отношении сравниваемых товарных знаков.

При этом, как отмечено в обжалуемом решении суда, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Определяющим для установления смешений обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями, степень различительной способности (известность, узнаваемость) товарного знака.

Поскольку товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296115 не используется правообладателем, это обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, свидетельствует об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей по причине отсутствия узнаваемости товарного знака, принадлежавшего предпринимателю, так как данный товарный знак не известен потребителю ввиду отсутствия его в гражданском обороте.

Кроме того, судом первой инстанции отмечено, что отсутствует угроза такого смешения сравниваемых товарных знаков в будущем, так как правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 досрочно прекращена на основании решения суда от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017, вступившего в законную силу.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента от 20.09.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в части оставления его правовой охраны в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; ... агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Равным образом заявителем кассационной жалобы не оспариваются выводы суда первой инстанции о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых им предоставлена правовая охрана.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Кроме того, несмотря на просительную часть кассационной жалобы предпринимателя, в соответствии с которой последний просит признать недействительным решение Роспатента от 20.09.2016 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что предпринимателем в рамках настоящего кассационного производства обжалуется решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2018, принятое по результатам рассмотрения заявления предпринимателя в части оспаривания решения Роспатента от 20.09.2016 о сохранении правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; ... агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе предпринимателя и отзыве общества на нее, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС", проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении доводов предпринимателя о безотносительности к настоящему делу обстоятельств досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Общество "ТРЕЙД МАРКС" в рамках дела N СИП-121/2017 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к предпринимателю о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 в отношении всех услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Решением суда от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 заявленные требования удовлетворены: прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115, правообладателем которого являлся предприниматель (этот товарный знак был противопоставлен товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, законность предоставления правовой охраны которому исследовалась в рамках настоящего дела).

По правилу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В рамках дела N СИП-121/2017, в котором принимали участие те же лица, установлен факт неиспользования предпринимателем собственного товарного знака в период с 28.02.2014 по 27.02.2017, который включает в себя как дату - 14.04.2016, когда предпринимателем было подано в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, так и дату - 03.11.2016, когда предпринимателем было подано заявление в суд по настоящему делу.

Таким образом, как правомерно установлено судом первой инстанции, в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установленные решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 обстоятельства имеет преюдициальное значение для настоящего дела.

Более того, вывод о том, что обстоятельства неиспользования противопоставленного средства индивидуализации способны повлиять на выводы суда при принятии судебного акта по настоящему делу указан во вступившем в законную силу решении Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017, которым удовлетворено заявление общества о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения от 13.03.2017. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2018 N 300-ЭС17-12126 в передаче кассационной жалобы индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Исходя из пункта 4 статьи 1486 ГК РФ досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время, на что обращено внимание в пункте 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Вместе с тем для целей применения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ необходимо также учитывать следующее.

В соответствии с указанной нормой права не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При этом достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков обычным потребителем соответствующих товаров (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по настоящему делу.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017, о неиспользовании предпринимателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 в гражданском обороте и об отсутствии у него коммерческого интереса в оказании услуг с использованием принадлежащего ему товарного знака, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что эти обстоятельства свидетельствуют о неспособности каким бы то ни было способом вызвать смешение в глазах потребителей в отношении сравниваемых товарных знаков (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей).

Оснований для переоценки изложенных в обжалуемом судебном акте выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что само по себе отсутствие вероятности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей с учетом положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ подтверждает обоснованность вывода суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания оспариваемого ненормативного акта недействительным.

Иные приведенные в кассационной жалобе доводы свидетельствуют не о допущенной судом первой инстанции ошибке, а о несогласии предпринимателя с выводами суда первой инстанции, изложенными в обжалуемом решении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2018 по делу N СИП-694/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев